2. 당심에서 교환적으로 변경된 피고(반소원고) 주식회사 아트이앤씨의 반소청구를 기각한다.

3. 항소 제기 이후의 소송비용은 각자 부담한다.

본소 : 피고 1은 피고(반소원고, 이하 피고라 한다) 주식회사 아트이앤씨(이하 피고 회사라 한다)에게, 피고 회사 발행의 보통주식 13,400주(1주의 금액 5,000원)를 이 사건 소장 부본 송달일에 원고(반소피고, 이하 원고라 한다)에게 양도하였다는 취지의 통지를 하라. 피고 회사는 위 13,400주에 관하여 피고 회사의 주주명부상 주주명의를 원고로 변경하는 명의개서절차를 이행하라.

반소 : 원고는 피고 회사에게 93,633,743원 및 이에 대하여 2011. 12. 1.자 청구취지 및 원인변경신청서 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 돈을 지급하라(당심의 2012. 1. 10. 반소청구취지 및 청구원인 변경신청서에 의하여 피고 회사는 반소청구를 교환적으로 변경하였고, 피고 1은 반소를 취하하였다).

2. 항소취지

원고 : 제1심판결 중 원고 패소 부분을 취소한다. 본소 청구취지와 같은 판결.

피고 회사 : 제1심판결 중 피고 회사 패소 부분을 취소한다. 원고와 피고 회사 사이에 2009. 4. 21. 체결된 특허기술사용계약은 무효임을 확인한다.

이 부분에 관하여 이 법원이 설시할 이유는 제1심판결의 해당 부분 기재와 같으므로 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.

2. 본소 청구에 관한 판단

가. 제1심판결의 인용

이 부분에 관하여 이 법원이 설시할 이유는 제1심판결문 8면 2행의 “갑 31호증” 다음에 “갑 32, 34, 36, 37호증(가지번호 포함, 이하 같다)”을 추가하고, 같은 면 6행 다음에 아래 나.항과 같은 판단을 추가하는 외에는 제1심판결의 해당 부분 기재와 같으므로 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.

나. 추가판단

원고는 당심에서 “아트에코가 2010년 상반기 동안 피고 회사로부터 10억 여 원에 이르는 물품 및 공사를 공급받았는바, 피고 회사는 원고의 특허를 사용하여 아트에코를 통하여 위와 같은 매출을 달성하였음에도 불구하고, 이 사건 계약 제5조 제1항에 위반하여 회계장부 등 자료를 제공하지 아니하였고 위 매출에 상응하는 특허기술사용료를 지급하지 아니하는 등 이 사건 계약상의 의무를 불이행하였다.”고 주장한다.

갑 29, 34호증의 각 기재에 의하면, 아트에코가 2010년 상반기 동안 피고 회사로부터 부가가치세를 포함하여 993,395,848원 상당의 물품 및 공사를 공급받은 사실을 인정할 수 있으나, 위 각 증거들 및 갑 32, 36, 37, 39호증의 각 기재만으로는 피고 회사가 원고의 특허기술을 사용하여 위와 같은 매출을 거두었다는 점(이 사건 계약 제4조 제3항은 피고 회사가 원고의 특허기술을 사용하였는지 여부와 관련 없이 피고 회사의 총매출액 중 일정 비율을 특허기술사용료로 지급하도록 규정하고 있으나, 이 사건 계약의 목적, 급부와 반대급부 사이의 균형에 비추어 보면, 피고 회사는 원고의 특허를 사용하여 발생한 매출에 한하여 특허기술사용료를 지급할 의무가 있다고 해석함이 마땅하다)을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

원고는 다시 “피고들이 이 사건 계약 제5조 제4항 다호에서 금지한 ‘원고의 특허기술과 같거나 유사한 범위의 제3자의 특허기술을 실시하여 영업을 하는 행위’를 하여 계약상 의무를 위반하였다.”고 주장하나, 갑 8, 13, 28, 30호증의 각 기재만으로는 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

원고는 또한 “피고들이 가장채권자인 소외 1을 내세워 피고 회사의 자산을 빼돌리는 등 이 사건 계약을 위반하였다.”고 주장하나, 갑 66 내지 71호증의 각 기재만으로는 위와 같은 행위가 있었음을 인정하기에 부족할 뿐 아니라, 가사 위와 같은 행위가 실제 있었다 하더라도 그것이 이 사건 계약 위반이 된다는 점을 인정하기 어렵다.

따라서 원고의 본소 청구는 이유 없다.

3. 반소 청구에 관한 판단

가. 제1심판결의 인용

이 부분에 관하여 이 법원이 설시할 이유는 제1심판결문 8면의 8행과 9행 사이에 아래 나.항을 추가하고, 9면의 8행부터 13행까지의 착오 주장과 11면 17행부터 12면 9행까지의 그에 대한 판단을 아래 다.항과 같이 고쳐 쓰며, 당심에서의 새로운 주장 및 그에 대한 판단을 제1심판결문 12면 말미에 아래 라.항 내지 바.항과 같이 추가하는 외에는 제1심판결의 해당부분 기재와 같으므로 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.

나. 당심에서 교환적으로 변경된 청구 (부당이득반환청구)

피고 회사는 “이 사건 계약은 아래와 같은 사유로 무효이거나, 피고 회사의 취소 혹은 해제·해지의 의사표시가 담긴 서면의 송달에 의하여 취소 혹은 해제·해지되었는바, 원고는 부당이득반환으로써 이미 지급받은 특허기술사용료 중 무효로 된 특허의 나머지 특허들에 대한 동질성의 비율인 70%에 상응하는 93,633,743원(=133,762,490원×70%) 및 이에 대하여 처음으로 기술사용료의 반환을 구하였던 2011. 12. 1.자 반소청구취지 및 원인변경신청서 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.”고 주장한다.

다. 착오를 이유로 한 취소 주장에 관한 판단

피고 회사는 “이 사건 계약의 목적이 된 특허 중 가장 중요한 부분에 해당하는 2개의 특허에 관한 무효심결이 확정되었는바, 위 특허들은 원고의 제품과 공사 대부분에 관련되며 이 사건 계약의 나머지 특허들과 70% 이상의 동질성을 갖는 것으로서 이 사건 계약의 중요 부분에 해당하며, 위 특허의 유효성은 피고 회사가 이 사건 계약을 체결함에 있어 주된 동기가 되었는바, 피고 회사가 위 특허가 무효임을 알았다면 이 사건 계약을 체결하지 아니하였을 것이므로, 피고 회사가 계약의 중요부분에 대한 착오 또는 동기의 착오를 이유로 하여 이 사건 계약을 취소한다.”고 주장한다.

살피건대, 을 5, 6, 23호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 모아보면, 특허심판원은 2010. 6. 23. 특허 (특허번호 1 생략)(이하 ‘제1특허’라 한다)에 대하여, 2010. 9. 30. (특허번호 2 생략)(이하 ‘제2특허’라 한다)에 대하여 각 진보성이 인정되지 않는다 하여 무효심결을 내렸고, 그 무렵 위 각 심결이 확정된 사실은 인정된다.

나아가 제1, 2특허가 특허기간 중 유효하게 존속하리라는 점이 이 사건 계약의 중요한 내용이나 계약체결의 동기가 되었는지에 관하여 본다. 을 17, 26, 27, 28호증의 각 기재, 제1심법원의 조달청장에 대한 사실조회결과, 당심 감정인 소외 2의 감정결과, 당심의 소외 2에 대한 사실조회결과만으로는, 갑 2, 22, 24호증의 각 기재 및 위 감정결과에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 위 감정인은 제1, 2특허와 나머지 11개 특허들 사이의 발명의 구성요소의 중복 정도를 백분율로 표시하였는바, 이 사건 계약상 나머지 특허들이 제1, 2특허와 구성요소가 중복된다 하더라도 새로운 구성요소의 추가나 구성요소간 결합에 진보성이 있다면 별도의 가치를 가지는 특허로 인정되는 것이어서 위와 같은 백분율로 특허의 유무효 및 경제적 가치를 단정할 수 없는 점, ② 그럼에도 불구하고 감정인은 나머지 11개 특허들 중 ‘동질성’ 수치가 70% 이상인 7개(특허 (특허번호 3 생략), (특허번호 4 생략), (특허번호 5 생략), (특허번호 6 생략), 실용신안 (실용신안번호 1 생략), (실용신안번호 2 생략))만을 골라 “동질성 70% 이상”이라고 기재하고 있고, 피고 회사는 위 기재를 그대로 답습하여 주장하고 있으나, 위 감정결과에 의하더라도 나머지 특허 (특허번호 7 생략), (특허번호 8 생략), (특허번호 9 생략), (특허번호 10 생략)는 제1, 2특허의 구성요소와의 동질성이 10~40%에 불과한 점, ③ 이 사건 계약의 체결로 피고 회사는 제1, 2특허 외에도 11건의 특허에 관하여 통상실시권을 갖게 되었고, 이 외에도 원고는 15건의 특허 및 실용신안을 등록하였으며, 피고 회사의 요청시 원고는 위 특허 및 실용신안에 대하여 통상실시권 설정절차를 이행하여 주도록 되어 있는 등 피고 회사는 이 사건 계약을 통하여 제1, 2특허 외에도 상당한 이익을 누릴 수 있었던 점 등에 비추어, 제1, 2특허의 유효성이 이 사건 계약의 중요내용이라거나 피고 회사의 이 사건 계약 체결 동기였다는 피고 회사의 위 주장을 인정하기에 부족하며 달리 이를 인정할 증거가 없다.

라. 채무불이행을 이유로 한 해제 주장에 관한 판단

피고 회사는 다시 “원고는 이 사건 계약서에 명시된 유효한 특허를 피고 회사에게 제공할 의무가 있으나, 이 사건 계약에서 가장 중요한 부분이자 나머지 특허들과 70%의 동질성을 갖는 제1, 2특허에 무효사유가 있어 원고의 의무는 원시적으로 이행불능이므로, 피고 회사는 이를 이유로 이 사건 계약을 해제한다.”고 주장한다.

특허법 제133조 제3항 은 “특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.”고 규정하고 있으나 이는 특허청과 특허권자 사이의 공법관계에서 발생하는 효과에 불과하고, 이로 인하여 특허권자와 특허실시권자 사이의 특허실시계약(혹은 특허기술사용계약)이라는 사법상의 법률관계까지 소급하여 무효로 된다고는 볼 수 없다. 특히 특허실시계약의 목적이 된 특허가 신규성이 없거나 산업상 이용가능성이 없어 처음부터 무효였던 것이 아니라, 특허청의 심사를 거쳐 유효하게 등록되었다가 이후 진보성이 인정되지 않는다는 무효심결에 의하여 무효로 확정된 경우는 특허실시계약이 효력을 상실한다고 보기 어렵다. 무효심결 확정전까지 특허실시권자는 그 특허기술을 독점적으로 또는 권한없는 제3자를 배제하고 사용할 수 있는 지위를 향유하므로, 무효로 된 특허에 관한 특허실시계약은 무효심결의 확정시로부터 후발적으로 이행불능에 빠진다고 할 것이다.

돌이켜 이 사건에서 보건대, 앞에서 본 계약의 내용과 제1, 2특허와 나머지 특허들 사이의 관계에 비추어 보면, 제1, 2특허에 대한 무효심결만으로는 이 사건 계약 전체가 원시적으로 이행불능이라고 보기 어려운바, 피고 회사의 위 주장은 받아들일 수 없다.

마. 후발적 이행불능 또는 불완전이행을 이유로 한 계약의 해지 주장에 관한 판단

피고 회사는 “이 사건 계약은 계속적 계약으로서 당사자들 사이의 인적 신뢰관계가 중요한바, 제1, 2특허가 무효로 됨에 따라 이를 배타적으로 제공하여야 할 원고의 채무는 이행불능에 빠지게 되었고, 위 특허의 비중에 비추어 원고의 채무는 전부 이행불능에 빠지게 되었으므로, 피고 회사는 이를 이유로 이 사건 계약을 해지한다.”고 주장한다.

이 사건 계약은 계속적 계약에 해당한다 할 것인데, 제1, 2특허에 대한 무효심결의 확정으로 원고가 제1, 2특허를 피고 회사에게 배타적으로 제공하여야 할 채무, 즉 이 사건 계약상 일부 채무는 후발적으로 이행불능에 빠지게 됨은 앞에서 본 바와 같다.

더 나아가 이 사건 계약의 일부 이행불능으로 인하여 이 사건 계약 전체의 목적을 달성할 수 없게 되었는지에 관하여 보건대, 피고 회사가 나머지 특허들을 계속하여 배타적으로 사용할 수 있다 하더라도, 이 사건 계약에서 제1, 2특허가 차지하는 비중과 위 특허들의 대외적 인지도에 비추어 보면, 제1, 2특허를 배타적으로 제공하여 줄 원고의 채무가 일부 이행불능이 됨에 따른 원고의 나머지 급부와 피고 회사의 반대급부(기술사용료, 손해배상의 예정, 기타 이 사건 계약상 각종 의무) 사이의 불균형이 초래되는 점과 더불어, 원고와 피고 회사가 이 사건 계약의 효력을 다투며 상호 형사고소 및 민원제기를 거듭하고 있는 등 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 회복할 수 없을 정도로 파괴된 사정(갑 20, 46, 48, 을 18, 22, 29호증, 변론 전체의 취지)을 보태어 보면, 이 사건 계약은 일부 이행불능에 의하여 그 전체가 이행불능 상태에 이르렀을 뿐만 아니라 계약의 구속력을 인정하는 것은 당사자에게 지나치게 가혹한바, 피고 회사는 그 계약관계를 해지함으로써 그 효력을 장래에 향하여 소멸시킬 수 있다고 봄이 타당하다.

따라서 이 사건 계약은 피고 회사의 해지의 의사표시가 담긴 2011. 6. 13.자 항소취지 및 원인 추가신청서의 송달로써 해지되었다고 할 것이다.

바. 부당이득반환청구에 관한 판단

을 54호증의 기재에 의하면, 피고 회사는 원고에게 2009. 6.경부터 같은 해 10.경까지 11회에 걸쳐 특허기술사용료로 합계 133,762,490원을 지급한 사실이 인정된다.

특허실시계약의 목적이 된 특허에 대하여 계약 체결 후 해당 특허에 대한 무효심결이 내려지더라도 특허실시계약은 무효심결의 확정시로부터 후발적으로 이행불능에 빠지며, 사용권자에게 계약해지권이 발생하고 그 해지권의 행사에 의하여 계약이 장래를 향하여 효력이 소멸된다고 보아야 함은 앞에서 본 바와 같다.

따라서 특허실시권자가 특허권자에게 특허에 대한 무효심결 확정 전에 지급한 특허기술사용료(실시료)가 있다 하더라도, 이는 특허권자가 그때까지 특허실시권자에게 제공하였던 ‘특허를 배타적으로 사용할 수 있도록 하는 채무의 이행’이라는 급부에 대하여, 무효심결 확정 전 또는 특허실시계약 해지 전까지 유효하게 존속되는 특허실시계약에 기하여 지급받은 정당한 반대급부이므로 법률상 원인이 없다 할 수 없고, 특허실시권자는 그때까지 특허를 배타적으로 사용함에 따른 경제적 이익을 향유하므로 ‘손해’가 발생하였다 할 수 없으므로, 특허권자는 이미 지급받은 특허기술사용료를 부당이득으로 반환할 의무가 없다고 할 것이다.

이 사건에서 보건대, 제1, 2특허의 무효심결 확정에 의하여 이 사건 계약이 후발적으로 일부 이행불능 상태에 빠지고 이는 전부 이행불능과 같아 전체 계약을 해지함은 앞에서 본 바와 같으나, 피고 회사가 반환을 주장하는 특허기술사용료는 모두 위 무효심결 전에 지급된 것인 점은 앞에서 본 바와 같으므로, 결국 피고 회사의 부당이득반환청구는 이유 없다.

4. 결론

그렇다면 원고의 본소청구 및 당심에서 교환적으로 변경된 피고 회사의 반소청구는 모두 이유 없으므로, 원고의 항소와 피고 회사의 반소청구를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.