수원시 장안구

소송대리인 변리사 김영호

서울 동대문구

소송대리인 변리사 손은진

소송복대리인 변리사 이종예

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다 .

가. 피고는 2004. 7. 10. 부터 2005. 1. 13. 사이에 아래 다항의 확인대상표장을 상호로 닭 바베큐 전문식당을 하던 자로서, 원고의 아래 나항 등록서비스표의 효력이 확인대상표장에 미치지 않는다는 이유로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였는데, 특허심판원은 2005. 9. 30. 위 심판청구에 대하여, 확인대상표장이 상표법 제51조 제1항 제2호 의 상품의 가공방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 해당하여 이 사건 등록서비스표의 효력이 미치지 아니한다고 판단하고, 이 사건 등록서비스표 중

' 코리안 숯불 닭 바베큐 ' 부분이 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였으므로 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하는 서비스표에도 효력을 미칠 수 있다는 원고의 주장에 대하여는, 이 사건 등록서비스표가 원래 ' T. B. B. C ' 부분의 식별력을 인정받아 등록된 것이고 ' 코리안 숯불 닭 바베큐 ' 부분은 기술적 표장으로서 식별력이 없는 부분이므로 상표법 제51조 제1항 제2호의 규정이 여전히 적용된다는 이유로 배척한 후, 피고의 청구를 인용하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다 .

나. 이 사건 등록서비스표 T. B /> . B. C ( 1 ) 구성 : /> 바베큐 ( 2 ) 등록번호 : 제72158호 ( 3 ) 출원일 / 등록일 : 2000. 5. 22. / 2001. 12. 1 . ( 4 ) 지정서비스업 : 구 상표법 시행규칙 ( 2001. 12. 24. 산업자원부령 제146호로 개정되기 전의 것 ) 제6조 제2항의 별표 2 서비스업류 구분 제42류의 “ 닭바베큐 전문간이식 당업, 닭바베규 전문관광음식점업, 닭바베큐전문식당체인업, 닭바베큐전문식품소개업, 닭 바베큐전문음식조리대행업, 닭바베큐전문음식준비조달업 ”다. 확인대상표장 ( 1 ) 구성 : /> ( 2 ) 사용서비스업 : 닭바베큐 전문식당업

【 증거 : 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지 】

2. 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 원고 주장의 심결취소사유 ( 1 ) 확인대상표장 중 ' 코리안 숯불 닭 바베큐 ' 부분은 ' 한국식으로 숯불에 구워서 요리하는 닭 바베큐 전문식당업 ’ 을 직관적으로 알 수 있게 하는 것이 아니고, 추론 또는 암시를 통해 비로소 알 수 있게 하는 것에 불과하므로, 상표법 제51조 제1항 제2호 의 상품의 가공방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 해당하지 아니한다고 할 것인데, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 취소되어야 한다 . ( 2 ) 원고는 1998. 3. 부터 이 사건 등록서비스표 중 ' 코리안 숯불 닭 바베큐 ' 부분을 지정서비스업에 지속적이고 집중적으로 사용하여 왔는바, 그 가맹점 및 이용자의 수 , 광고 및 선전활동, 언론보도내용 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록서비스표 중 ' 코리안 숯불 닭 바베큐 ' 부분은 수요자간에 원고의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 상표법 제6조 제2항의 특별현저성을 취득하였다 할 것이므로 , 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하는 상표에도 효력을 미칠 수 있고, 확인대상표장 이 이 사건 등록서비스표 중 ' 코리안 숯불 닭 바베큐 ' 부분과 유사함이 명백하므로 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다고 할 것인데, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 취소되어야 한다 .

나. 판단 .

( 1 ) 확인대상표장이 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하는지 여부 확인대상표장 “ 뉴코리안숯불닭바베큐 ” 중 ' 뉴 ’ 부분은 ' 새로운 ' 의 의미를 갖는 영어' new ' 의 발음을 한글로 표시한 것으로서 품질을 나타내는 기술적 표장에 불과하고, ' 코리안숯불닭바베큐 ' 부분은 사용서비스업인 닭 바베큐 전문식당업과 관련하여 볼 때 일반수요자나 거래자들로 하여금 ' 한국식으로 숯불에 구워 요리하는 닭 바베큐 전문식당업 ’ 을 직감케 하므로, 확인대상표장은 사용서비스업의 품질과 원재료 및 가공방법 등을 암시하는 정도를 넘어서 직접적으로 표현하고 있는 기술적 표장에 해당하고, 또한 확인대상표장이 한글의 굵은 필기체 횡서로 “ 뉴코리안숯불닭바베큐 ” 라고 쓰고, ' 뉴코리 안 ' 과 ' 닭 ' 부분을 보라색으로, 나머지 부분을 적색으로 표시한 것은 위 기술적 표장을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당하므로, 확인대상표장은 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당한다고 볼 것이다. 원고의 이 부분 주장은 이유 없다 . ( 2 ) 이 사건 등록서비스표 중 ' 코리안 숯불 닭 바베큐 ' 부분이 상표법 제6조 제2항 에 해당하는지 여부

상표법 제6조 제2항에서 상표를 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있을 경우 같은 조 제1항 제3호의 규정에 불구하고 기술적 표장에 대하여도 등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는, 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이고, 이 사건 등록서비스표 중 ' 코리안 숯불 닭 바베큐 ' 부분과 같이 사용서비스업의 원재료와 가공방법 등을 암시하는 정도를 넘어서 직접적으로 표현하고 있는 기술적 표장에 있어서는 일반인 또는 경업자가 자유롭게 사용할 필요가 큰 경우에 해당하므로, 그 기준은 엄격하게 해석 · 적용되어야 할 것인바, 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고, 구체적으로 그 상표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 할 것이다 ( 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 참조 ) .

그런데, 갑 제3 내지 9호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 1998. 3. 경 수원시 율전동에서 ' 코리안 숯불 닭 바베큐 ' 라는 표장으로 닭 바베큐 전문음 식점을 창업한 이후, 2000. 5. 22. 이 사건 등록서비스표를 출원하여 2001. 12. 1. 등록을 받은 사실, 원고는 2002년 주식회사 티비비씨를 설립한 후 위 회사를 통해 ' 코리안 숯불 닭 바베큐 ’ 라는 상호를 사용하는 닭 바베큐 전문음식점을 모집하는 프랜차이즈 사업을 하여 2005. 2. 경까지 300개에 가까운 가맹점을 모집하였으며, 2005. 1. 1. 부터 2005. 6. 13. 까지 37개 가맹점의 매출액이 300여 만 원부터 4, 700여 만 원에 이르러 적지 않은 이용자가 있었을 것으로 추산되는 사실, 주식회사 티비비씨의 프랜차이즈 사업이 번창하여 2003. 1. 부터 2005. 6. 경까지 그와 관련된 기사가 신문 등 언론에서 30여 차례 이상 보도되었고, 위 회사가 2003년도와 2004년도에 중소기업청장 등으로부터 표창을 받았으며, 위 회사에서 TV나 라디오를 통해 전국 각 지역별로 위 프랜차이즈 사업과 관련된 광고를 실시하기도 한 사실 등이 각 인정되기는 하나, 위와 같은 사실만으로는 피고가 확인대상표장을 사용하기 시작할 무렵 또는 이 사건 심결 당시를 기준으로 할 때, 이 사건 등록서비스표 중 ' 코리안 숯불 닭 바베큐 ' 부분이 원고의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 수요자간에 현저하게 인식되었다는 점을 명확하게 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 결국 원고의 이 부분 주장 또한 나머지 점에 대하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다 .

다. 소결

따라서 확인대상표장은 상표법 제51조 제1항 제2호의 품질과 원재료 및 가공방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 해당하여 이 사건 등록서비스표의 효력이 미치지 아니한다 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다 .

3. 결론

그렇다면 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다 .

심준보