[2] 출원상표서비스표 와 선등록상표 는 외관과 관념이 다르지만, 출원상표서비스표의 요부인 '끼끼'와 선등록상표의 한 요부인 '키키'는 그 호칭이 유사하고, 출원상표서비스표의 지정상품이 선등록상표의 지정상품과 동일하거나 상품류가 같으므로 양 상표는 유사하다고 한 사례

[2] 출원상표서비스표 와 선등록상표 는 외관과 관념이 다르지만, 출원상표서비스표의 요부인 '끼끼'와 선등록상표의 한 요부인 '키키'는 음절 수와 모음이 같고 자음 역시 동일한 파열음이어서 청감이 유사하여 호칭이 유사하고, 출원상표서비스표의 지정상품이 선등록상표의 지정상품과 동일하거나 상품류가 같으므로 양 상표는 유사하다고 한 사례.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

가. 특허청은 원고가 출원한 아래 나.(1)의 이 사건 출원상표서비스표가 아래 나.(2)의 선등록상표 등과 표장과 지정상품이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였고, 특허심판원은 위 거절결정에 대한 원고의 불복심판청구에 대하여 이 사건 출원상표서비스표는 도형과 문자 부분으로 분리관찰이 가능하고, 문자 부분도 '바나나를 탄'과 '끼끼'로 분리관찰이 가능하여서 선등록상표의 한 요부와 그 호칭이 유사하고 지정상품도 유사하여 특허청의 등록거절결정이 타당하다는 이유로, 원고의 청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 출원상표서비스표와 선등록상표

(1) 이 사건 출원상표서비스표

(가) 출원일 : 2003. 9. 26. (나) 출원번호 : 2003-3470호

(다) 구성 :

(라) 지정상품 및 서비스업 : CD-ROM, 비디오게임카트리지, 컴퓨터용주크박스, 컴퓨터전자오락기구, 녹음된 테이프(음악이 녹음된 것은 제외한다), 녹화된 테이프(음악이 녹음된 것은 제외한다), 녹음된 테이프(음악이 녹음된 것을 말한다), 녹화된 테이프(음악이 녹화된 것을 말한다), 만화영화(상품류 구분 제9류), 사진인화업, 사진필름현상업, 영화필름현상업(서비스업류 구분 제40류)

(2) 선등록상표

(가) 등록번호 : 제517576호 (나) 상표권자 : 가부시키가이샤 도쿠마쇼텐

(다) 출원일/등록일 : 2000. 10. 18./2002. 4. 12.

(라) 구성 :

(마) 지정상품 : 컴퓨터 비디오게임 프로그램이 수록된 카트리지, 컴퓨터 비디오게임 프로그램이 수록된 카세트, 컴퓨터 비디오게임 프로그램이 수록된 카드, 컴퓨터 비디오게임 프로그램이 수록된 디스크, 녹음된 컴팩트디스크(음악인 것), 녹화된 컴팩트디스크(음악인 것), 녹음된 테이프(음악인 것), 녹화된 테이프(음악인 것), 컴퓨터용 자기테이프, 휴대용 통신기계기구{ 구 상표법시행규칙(2001. 12. 24. 산업자원부령 제146호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 의 별표 1 상품류 구분 제9류} 등

[증거 : 당사자 사이에 다툼이 없음]

2. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단

가. 원고의 주장

이 사건 출원상표서비스표는 국내에서 방송을 통하여 널리 알려진 캐릭터, 표장으로 실제 거래사회에서 그 문자 부분인 '바나나를 탄 끼끼'가 항상 전체로 사용되고 인식되어져 분리관찰이 되지 아니하고, 분리관찰이 되더라도 이 사건 출원상표서비스표의 요부인 '끼끼' 와 선등록상표의 한 요부인 '키키'는 무기음과 유기음으로 청감이 달라 호칭도 유사하지 아니하며, 호칭이 유사하다고 하더라도 그 전체적인 외관과 관념이 현저하게 달라서 상품의 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 없으므로, 이 사건 출원상표서비스표는 선등록상표와 유사하지 아니하다.

나. 판 단

(1) 이 사건 출원상표서비스표가 분리관찰이 가능한지 여부

이 사건 출원상표서비스표는 바나나 형상의 도형 안에 한글 '바나나를 탄'이 있고, 그 도형 아래에 마지막 모음이 도형화된 한글 '끼끼'가 있는 상표서비스표인바, 이 사건 출원상표서비스표의 도형과 문자 부분은 이를 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않아 분리관찰이 가능하고, 그 문자 부분도 비교적 긴 7개의 한글이 위, 아래로 나뉘어져 있어서 '바나나를 탄'과 '끼끼'로 분리관찰이 가능하다고 할 것이다.

나아가 이 사건 출원상표서비스표가 원고 주장과 같이 실제 거래사회에서 항상 일체로만 사용되고 인식되어져 분리관찰이 되지 않음을 인정할 아무런 증거도 없어서, 이 사건 출원상표서비스표가 그 출원일인 2003. 9. 26. 무렵에 그 지정상품과 관련하여 국내에서 널리 알려졌다거나, 그 구체적인 사용실태에서 언제나 전체로만 사용되고 인식되어져 왔다고 인정하기도 어렵다고 할 것이다.

(2) 이 사건 출원상표서비스표와 선등록상표의 유사 여부

이 사건 출원상표서비스표의 구성은 위에서 본 바와 같고, 선등록상표는 영문자 'KIKI´S Delivery Service'와 한글 '마녀 배달부 키키'가 위, 아래로 결합된 상표인바, 양 상표의 표장이 그 외관에 있어서 시각상 특히 식별표지로 강하게 인상에 남는 부분이 없어서 전체적으로 관찰하여 보면, 양 상표의 표장이 도형과 영문자의 유무와 한글의 구성이 달라 그 외관이 유사하지 아니하고, 이 사건 출원상표서비스표가 분리관찰이 가능함은 위에서 본 바와 같으며, 선등록상표도 이를 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않아 영문자 부분과 한글 '마녀 배달부'와 '키키'로 분리관찰이 가능한데, 이 사건 출원상표서비스표의 요부인 '끼끼'와 선등록상표의 한 요부인 '키키'에서 국내의 일반 수요자가 어떠한 관념을 떠올린다고 보기는 어려워 그 관념은 유사하지 아니하나, 그 호칭에 있어서는 '끼끼'와 '키키'가 음절 수와 모음이 같고 자음 역시 동일한 파열음이어서 청감이 유사하여 호칭이 유사하다고 할 것이고, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자 부분을 포함하는 상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 할 수 있을 것이어서( 대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등 참조), 이 사건 출원상표서비스표와 선등록상표의 외관과 관념이 다르다는 사정만으로는 이 사건 출원상표서비스표와 선등록상표가 상품의 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 없다고 보기도 어려우므로, 양 상표는 전체적으로 유사하다고 할 것이고, 이 사건 출원상표서비스표의 지정상품 및 지정서비스업 중 지정상품이 선등록상표의 지정상품과 동일하거나 상품류가 같아 유사하다고 할 것이다.

다. 소결론

따라서 이 사건 출원상표서비스표에는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하는 등록거절사유가 있다고 할 것이므로(이 사건 출원상표서비스표의 지정서비스업이 선등록상표의 지정상품과 유사하지 않다고 하더라도 거절결정불복심판의 심결취소소송에서의 소송물은 지정상품 및 지정서비스업 각각이 아니라 전부라고 할 것이어서 지정상품에 거절이유가 있는 경우에도 전체에 대하여 등록을 거절하여야 하므로 결과에 있어 영향이 없을 뿐만 아니라,

와 같이 구성되어 1997. 5. 13. 등록번호 제36136호로 등록된 선등록서비스표가 분리관찰이 가능한데, 선등록상표와 같이 '키키'로 호칭되어 이 사건 출원상표서비스표와 그 표장이 유사하고 그 지정서비스업이 '사진처리업, 사진현상업' 등으로 이 사건 등록상표서비스표의 지정서비스업과 동일하거나 서비스업류가 같아 유사하여 이 사건 등록상표서비스표의 지정서비스업에도 등록거절사유가 있다), 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 결 론

원고의 청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김영태(재판장) 이회기 박정희

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관련문헌