[2] 구 특허법 시행령 제1조 제2항 이 정한 '기탁사실을 증명하는 서면'의 의미 및 특허발명의 출원시에 제출된 명세서가 기탁사실을 증명하는 서면에 해당하는지 여부(소극)

[2] 구 특허법 시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항 이 정한 '기탁사실을 증명하는 서면'은 미생물의 수탁기관이 발행하는 미생물수탁번호통지서나 수탁증 등과 같이 당해 미생물의 기탁사실을 객관적으로 증명하는 서면을 말하는 것이므로, 특허발명의 출원시에 제출된 명세서에 당해 미생물의 기탁번호·기탁기관의 명칭 및 기탁연월일을 기재하였다고 하더라도, 이는 구 특허법 시행규칙(1987. 7. 7. 상공부령 제717호로 개정되기 전의 것) 제31조의2 제1항 의 명세서 기재요건을 충족한 것으로 볼 수 있을 뿐, 이러한 출원서의 제출을 들어 위 시행령 제1조 제2항 의 '기탁사실을 증명하는 서면'이 제출되었다고 할 수는 없다.

1. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 명칭을 '에리트로포이에틴의 제조방법'으로 하는 피고의 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)은 인간 EPO gDNA, 벡터, 숙주세포 등 미생물을 이용한 발명이고, 출원인이 기탁한 미생물은 인간 EPO gDNA를 함유한 람다-HEPO1, 람다-HEPO2, 람다-HEPO3 및 람다-HEPO6 등(이하 '이 사건 미생물'이라고 한다)이며, 이 사건 특허출원은 특허협력조약에 의한 국제출원(국제출원번호 생략)의 분할출원인바, 미생물 기탁요건을 만족시키기 위해서는 특허협력조약에 의한 국제출원에 대한 출원번역문 제출 기준일인 1986. 8. 4.(우선일인 1984. 12. 4.로부터 1년 8월)까지 특허청장이 지정하는 국내기탁기관에 재기탁하고, 그 기탁 사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야 하는 한편, 명세서에 당해 미생물의 기탁번호, 기탁기관의 명칭 및 기탁연월일을 기재했어야 하였음에도 불구하고, 이 사건 특허발명의 출원인인 피고는 기준일인 1986. 8. 4.까지 당해 미생물을 재기탁하지 아니하고 기준일 이후인 1986. 9. 12.에 이르러서야 국내기탁기관인 한국종균협회에 재기탁하였을 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명은 원출원발명인 (출원번호 생략)로부터 분할출원된 별개의 출원이므로 분할출원서에 재기탁 사실을 증명하는 서면을 첨부하거나 원출원시 제출한 서면을 원용한다는 기재가 있어야 함에도 불구하고, 이 사건 특허발명의 출원서에는 위와 같은 서면을 첨부하거나 원용한다는 기재도 없어, 이 사건 특허발명은, 이용한 미생물인 이 사건 미생물을 적법하게 기탁하지 아니한 것일 뿐 아니라, 이들 미생물을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 입수할 수 있는 것이라는 점에 관한 아무런 증거도 없으므로, 이 사건 특허발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 완성된 발명으로 보기 어려워 이 사건 특허발명은 그 권리범위가 유효하지 아니하므로, 원고의 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위와 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다는 취지로 판단하였다.

2. 상고이유에 대한 판단

가. 구 특허법 시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제1조 제2항 , 제3항 특허법시행령(구) 제1조 제3항 , 구 특허법 시행규칙(1985. 1. 29. 상공부령 제698호) 제31조의2 제1항 의 규정을 종합하면, 미생물을 이용한 발명에 있어서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 용이하게 입수할 수 없는 경우에는 특허청장이 지정하는 기관에 그 미생물을 기탁하고, 명세서에 당해 미생물의 기탁번호·기탁기관의 명칭 및 기탁연월일을 기재하는 외에 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하지 아니하면 그 발명이 완성되었다고 할 수 없는 한편, 특허협력조약에 의한 국제출원으로서 특허절차를 위한 미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약에 따라 세계지적소유권기구(약칭 : WIPO) 총장이 승인한 국제기탁기관에 기탁한 경우에는 1985. 2. 26.자 특허청 고시 제85-1호에 의하여 국제특허출원의 출원번역문 제출기간이 경과하였다고 하더라도 그 출원이 공개되기 전까지 그 미생물을 한국과학기술원 또는 사단법인 한국종균협회에 다시 기탁하고 그 기탁증명서를 제출하면 된다 .

위 법리와 기록에 의하면, 이 사건 특허발명의 원 출원발명은 국제기탁기관인 미국의 ATCC에 이 사건 미생물을 기탁하였고, 국내에서는 그 출원 공개일인 1987. 2. 28. 이전임이 역수상 명백한 1986. 9. 12. 한국종균협회에 이 사건 미생물을 기탁하였으므로 위 기탁이 기탁 기준일 이후에 이루어진 것이라고 할 수 없음에도 불구하고 이와 달리 판단한 원심에는 미생물 기탁에 관한 법리를 오해한 위법이 있으나, 위 기탁일 이후에 원 출원발명에서 분할되어 출원된 이 사건 특허발명의 출원서에 위 기탁사실을 증명하는 서면이 별도로 첨부된 바는 없고, 이 사건 특허발명의 출원시에 제출된 명세서가 기탁을 증명하는 서면에 해당한다고 할 수 없음은 아래에서 보는 바와 같으므로 원심의 이러한 잘못은 이 사건 특허발명이 미완성 발명이어서 그 권리범위를 인정할 수 없다는 원심의 결론에 아무런 영향이 없다.

나. 구 특허법 시행령 제1조 제2항 이 정한 '기탁사실을 증명하는 서면'은 미생물의 수탁기관이 발행하는 미생물수탁번호통지서나 수탁증 등과 같이 당해 미생물의 기탁사실을 객관적으로 증명하는 서면을 말하는 것이므로, 특허발명의 출원시에 제출된 명세서에 당해 미생물의 기탁번호·기탁기관의 명칭 및 기탁연월일을 기재하였다고 하더라도, 이는 구 특허법 시행규칙 제31조의2 제2항의 명세서 기재요건을 충족한 것으로 볼 수 있을 뿐, 이러한 출원서의 제출을 들어 위 시행령 제1조 제2항의 '기탁사실을 증명하는 서면'이 제출되었다고 할 수는 없고 , 이 사건 미생물이 미국의 ATCC에 기탁되어 있다는 사실만으로는 이 사건 특허발명의 우선일인 1984. 12. 4.경 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이 사건 미생물을 용이하게 얻을 수 있는 것이라고 할 수도 없으며, 특허발명의 심사단계에서 미생물 기탁증명서의 미제출을 간과한 채 특허가 되었다고 하여 그 출원절차상의 하자가 치유된다거나 출원에 있어서의 하자를 들어 특허의 효력을 부인하는 것이 금지된다고 보아야 할 아무런 근거가 없다.

다. 따라서 미생물의 기탁에 관한 요건을 충족하지 못한 이 사건 특허발명은 미완성 발명에 해당하고, 미완성 발명의 경우는 특허무효심결의 확정 전이라도 그 권리범위를 인정할 수 없는 법리이므로, 원고의 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 대비할 것도 없이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 한 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같이 미생물기탁이나 특허발명의 권리범위에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.