[2]등록상표인 "케토패취"가 부착된 상품이 수입국에서의 판매 부진으로 인하여 수출이 불가능하게 된 것은 상표법 제73조 제4항 단서 소정의 상표를 사용하지 못한 데 대한 '정당한 이유'로 보기 어렵다고 한 사례

[2]등록상표인 "케토패취"가 부착된 상품이 수입국에서의 판매 부진으로 인하여 수출이 불가능하게 된 것은 상표법 제73조 제4항 단서 소정의 상표를 사용하지 못한 데 대한 '정당한 이유'로 보기 어렵다고 한 사례

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

갑 1 내지 3호증의 각 기재에 변론의 전체 변론의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

가. 이 사건 등록상표의 내용

① 구성 ; "케토패취"

② 등록번호 ; 제281657호

③ 출원일 / 등록일 ; 1992. 11. 4. / 1993. 12. 16.

④ 상표권자 ; 피고

⑤ 지정상품 ; 중추신경계용약제, 순환기관용약제, 호흡기관용약제, 소화기관용약제, 외피용약제, 대사성약제, 종양치료용약제, 항생물질제제, 생물학적제제, 소염제{구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조의 [별표 1] 상품류 구분 제10류},

나. 원고의 등록취소심판 청구(특허심판원 2003당58)

(1) 청구원인

피고는 정당한 이유 없이 이 사건 취소심판 청구일인 2003. 1. 14. 이전 계속하여 3년 이상 그 지정상품에 이 사건 등록상표를 사용하지 아니하였으므로 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 의하여 그 상표등록이 취소되어야 한다.

(2) 심판결과

특허심판원은 2003. 6. 5. 원고의 청구를 기각하는 심결을 하였다.

(3) 이 사건 심결이유의 요지

피고가 제출한 증거들(이 사건 소송의 갑 6호증, 갑 7호증의 1, 2, 갑 10호증의 1, 2, 갑 11호증의 1 내지 7과 같다)에 의하면 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 주식회사 태평양제약(이하 '소외 태평양제약'이라 한다)이 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 하나인 '소염제'의 포장에 부착한 사실 및 그와 같은 소염제를 인도국 뭄바이에 수출한 사실을 인정할 수 있고, 이 사건 등록상표가 영문자 "KETOPATCH" 및 다른 등록상표인 "케토톱플라스타"와 함께 쓰였다 하더라도 그 동일성 및 독립성을 지니고 있어 다른 표장과 구별되는 식별력이 있으므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 정당하게 사용되었다 할 것이다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지

피고가 이 사건 등록상표의 사용사실을 입증하기 위하여 원심 및 이 사건 소송과정에서 제출한 증거들은 피고에 의하여 쉽게 위·변조될 수 있는 것이거나 이 사건 심판청구일 전 3년 이전에 작성된 것으로서 이 사건 등록상표가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 사용되었다는 점을 입증할 증거가 될 수 없는 것임에도 불구하고 이를 근거로 그 사용사실을 인정한 이 사건 심결은 취소되어야 한다.

나. 피고 주장의 요지

(1) 갑 4호증의 1 내지 6의 의약품제조품목허가증 및 갑 7호증의 제품포장상자에 이 사건 등록상표 및 피고의 소외 상표 "케토톱플라스타"가 함께 기재 또는 표시되어 있는 점에 비추어 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 하나인 '소염제'에 사용된 사실을 알 수 있다.

(2) 갑 6호증의 제조기록서는 비록 이 사건 심판청구일 전 3년 이내의 것은 아니지만 갑 4호증의 의약품제조품목허가서와 함께 검토하면 이 사건 등록상표를 사용한 소염제가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 이르기까지 지속적으로 제조된 사실을 뒷받침하기에 충분하다.

(3) 기업의 경영전략에 따라 상표의 사용태양은 달라질 수 있으므로, 갑 7호증의 1, 2, 을 1호증의 1, 2, 을 2, 4호증의 포장상자 전면에는 이 사건 등록상표가 표시되어 있지 않고 뒷면에만 피고의 소외 상표인 "케토톱플라스타"와 함께 이 사건 등록상표가 표시되어 있다 하여, 위 증거들이 위조되거나 그 증거력이 없는 것이라 할 수 없다.

(4) 갑 10호증의 1, 2의 인도에의 수출송장 및 수출신고필증은 이 사건 심판청구일 전 3년이 되는 시점으로부터 약 1개월 전에 작성된 것으로서 수출상품의 수송기간을 감안하면 이 사건 등록상표가 표시된 수출상품이 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 해외시장에서 판매된 것을 알 수 있다.

(5) 갑 11호증의 1 내지 7의 인도 제약회사와의 서신을 보면 이 사건 심판청구일전 3년 이내에 인도에서 이 사건 등록상표가 부착된 상품이 판매되고 있었던 사실, 그 상품의 판매가 부진하였던 사실 및 이로 인하여 이 사건 등록상표가 부착된 상품을 더 이상 인도에 수출하지 못한 사실을 알 수 있다.

(6) 위와 같은 점에 비추어 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품 중 하나인 '소염제'에 정당하게 사용되었다 할 것이고, 가사 그렇지 않다 하더라도 수입국에서의 판매 부족으로 인한 수출 불가 등 사용되지 못한 데 대한 정당한 이유가 있다 할 것이므로, 원고의 취소심판 청구는 이유 없다.

다. 판 단

(가) 상표법 제73조 제4항 에서는 제1항 제3호 에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판이 청구된 경우에는 상표권자나 통상사용권자 또는 전용사용권자가 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한, 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다고 규정하고 있다. 따라서 상표권자가 상표법 제73조 제1항 제3호 에 의한 상표등록의 취소를 면하기 위해서는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자가 그 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서, 취소심판이 청구된 지정상품과 관련하여 등록상표를 정당하게 사용하였음을 입증하여야 할 것이다.

(나) 그러므로 이하 피고가 이 사건 상표의 사용사실을 입증하기 위하여 제출한 증거에 관하여 차례로 살피기로 한다.

① 우선 갑 4호증의 1 내지 6의 의약품제조품목허가증은 의약품을 생산하기 전에 행정관청으로부터 받는 허가증으로서 이 사건 등록상표가 부착된 상품이 생산되었음을 직접적으로 입증하는 자료라 보긴 어렵고, 특히 위 허가증 상의 제품명에는 이 사건 등록상표뿐만 아니라 피고의 소외 상표인 "케토톱플라스타"가 함께 기재되어 있어 위 허가증에 근거하여 생산된 상품에 이 사건 등록상표가 사용되었다고 단정하기도 어렵다.

② 다음으로, 갑 6호증의 제조기록서는 1999. 8. 19.경에 작성된 것이고, 갑 10호증의 1, 2의 수출송장 및 수출신고필증은 1999. 12. 13. 및 1999. 12. 14.에 작성된 것으로서 모두 이 사건 심판청구일(2003. 1. 14.) 전 3년 이전에 이루어진 상품의 제조 또는 수출에 관한 기록으로서 이를 들어 피고가 이 사건 등록상표를 이 사건 취소심판청구일 이전 3년 이내의 기간 내에도 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용한 것이라고 인정하기에 부족하다.

③ 또한, 갑 11호증의 1 내지 7은 소외 태평양제약과 인도에 소재한 소외 엠큐어 제약회사(Emcure Pharmaceuticals Ltd.)가 2000. 10. 21.부터 2002. 9. 24. 사이에 주고 받은 서신인데, 주로 태평양제약이 수출한 "Ketopatch"라는 상품(그 상품에 이 사건 등록상표인 "케토패취"가 부착되었는지 아니면 그 영문명인 "Ketopatch"가 부착되었는지는 불명확하다)의 인도에서의 판매에 관한 것으로서 같은 기간 내에 같은 상품이 국내에서도 판매되고 있었다는 점을 인정하기에는 부족하다.

④ 한편, 갑 7호증의 1, 2는 모두 소외 태평양제약이 생산한 소염제 포장상자의 사진으로서, 그 포장상자들의 전면에는 "케토톱플라스타"라는 상표만이 사용되고, 그 뒷면에는 "케토톱플라스타"라는 상표의 우측에 이 사건 등록상표가 영문자인 "KETOPATCH"의 아래에 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있으나, 위 포장상자들에는 그 제작일자나 포장된 상품의 사용기간 등 상표의 사용시기를 알 수 있는 자료가 전혀 없으므로 이 사건 등록상표가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 사용되었다는 점을 인정하기에 부족하다. 또한, 을 1호증의 1, 2, 을 2 내지 7호증은 그 진정성립을 인정할 자료가 없으므로 이를 증거로 삼을 수 없다.

⑤ 나아가, 을 8호증은 2000. 3. 16.자 약업신문에 게재된 소외 태평양제약에서 생산하는 소염제에 대한 광고로서 동 소염제가 인도에는 "Ketopatch"라는 명칭으로 수출되고 있다는 점이 나타나고 있으나, 이 사건 등록상표는 한글만으로 이루어져 있는바, 위와 같은 영문명칭을 사용한 것을 들어 이 사건 등록상표의 사용이라고 볼 수 없으므로, 위 증거를 들어 이 사건 등록상표의 사용사실을 인정할 수는 없다.

⑥ 따라서 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 등록상표의 상표권자나 그 통상사용권자 또는 전용사용권자가 이 사건 취소심판 청구일 이전 3년 이내의 기간 내에 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 정당하게 사용하였다고 인정할 수 없다.

(다) 이에 대하여 피고는 이 사건 등록상표가 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 사용되지 못한 것은 인도에 수출한 소염제의 판매가 부진한 데 기인한 것이므로, 그 사용되지 못한 데 대하여 정당한 이유가 있다는 취지로 주장하나, 상표법 제73조 제4항 단서의 '정당한 이유'는 "질병 기타 천재 등 불가항력으로 인하여 영업을 할 수 없을 때 및 법률에 의한 규제, 판매금지 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표를 사용한 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래하지 못하게 된 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우"를 말하는 것으로서, 원고가 주장하는 사유는 위 단서에서 말하는 정당한 사유라고 보기 어려우므로 위 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

라. 소결론

그렇다면 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호 에 의하여 그 등록이 취소됨을 면할 수 없다 할 것인바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부당하다.

3. 결 론

따라서 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김치중(재판장) 최정열 김기영

참조판례

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관련문헌