2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다 .

가. 이 사건 등록상표( 1 ) 구성 : /> ( 색채상표 ) ( 2 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2001. 10. 15. / 2003. 6. 13. / 제550973호 ( 3 ) 상표권자 : 원고 ( 4 ) 지정상품 : 상품류 구분 제2류의 “ 방수도료, 수성도료, 초벌도료, 합성수지도료 , 모래놀이용도료 ” 및 상품류 구분 제16류의 “ 건축 및 구축물 모형, 모형 제작용 점토 , 동식물 모형, 모형 제작용 페이스트, 학습용 모형, 골판지 상자, 종이제 상자, 회화용 솔 ” 나. 조약당사국에 등록된 상표 ( 1 ) 구성 : /> ( 2 ) 등록일 / 등록번호 : 1999. 7. 22. / 제759324호 ( 3 ) 등록기관 : OHIM ( OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET, 유럽연합 산하의 상표 및 디자인 관리조직으로 OHIM에 등록된 상표는 유럽연합의 각 가맹국에 등록된 상표로서의 효력을 가지고, 유럽연합 가맹국의 상당수가 파리조약당사 국이다 )

( 4 ) 권리자 : 피고( 5 ) 지정상품 : 상품류 구분 제16류의 “ 모형물 및 모형 제작용 재료 ( Modelling materials, modelling clay, modelling paste, model paste ) ” 및 상품류 구분 제28류의 “ 게임용품 및 장난감 ( Games and playthings ) ”다. 소외 XXX은 1998. 2. 18. 부터 2003. 12. 12. 까지 피고로부터 모델링 샌드를 국내에 독점적으로 수입하여 판매한 자로서 2001. 10. 15. 이 사건 등록상표를 출원하여 등록을 받았다. 그 후 XXX은 2004. 6. 1. 이 사건 등록상표에 대한 권리를 원고에게 이전하였다 .

라. 이 사건 심결의 경위

피고는 2006. 11. 3. 원고를 상대로, 피고의 국내 독점수입업자인 XXX이 피고의 동의 없이 피고의 등록상표와 유사한 이 사건 등록상표를 등록하였으므로 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘ 건축 및 구축물 모형, 모형 제작용 점토, 동식물 모형, 모형 제작용 페이스트, 학습용 모형 ' 에 대한 부분은 상표법 제73조 제1항 제7호에 의하여 취소되어야 한다는 이유로 등록취소심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 위 심판청구사건을 2006당2816호로 심리한 후 2007. 10. 25. 이 사건 등록상표의 지정상품 전부에 대하여 등록을 취소한다는 이 사건 심결을 하였다 .

[ 인정근거 ] 갑 제1, 2, 7호증, 을 제1호증, 변론의 전취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부

이 사건 등록상표가 상표법 제23조 제1항 제3호 본문에 해당되어 상표법 제73조 제1항 제7호에 의하여 취소되어야 하는지 여부에 관하여 본다 .

가. 판단기준

상표법 제73조 제1항 제7호는 상표등록취소심판 사유의 하나로 “ 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는 상표가 등록된 경우에 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 당해 상표등록일부터 5년 이내에 취소심판을 청구한 경우 ” 를 들고 있고, 같은 법 제23조 제1 항 제3호 본문은 “ 조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 한 경우 ” 라고 규정하고 있는 바, 위 규정의 입법취지에 비추어 볼 때 여기서 말하는 “ 대리인 또는 대표자 ” 라 함은 대리점, 특약점, 위탁판매업자, 총대리점 등 널리 해외에 있는 수입선 ( 輸入先 ) 인 상표소유권자의 상품을 수입하여 판매, 광고하는 자를 가리킨다고 보아야 할 것이다 ( 대법원 1996. 2. 13. 선고, 95후1241 판결 참조 ) .

나. 판단

( 1 ) 피고의 등록상표가 조약당사국에 등록된 상표인 사실, XXX이 피고의 국내 독점수입업자로서 2001. 10. 15. 이 사건 등록상표를 출원하여 등록을 받은 사실은 위에서 본 바와 같다 .

( 2 ) 표장과 지정상품의 유사 여부 이 사건 등록상표와 피고의 등록 상표는 ' 상의 ( 上衣 ) 모양의 도형부분의 색채만 다를 뿐 외관, 호칭, 관념에 있어서 동일하여 전체적으로 피고의 등록상표와 유사하고 , 이 사건 등록상표의 지정상품 중 “ 건축 및 구축물 모형, 모형 제작용 점토, 동식물 모형, 모형 제작용 페이스트, 학습용 모형 ” 은 피고의 등록상표의 지정상품인 “ 모형물 및 모형 제작용 재료, 게임용품 및 장난감과 거래의 통념상 동일 · 유사한 상품이라 할 것이다 .

( 3 ) 피고의 동의 여부

피고가 이 사건 등록상표는 피고의 동의 없이 등록되었다고 주장함에 대하여 원고는 피고의 동의를 받아 등록되었고, 그렇지 않다 하더라도 ① XXX이 1999. 6. 4. 피고에게 국내에 피고의 등록상표가 등록되어 있지 않다면 자신이 국내 상표출원의 대리인 이 되었으면 한다는 내용의 서신을 보냈으나, 피고가 이에 대하여 회신을 하지 않았을 뿐만 아니라 이 사건 등록 상표를 출원하기 전까지 어떠한 이의도 하지 않았고, ② XXX, 피고, 소외 주식회사 □□가 위 국내 독점수입권을 주식회사 □□에게 양도하는 문제를 상의하기 위하여 2003. 11. 30. 독일에서 만났을 때 피고는 이 사건 등록상표의 존재를 알면서도 이 사건 등록상표에 대한 XXX의 권리를 인정하였으며, ③ 피고는 이 사건 심판청구 전까지 이 사건 등록상표에 대하여 XXX이나 원고에게 아무런 이의를 제기하지 않았으므로, 피고의 묵시적인 동의가 있었다고 보아야 한다고 다툰다 .

그러므로 먼저 이 사건 등록상표의 출원에 피고의 동의가 있었는지 여부와 피고가 XXX의 이 사건 등록상표에 대한 권리를 인정하였는지 여부에 관하여 보면, 이에 부합하는 듯한 갑 제4호증의 기재는 믿기 어렵고, 을 제5호증의 기재만으로는 이를 인정하기 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다 .

또한 상표출원의 대리인이 되기를 희망하는 XXX의 서신에 피고가 회신하지 않은 사실과 이 사건 심판청구 전까지 피고가 이의를 제기한 바 없다는 사실만으로 이 사건 등록상표의 출원에 피고의 묵시적인 동의가 있었다거나 이 사건 등록상표가 정당하다 .

고 보기 어려우므로, 이 부분에 대한 원고의 주장은 이유 없다 . ( 4 ) 따라서 이 사건 등록상표는 권리자의 동의 없이 그 대리인이나 대표자가 조약당 사국에 등록된 상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품을 지정상품으로 하여 출원함으로써 등록된 상표라 할 것이다 .

다. 소결론 ( 1 ) 이 사건 등록상표는 상표법 제23조 제1항 제3호 본문에 해당되어 상표법 제73조 제1항 제7호에 의하여 취소되어야 할 것이므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다 .

( 2 ) 원고는, 피고가 이 사건 등록상표의 일부 지정상품에 대하여만 등록취소심판을 청구하였음에도 특허심판원이 이 사건 등록상표의 지정상품 전부에 대하여 등록을 취소한다는 이 사건 심결을 하였으므로, 이 사건 심결은 심판대상을 벗어난 위법한 것이

라고 주장한다 .

상표등록의 무효심판에 관한 상표법 제71조 제1항에는 “. .. 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다. ” 라고 규정하고 있고, 상표등록의 취소심판에 관한 상표법 제73조 제3항에는 “ 제1 항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다. ” 라고 규정하고 있는 반면 상표법 제73조 제1항 제7호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판청구를 할 수 있다는 규정이 없으므로, 어느 상표가 2개 이상의 지정상품에 관하여 등록이 되어 있는 경우 무효심 판이나 불사용을 사유로 하는 취소심판을 청구함에 있어서는 무효원인이나 불사용취소 사유가 있는 지정상품에 한하여 무효심판이나 취소심판을 청구할 수 있다고 할 것이나, 상표법 제73조 제1항 제7호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우에는 등록상표 전부에 관하여 취소심판을 청구하여야 하고, 특허심판원은 등록상표 전부에 대하여 취소여부를 심판하여야 한다 .

이 사건에 돌아와 보건대, 피고가 특허심판원에 제출한 심판청구서 ( 갑 제7호증 ) 에는 청구의 취지로 ' 상표등록 제550973호의 제16류 지정상품 중 건축 및 구축물 모형 , 모형 제작용 점토, 동식물 모형, 모형 제작용 페이스트, 학습용 모형에 대한 상표등록을 취소한다. ' 라고 기재되어 있으나, 청구의 이유로는 ' 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제7호에 의하여 등록이 취소되어야 한다. ' 라고 기재되어 있는바, 이러한 경우 특허심판절차상 심판청구인인 피고로부터 심판청구취지를 이 사건 등록상표의 상표등록취소를 구하는 것으로 보정을 받은 후 절차를 진행하는 것이 온당한 처사이지만 , 상표법 제73조 제1항 제7호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우에는 일부의 지정상품에 대하여 취소심판을 청구할 수 없고 특허심판원 또한 일부 취소의 심판을 할 수 없는 법리에 피고가 심판청구서의 청구의 이유란에 위 규정에 의한 등록의 취소만을 구하고 있을 뿐 일부 지정상품에 대한 등록의 취소를 구하는 이유에 관하여는 아무런 언급이 없는 점을 보태어 보면, 피고의 이 사건 심판청구는 상표법 제73조 제1항 제7호에 의하여 이 사건 등록상표의 등록을 취소하여 달라는 취지의 청구로 선해할 수 있고, 따라서 피고의 위 청구에 응하여 이 사건 등록상표의 지정상품 전부에 대하여 등록을 취소한다는 특허심판원의 이 사건 심결에 어떠한 잘못이 있다고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다 .

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다 .

판사 우라옥

판사 이상균