2. 항소비용은 피고가 부담한다.

가. 피고는 별지 목록 기재 각 품종에 대하여 직접 또는 제3자를 통하여 간접적으로 증식·생산·조제·양도·대여·수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위를 하여서는 아니 된다.

나. 피고는 위 가.항의 목적으로 별지 목록 기재 각 품종을 선전하는 광고물을 인쇄, 제본, 배포하거나, 인터넷 게시글을 작성, 게시하여서는 아니 된다.

다. 집행관은 위 가, 나.항의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다(제1심법원은 청구취지 다.항을 ‘가, 나.항에 대한 가집행선고’를 구하는 취지로 선해하여 판단하였다).

2. 항소취지

제1심판결을 취소한다. 원고의 청구를 기각한다.

가. 원고는 미국 조지아대학교에서 개발한 특허, 상표, 식물품종, 저작물 등 지식재산에 관한 권리를 가지고 있는 재단법인으로서, 주1) 2012. 1. 10. 국립종자원에 별지 목록 기재 각 블루베리 품종(이하 ‘이 사건 각 품종’이라 한다)에 관한 품종보호 출원을 하였고, 2013. 3. 15. 출원 공개되었다.

나. 피고는 전북 고창군 (주소 생략)에서 ‘○○○ 농장’이라는 상호로 블루베리 농원을 운영하고 있는데, 이 사건 각 품종이라고 광고하면서 블루베리 묘목을 재배하여 판매하고 있다.

다. 원고는 미국에서 이 사건 각 품종에 관하여 특허를 출원하여 그 등록을 마쳤는데, 그 출원일, 등록일, 최초 전용실시권 계약일 및 상업적 목적의 최초 유통일(원고의 전용실시권자 중 한 사람에 의하여 최종 소비자에게 최초로 판매된 날)은 아래와 같다.

라. 이 사건 각 품종에 대하여는 2015. 4. 8. 아래와 같은 품종보호권(이하 ‘이 사건 각 품종보호권’이라 한다)이 설정등록되었다.

2015. 4. 8.~ 주2) 2040. 4. 7.

마. 이 사건에 관한 관계 법령은 별지 관계 규정 기재와 같다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 9 내지 12, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 32, 39호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 청구원인에 관한 판단

원고가 이 사건 각 품종의 품종보호권자인 사실은 앞서 본 바와 같고, 갑 제9, 10, 31, 32, 33호증의 각 기재에 의하면, 피고는 자신이 재배한 블루베리 묘목이 이 사건 각 품종인 블루베리 신품종에 해당하고, 자신은 통상실시권을 보유한 사람이어서 법적으로 문제 되지 않는다는 취지로 인터넷 등에 광고하며 재배한 블루베리 묘목을 판매한 사실(이하 ‘피고의 이 사건 실시행위’라 한다)을 인정할 수 있다. 그렇다면 특별한 사정이 없는 한, 피고의 이 사건 실시행위는 원고의 이 사건 각 품종보호권을 침해하는 행위에 해당한다고 할 것이므로(피고는, 자신이 재배·판매한 블루베리 품종이 이 사건 각 품종과 동일한 것인지에 관하여 유전자 검사 등 감정이 이루어져야 한다는 취지의 주장을 하나, 만약 동일한 품종이라면 피고의 이 사건 실시행위는 식물신품종 보호법 제84조 제1항 의 침해행위에, 동일한 품종이 아니라면 같은 법 제84조 제2항 의 침해행위에 각 해당하므로, 피고의 위 주장은 그 이유 없다), 피고는 원고가 이 사건 청구로 구하고 있는 바와 같이, 청구취지 기재와 같은 행위들을 하여서는 아니 될 의무가 있다.

3. 피고의 주장에 관한 판단

가. 피고의 주장

이 사건 각 품종은 알려진 품종으로서, 이 사건 각 품종의 품종보호에 관하여는 식물신품종 보호법 부칙 제3조의2에 따라 구 종자산업법 제13조의2 가 적용되는바, 이 사건 각 품종은 신규성을 갖추지 못하였음이 명백하여 구 종자산업법 제13조의2 에 따라 신규성의 예외로서 품종보호권이 인정되는 경우에 해당한다. 피고는 이 사건 각 품종의 출원공개일 전 국내에서 이 사건 각 품종의 실시사업을 준비하고 있는 자에 해당하여 구 종자산업법 제13조의2 제4항 에 따라 통상실시권이 발생하므로, 원고에게 상당한 대가를 지급하여야 함은 별론으로 하고 원고의 이 사건 각 품종에 관한 품종보호권을 불법적으로 침해한 것은 아니다.

나. 판단

1) 쟁점의 정리

식물신품종 보호법(2012. 6. 1. 법률 제11457호로 제정되어 2013. 6. 2. 시행된 법률)은 구 종자산업법과 달리 알려진 품종에 대한 품종보호권을 인정하지 않고 있고, 다만 부칙 제3조의2(2013. 8. 13. 법률 제12062호로 식물신품종 보호법이 개정될 당시 신설된 규정이다)에서 시행 당시 종전의 종자산업법 제13조의2 에 따라 품종보호를 출원하거나 품종보호를 받는 경우에는 종전의 종자산업법을 따른다고 규정하고 있는데, 알려진 품종에 관하여 신규성의 예외로서 인정된 품종보호권에 대하여는 제3자에게 구 종자산업법(2012. 6. 1. 법률 제11458호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 종자산업법’이라 한다) 제13조의2 제4항 에 따른 통상실시권이 인정될 수 있다.

피고도 위 통상실시권을 주장하기 위하여 이 사건 각 품종보호권이 신규성의 예외로서 인정되는 품종보호권이라고 주장하고 있다.

그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 각 품종보호권의 존속기간이 각 2015. 4. 8.(등록일)부터 2040. 4. 7.까지(25년)이고, 위 존속기간이 등록일부터 25년인 점을 보면, 이 사건 각 품종보호권은 이 사건 각 품종의 신규성이 인정되어 부여된 품종보호권이다(신규성의 예외로서 품종보호권이 인정될 경우 존속기간의 시기는 구 종자산업법 제13조의2 제2항 각 호 에 따라 각각 다르다).

따라서 이하에서는 우선 피고 주장과 같이 이 사건 각 품종이 신규성을 갖추지 못하여 그에 대한 품종보호가 무효인지에 관하여 살펴보기로 한다.

2) 관련 법리

특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니나, 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있으며( 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 참조), 이러한 법리는 등록된 품종보호에 대하여 특허와 마찬가지로 무효심판절차를 마련하고 있으며 그 심판에 관하여 특허법의 관련 규정들을 준용하도록 정하고 있는 식물신품종 보호법에 따라 등록된 품종보호권에 대하여도 그대로 적용된다고 할 것이다.

3) 판단

가) 신규성의 요건

품종보호의 요건으로서 신규성은 품종보호 출원일 이전에 대한민국에서는 1년 이상, 그 밖에 국가에서는 4년(과수 및 임목인 경우에는 6년, 이 사건 각 품종은 과수이므로 6년이 적용됨) 이상 해당 종자나 그 수확물이 이용을 목적으로 양도되지 아니한 경우를 말한다( 식물신품종 보호법 제17조 제1항 ).

나) 이 사건 각 품종보호권이 신규성을 갖추지 못하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에 해당하는지 여부

앞서 살펴본 법리 및 식물신품종 보호법에서 규정하는 신규성 요건에 비추어 이 사건 각 품종보호권이 신규성이 부정되어 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한지에 관하여 보건대, 원고의 2015. 3. 6.자 준비서면(10쪽)에 기재된 이메일(원고가 미국에서 이 사건 각 품종에 관하여 전용실시계약을 체결한 주3) Fall Creek Nursery 의 법무팀 소속 소외 1이 작성한 이메일)에는 전용실시계약 체결 전인 2004. 2.경과 2005. 2.경 레벨과 카멜리아를 양도받았다는 취지의 내용이 기재되어 있기는 하나, 구 종자산업법 제13조 제2항 각 호 에서 신규성을 저해하지 않는 양도행위를 규정하고 있는 점, 이 사건 각 품종의 상업적 최초 유통일(각 2006. 4. 17.)뿐만 아니라 최초 전용실시권 계약일(레벨 2006. 1. 18., 카멜리아 2006. 3. 1.)을 기준으로 하더라도 국내 출원일(2012. 1. 10.)로부터 역산하여 6년을 경과하지 않은 점 등에 비추어 보면, 위와 같은 이메일의 내용이나 을 제9 내지 17호증의 각 기재만으로는 이 사건 품종보호권이 신규성을 갖추지 못하여 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백하다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

이에 관하여 피고는, 이 사건 각 품종이 이미 2005년에 개발이 완료되어 품종 명칭을 사용하고 있었던 점, 기존에 출원한 다른 품종들의 경우 실시권 계약을 하고 품종이 유통되는 데 1년 이상의 시간이 소요되었고, 통상적인 공급 절차에 의하면 블루베리의 묘목을 양성하여 판매하기 위해서는 최소한 6개월 이상 소요되는데, 이 사건 각 품종의 상업적 최초 유통일(각 2006. 4. 17.)을 기준으로 볼 때 원고가 최초 전용실시권 계약일 이전에 이미 이 사건 각 품종의 해당 종자들을 상업적 목적으로 양도하였다고 볼 수 있는 점을 고려하면, 이 사건 각 품종은 국내 출원일로부터 역산하여 6년 이전에 이미 이용을 목적으로 양도됨으로써 그 신규성을 갖추지 못하였다고 주4) 주장한다. 그러나 구 종자산업법 제13조 는 물론 현행 식물신품종 보호법 제17조 역시 ‘품종평가를 위한 포장시험, 품질검사 또는 소규모 가공시험을 하기 위하여 해당 품종의 종자나 그 수확물을 양도한 경우’에는 신규성을 상실하지 않는 것으로 규정하고 있는 점, 이에 관하여 원고는 미국 영토 내에서 연구기관들 및 협력사들과 옵션계약을 통하여 이 사건 각 품종의 연구 및 품종 평가를 위한 포장시험 목적으로, 즉 판매하지 않는 조건으로 모수를 출원 이전에 양도하여 연구테스트 관리 지역에 재배하거나 증식하고 있었다고 주장하고 있는 점 등에 비추어 보면, 피고가 들고 있는 위와 같은 사정들이나 그와 관련하여 제출한 증거들을 더하여 보더라도 이 사건 각 품종이 국내 출원일로부터 역산하여 6년 이전에 이미 이용을 목적으로 양도된 바 있다고 단정하기 어렵고, 달리 이 사건 각 품종보호권이 신규성을 갖추지 못하여 무효심판에 의하여 무효로 될 처지에 있다고 인정할 증거도 없다[더욱이 갑 제67호증의 기재에 의하면, 소외 2와 소외 3이 원고를 상대로 이 사건 각 품종에 대한 품종보호등록의 무효를 구하는 심판을 청구하였으나(품종보호심판위원회 2015당002호 및 2015당003호), 위 위원회가 2016. 2. 19. 그 심판청구를 기각하는 결정을 한 사실을 인정할 수 있다]. 사정이 이와 같다면, 이 사건에 있어서는 이 사건 각 품종의 신규성이 인정되어 이 사건 각 품종보호권이 설정되었다는 전제에서 판단할 수밖에 없다.

다) 피고의 통상실시권 보유 여부에 관한 판단

이처럼 이 사건 각 품종의 신규성이 인정되어 이 사건 각 품종보호권이 설정된 것으로 판단되는 이상, 신규성의 예외로서 품종보호권이 인정될 때 성립할 수 있는 통상실시권을 갖고 있음을 전제로 하는 피고의 위 주장은 더 나아가 그 요건을 갖추었는지에 관하여 살펴볼 필요 없이 그 이유 없다.

4. 결론

그렇다면 원고의 청구는 이유 있어 이를 모두 인용할 것인바, 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 피고의 항소를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[[별 지 1] 목록: 생략]

[[별 지 2] 관계 규정: 생략]

주1) 원고는 전자제출방식을 이용하여 2012. 1. 10. 이 사건 각 품종에 관하여 품종보호 등록신청(출원)을 하였고, 국립종자원도 2015. 5. 14. 이 사건 각 품종의 출원일을 2012. 2. 27.에서 2012. 1. 10.로 직권정정하였다.

주2) 국립종자원은 2015. 5. 14. 레벨 품종의 품종보호권에 관하여 존속기간의 종기를 2031. 4. 16.에서 2040. 4. 7.로 직권정정하였다.

주3) 원고는 Fall Creek Nursery와 레벨 품종에 관하여 2006. 1. 18., 카멜리아 품종에 관하여 2006. 3. 1. 각 전용실시계약을 체결하였다.

주4) 피고는 당초에는 신규성 판단의 기산일과 관련하여, 외국에서 품종출원을 한 경우 그 출원일 또는 출원공개일을 기준으로 해야 한다고 주장하였으나(2014. 8. 30.자 준비서면), 상업적 최초 유통일이 아닌 최초 전용실시권 계약일을 기준으로 해야 한다고 주장을 변경하였고(2015. 1. 6.자 준비서면), 다시 위와 같이 주장을 변경하였다.