［2］ 등록서비스표와 유사한 표장을 상품에 사용하는 행위가 등록서비스표의 권리범위에 속하는지 여부의 판단 기준

［3］ 등록서비스표 “ ”의 지정서비스업인 한식점경영업에서의 ‘서비스표의 사용’의 범위에는 확인대상표장 “ ”의 사용상품인 ‘죽용기 포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨’에 표장을 붙이는 행위도 포함된다는 이유로 확인대상표장이 등록서비스표의 권리범위에 속한다고 한 사례

［2］ 등록서비스표와 유사한 표장을 상품에 사용하는 행위가 등록서비스표의 권리범위에 속하기 위해서는 그 상품이 지정서비스업과 관련하여 ‘서비스표의 사용’의 개념범위 내에 속하는 물건과 서로 동일하거나 유사하여야 한다. 다만, 서비스업과 상품 사이의 유사성을 지나치게 광범위하게 판단하여서는 아니 되고, 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공수단, 제공장소와 상품의 밀접한 관계 여부, 서비스의 제공과 상품의 제조·판매가 동일 사업자에 의하여 행하여지는 것으로 인식되는지 여부, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는지 여부 등을 따져 보아 거래사회의 통념에 따라 종합적으로 판단하여야 한다.

［3］ 등록서비스표 “ ”의 지정서비스업인 한식점경영업에서의 ‘서비스표의 사용’의 범위에는 확인대상표장 “ ”의 사용상품인 ‘죽용기 포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨’에 표장을 붙이는 행위도 포함된다는 이유로 확인대상표장이 등록서비스표의 권리범위에 속한다고 한 사례.

2. 소송비용은 피고들이 부담한다.

［증 거］ 갑 제1, 2호증의 각 기재

가. 원고의 등록서비스표와 피고들의 확인대상표장의 내용

(1) 원고의 등록서비스표

(가) 구 성 :

(나) 출원일/등록일/등록번호 : 2002. 10. 29./2004. 6. 4./제101619호

(다) 지정서비스업 : 한식점경영업, 식당체인업(서비스업류 구분 제43류)

(2) 확인대상표장

(가) 구 성 :

(나) 사용자 : 피고들

(다) 사용상품 : 죽용기 포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨

나. 피고들의 권리범위확인 청구원인

피고들은 2005. 6. 20. 확인대상표장이 원고의 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 심판을 청구하였다. 그 청구원인의 요지는 피고들의 확인대상표장과 원고의 등록서비스표의 표장은 극히 유사하지만 그 사용상품과 지정서비스업은 거래형태, 거래범위 및 수요자층 등이 달라 거래사회의 일반 소비자에게 출처의 오인이나 혼동을 일으킬 염려가 없으므로 서로 유사하지 않다는 것이다.

다. 특허심판원의 인용 심결

특허심판원은 이를 2005당1439호 사건으로 심리하여 2005. 9. 27. 다음과 같은 이유로 피고들의 소극적 권리범위 확인심판청구를 인용하였다. ① 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘음식점경영업’은 음식점에서 손님에게 음료수, 주류 및 조리된 음식물을 제공하는 서비스업이고, 확인대상표장의 사용상품인 ‘죽용기 포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨’ 등은 제지업자나 주방기구 제조업자 등이 생산하며, 생활용품점이나 주방기구 도ㆍ소매점에서 가정주부 또는 요식업자 등에게 판매하는 상품이다. ② 음식점을 경영하는 서비스업자가 ‘포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨’ 등을 판매하는 것이 거래의 일반적 현상이라 할 수 없고, 일반 소비자는 음식점경영과 죽용기 판매 등이 동일한 사업자에 의하여 이루어진다고 생각하지 아니한다. ③ 음식물을 제공하는 서비스업과 주방용 상품의 판매는 그 용도나 수요자의 범위에 유사성이 있다고 볼 수 없다.

2. 이 사건의 쟁점

가. 원고의 심결 취소사유 주장의 요지

(1) 음식점경영업, 식당체인업 등을 지정서비스업으로 하는 등록서비스표의 사용에는 음식점에서 수요자에게 제공하는 음식물의 용기, 음식물을 포장하기 위한 쇼핑백 등에 서비스표를 표시하는 행위를 포함하므로, 죽용기 포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨 등에 확인대상표장을 표시하는 것은 등록서비스표의 권리범위에 속한다.

(2) 등록서비스표는 2002년부터 죽전문 프랜차이즈 사업에 사용되기 시작하여 2004년에 이르러서는 전국적으로 널리 알려진 주지, 저명 서비스표가 되었는바, 주지 저명한 등록서비스표의 권리범위는 일반적인 경우보다 넓게 해석하여야 한다.

나. 이 사건의 쟁점

원고의 등록서비스표와 피고들의 확인대상표장은 그 외관ㆍ호칭ㆍ관념이 매우 유사하며, 피고들도 그 점을 다투고 있지는 않다. 결국, 이 사건의 쟁점은 ‘무형의 서비스에 대한 표장’인 등록서비스표와 유사한 상표를 지정서비스와 관련된 ‘유형의 상품들에 사용’하는 경우, 이를 등록서비스표 사용의 권리범위에 포함되는 것으로 볼 수 있는가 하는 점이다.

3. 등록서비스표권의 효력범위 및 지정서비스업과 사용상품의 유사 여부

가. ‘서비스표 사용’의 개념과 범위 및 상표로서의 사용과의 관계

원래 서비스표는 무형인 서비스의 식별표지이고, 상표는 유형의 상품을 식별하기 위한 표장으로서 각자 수행하는 기능이 다르므로, 서비스표를 상품에 사용하는 경우에는 등록서비스표권의 효력이 미칠 수 없음이 법리상 당연하다.

그런데 상표법 제2조 제1항 제6호 는 상표의 사용이라 함은 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’ 등이라고 정의하고, 같은 조 제3항 은 서비스표에 관하여는 특별한 규정이 없는 한 상표에 관한 규정을 적용한다고 규정하고 있다. 따라서 ‘서비스표의 사용’의 문언적 의미는 ‘서비스업 또는 서비스업의 포장에 서비스표를 표시하는 행위’라고 할 수 있지만, 서비스는 무형의 용역이어서( 상표법 제2조 제1항 제2호 ) 그 자체에 서비스표를 표시하는 것은 불가능하다.

그러므로 ‘서비스표의 사용’의 개념에는 서비스를 제공하는 장소에 부착한 간판에 서비스표를 표시하는 행위, 지정서비스업에 관한 광고전단, 정가표 또는 거래서류에 서비스표를 붙여서 배포ㆍ사용하는 행위가 이에 포함되고, 나아가 서비스 제공시 수요자에게 제공하는 물건에 서비스표를 붙이는 행위, 서비스 제공시 수요자에게 제공하는 물건에 서비스표를 붙인 것을 사용하여 서비스를 제공하는 행위, 서비스의 제공시 그 제공에 수반되는 등 필수적으로 관계된 물건에 서비스표를 붙이는 행위도 이에 포함된다고 봄이 마땅하다.

나. 서비스표를 상품에 사용할 경우 지정서비스업과 상품의 유사 여부 판단 방법

나아가 상표법 제66조 제1호 가 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위를 상표권 등의 침해로 본다고 규정한 취지에 비추어 보면, 등록서비스표와 유사한 표장을 상품에 사용하는 행위가 등록서비스표의 권리범위에 속하기 위해서는 그 상품이 지정서비스업과 관련하여 ‘서비스표의 사용’의 개념범위 내에 속하는 물건과 서로 동일하거나 유사하여야 한다.

다만, 서비스업과 상품 사이의 유사성을 지나치게 광범위하게 판단하여서는 아니 되고, 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공수단, 제공장소와 상품의 밀접한 관계 여부, 서비스의 제공과 상품의 제조·판매가 동일 사업자에 의하여 행하여지는 것으로 인식되는지 여부, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는지 여부 등을 따져 보아 거래사회의 통념에 따라 종합적으로 판단하여야 한다.

다. 원고의 등록서비스표 사용의 권리범위가 피고들의 상품에 미치는지 여부

(1) 한식점경영업의 방법과 죽 판매 서비스의 제공 형태

변론 전체의 취지에 의하면, 다음 사실을 인정할 수 있다.

(가) 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘한식점경영업’은 한식(한식) 음식물을 먹고자 하는 손님에게 음료수, 주류 및 조리된 음식물을 제공하는 음식점을 경영하는 사업을 의미하고, 한식의 종류에는 죽(죽)도 포함하며, ‘식당체인업’은 다수의 식당 운영자들에게 동일한 상호ㆍ상표ㆍ영업비밀ㆍ직원교육 및 물품의 구입 등을 포함하여 전반적으로 영업 운영상의 서비스를 제공하는 사업을 의미한다.

(나) 죽 음식점을 경영하려면 서비스의 제공물인 죽(죽)을 죽용기에 담아서 수저와 함께 제공할 수밖에 없고, 그 밖에 젓가락과 냅킨 등을 제공하는 것이 일반적이다.

(다) 최근에는 도식락문화가 발달함에 따라 음식점에서 직접 먹지 않고 포장하여 줄 것을 요구하는 사람도 많은데, 이러한 경우에는 죽용기에 죽을 담아 포장용 쇼핑백에 넣어 제공함이 보통이다.

(라) 한편, 확인대상표장의 사용상품인 ‘죽용기 포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨’ 등은 일반적으로 포장지나 주방기구 제조업자가 생산하고, 수퍼마켓 등 생활용품점이나 주방기구의 판매점에서 가정주부 또는 식당운영자 등에게 판매하는 상품이다.

(2) 죽판매서비스에 죽용기 등의 사용이 포함되는지 여부

위 사실들에 의하면, 거래실정상 죽판매 서비스업자가 죽을 제공할 때 ‘포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨’ 등을 함께 제공하는 것이 일반적인 현상이라 판단된다. 또한, 확인대상표장의 사용상품인 ‘죽용기 포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨’ 등은 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘한식점경영업’과 매우 밀접한 관계가 있고, 위 사용상품은 지정서비스업의 서비스제공에 있어서 필수적으로 수반되는 물품들이라고 볼 수 있다. 나아가 거래사회의 실정으로 보아 죽판매 영업에서 서비스 제공시 수반되는 물품인 죽용기나 죽용기 포장용 쇼핑백 등은 그 서비스업의 경영자가 제조 또는 납품받아 수요자에게 제공하는 것이 보통이어서, 피고가 죽용기 포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨 등에 확인대상표장 “ ”을 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 위 상품들이나 그것과 함께 제공하는 음식물이 원고의 상품인 것으로 오인ㆍ혼동시킬 우려가 있으므로, 확인대상표장의 사용상품과 등록서비스표의 일부 지정서비스업 사이에 유사성이 인정된다.

그렇다면 한식점경영업에서 ‘서비스표의 사용’의 범위에는 서비스 이용을 위하여 손님에게 제공되는 물건에 표장을 붙이는 행위, 즉 죽을 제공하면서 죽을 담은 용기 또는 죽용기를 포장하는 쇼핑백에 표장을 붙이는 행위도 포함된다고 봄이 옳다. 확인대상표장의 사용이 등록서비스표의 사용에 포함되는 이상, ‘죽용기 포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨’ 등을 사용상품으로 하는 확인대상표장은 ‘한식점경영업, 식당체인업’을 지정서비스업으로 하는 원고의 등록서비스표의 권리범위에 속한다고 볼 수밖에 없다.

라. 소결론

결국, 등록서비스표와 확인대상표장은 표장이 서로 동일ㆍ유사하고, 그 지정서비스업과 사용상품이 서로 밀접한 관계에 있어 유사하다. 따라서 원고의 나머지 주장에 대하여 판단할 필요도 없이 확인대상표장은 등록서비스표의 권리범위에 속하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

판사 문용호(재판장) 설범식 서영철

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관련문헌