[2] 권리범위확인에 있어서 실용신안의 등록청구범위에 기재된 구성요소 중 일부를 구성요소에서 임의로 제외하여 해석할 수 있는지 여부(소극)

[2] 실용신안의 등록청구범위에는 고안의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재되어야 하는 것이고, 실용신안의 보호범위는 등록청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지므로, 실용신안의 등록청구범위에 기재된 구성요소는 모두 당해 실용신안고안의 구성에 없어서는 아니 되는 필수적 구성요소로 보아야 할 것이고 그 중 일부를 구성요소에서 임의로 제외하여 해석할 수는 없다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

[증거 : 갑1 내지 6, 8호증, 을1 내지 5, 7, 8호증]

가. 이 사건 등록고안

원고의 이 사건 등록고안(등록번호 제233014호, 2001. 1. 8. 출원, 2001. 5. 23. 등록)은 "천연옥을 배설한 침구"에 관한 것으로서, 그 등록청구범위 및 도면은 별지 1과 같다.

나. 확인대상고안

확인대상고안의 도면 및 설명서는 별지 2와 같다.

다. 비교대상고안들

(1) 비교대상고안 1

2000. 4. 25.자 공개실용신안공보(공개번호 실2000-7280호, 을1호증)에 게재된 "원적외선 방사체의 부착구조"에 관한 것으로서, 그 등록청구범위 및 도면은 별지 3과 같다.

(2) 비교대상고안 2

1998. 12. 5.자 공개실용신안공보(공개번호 실1998-68702호, 을2호증)에 게재된 "섬유지의 옥판 부착구조"에 관한 것으로서, 그 등록청구범위 및 도면은 별지 4와 같다.

(3) 비교대상고안 3

1988. 5. 12.자 일본 공개실용신안공보(공개번호 소63-71054호, 을3호증)에 게재된 "하체의(하체의)"에 관한 것으로서, 바지, 스커트 등 하체의의 허리 안쪽 표면의 적당한 위치에 파장이 7~10미크론의 원적외선을 방사하는 칩 형태의 세라믹판을 배치함과 동시에 세라믹판을 그대로 매끄러운 소재로 형성한 피복재로 피복하여 피복재를 허리 안쪽에 고착하고, 피복재의 세라믹판 상면에 접하는 부분에 구멍을 형성한 것을 특징으로 하는 것인바, 그 도면은 별지 5와 같다.

(4) 비교대상고안 4

2000. 4. 15.자 등록실용신안공보(등록번호 제178973호, 을4호증)에 게재된 "건강기능재 부착 침대 매트리스"에 관한 것으로서, 고안의 상세한 설명에는 연옥(70)을 망사천(30)에 부착하기 위한 부착수단인 지지체(72)에 관하여 기재하고 있는바, 그 도면은 별지 6과 같다.

(5) 비교대상고안 5

1999. 5. 14.자 한국일보에 게재된 전면광고(제31면, 을5호증)로서, 다수의 육각형의 돌출부를 가진 매트 사진이 개시되어 있다.

(6) 비교대상고안 6

2000. 12. 1.자 등록실용신안공보(등록번호 제206400호, 을8호증)에 게재된 "옥이 부착된 침구의 옥의 부착구조"에 관한 것으로서, 시트에 옥이 부착된 침구에 있어서, 옥(10)이 게재되는 고정대(20)의 테두리 일측면을 시트(3)로 형성되는 결합구(4)에 일치시키고, 위 고정대(20)의 좌측 돌출부는 부착용 시트(30)의 게재홈(21)에 수용 설치한 상태에서 위 시트(3)와 부착용 시트(30)를 접착하여 옥(10)의 부착 고정이 이루어짐을 특징으로 하는 옥이 부착된 침구의 부착구조가 나타나 있는바, 그 도면은 별지 7과 같다.

라. 이 사건 심결의 경위

피고는 원고를 상대로, 이 사건 등록고안은 비교대상고안 1 내지 3에 의하여 그 출원 전에 이미 공지된 기술이거나 공지기술로부터 극히 용이하게 고안할 수 있는 것일 뿐만 아니라, 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 기술적 요지를 전혀 포함하고 있지 아니하고 세라믹판을 감싸는 포장부재의 구성도 상이하므로, 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2002당2222호로 심리하여, 2003. 9. 23. 아래와 같은 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

마. 이 사건 심결 이유의 요지

이 사건 등록고안이 비교대상고안 1 내지 3에 의하여 그 출원 전에 공지되었는지 여부를 보면, 비교대상고안 1, 2에는 이 사건 등록고안의 천연옥을 감싼 포장비닐지 상면에 다수의 유통공을 천공한 구성 및 물침대를 구성하는 합성수지원단(1)과 특수솜(3) 간에 게르마늄, 맥반석 등의 바이오세라믹층(2)에 관한 구성을 찾아볼 수 없고, 비교대상고안 3은 이 사건 등록고안과 그 기술분야 및 구성이 전혀 다르므로, 이 사건 등록고안이 비교대상고안 1 내지 3에 의하여 공지되었다고 볼 수 없다.

그러나 확인대상고안과 이 사건 등록고안을 대비하여 보면, 이 사건 등록고안의 기술구성 중 천연옥을 비닐포장지로 감싼 다음 그 상면을 천공하여 다수의 유통공을 형성하고 고주파 등의 처리에 의해 합성수지원단에 천연옥을 부착하는 점은 확인대상고안에서 세라믹판을 매트의 표면에 부착하기 위하여 세라믹판을 내외필름으로 감싸고 그 상면을 크게 천공하여 유통공을 형성한 다음 고주파 등의 처리로 부착하는 것과 차이가 없고, 위 유통공의 개수 차이는 단순한 설계변경에 불과하나, 확인대상고안에는 이 사건 등록고안의 합성수지원단(1)과 특수솜(3) 간에 게르마늄, 맥반석 등의 바이오세라믹층(2)이 적층된 물침대에 관한 구성이 전혀 포함되어 있지 아니하고, 그로 인하여 확인대상고안은 물침대에 따른 작용효과가 달성될 수 없는 것이므로, 이 사건 등록고안과 확인대상고안은 서로 다른 별개의 고안으로서, 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 심결 취소사유

(1) 이 사건 등록고안의 등록청구범위 중 "합성수지원단(1)과 특수솜(3) 간에 게르마늄, 맥반석 등의 바이오세라믹층(2)을 구성하고 합성수지원단(1) 상표면에 다수의 천연옥(5)을 감싼 포장비닐지(6)를 고주파 접착하여 물침대를 구성함에 있어서" 부분은 출원인이 의식적으로 공지의 기술로 밝히고 있으므로 이 사건 등록고안의 기술적 구성요소가 될 수 없고, 이 사건 등록고안의 구성요소는 천연옥을 포장비닐지로 감싼 구성, 포장비닐지의 상면에 다수의 유통공을 천공한 구성 및 천연옥을 감싼 포장비닐지를 공지의 합성수지원단 표면에 고주파, 초음파 접착시키거나 봉착한 침구에 관한 구성이라고 할 것인데, 이는 확인대상고안에서 세라믹판을 내·외필름으로 감싼 구성, 외필름 상면에 하나의 유통공을 천공한 구성 및 내·외필름과 접합필름을 시트에 고주파 접합시킨 구성과 각각 동일하고, 다만 확인대상고안은 내·외필름 사이에 동판 띠를 배치한 점에서 구성상 차이가 있으나, 이러한 차이는 이 사건 등록고안의 구성요소를 모두 갖추고 여기에 새로운 구성을 추가한 것에 불과하므로, 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다.

(2) 가사 이 사건 등록고안의 위 전제부 구성을 이 사건 등록고안의 구성요소의 하나로 보더라도 위 구성은 원적외선 방출과는 전혀 관계가 없는 구성으로서 중요한 구성요소가 아니고 이를 생략하더라도 이 사건 등록고안의 기술적 목적을 달성할 수 있으므로, 이 사건 등록고안의 권리범위를 벗어나고자 위 구성을 생략한 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다.

나. 피고 주장

확인대상고안은 이 사건 등록고안의 구성요소를 다 갖추지 아니하였을 뿐 아니라, 이 사건 등록고안은 그 출원 전에 공지된 비교대상고안 1 내지 6에 의하여 공지된 것이거나 또는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그로부터 극히 용이하게 고안할 수 있는 것에 불과하고, 나아가 확인대상고안 역시 비교대상고안 1 내지 5로부터 극히 용이하게 실시할 수 있는 것이거나 또는 비교대상고안 6의 구성을 조금 변화시킨 것에 불과하므로, 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 먼저 이 사건 등록고안과 확인대상고안을 대비하여 확인대상고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하는지 여부를 본다.

(1) 등록고안의 등록청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 등록고안과 대비되는 확인대상고안이 등록고안의 등록청구범위의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상고안은 등록고안의 권리범위에 속하지 아니하고( 대법원 2001. 9. 7. 선고 99후1584 판결 참조), 한편 실용신안의 등록청구범위에는 고안의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재되어야 하는 것이고( 실용신안법 제9조 제4항 제3호 ), 실용신안의 보호범위는 등록청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지므로( 실용신안법 제42조 , 특허법 제97조 ), 실용신안의 등록청구범위에 기재된 구성요소는 모두 당해 실용신안고안의 구성에 없어서는 아니 되는 필수적 구성요소로 보아야 할 것이고 그 중 일부를 구성요소에서 임의로 제외하여 해석할 수는 없다고 할 것이다.

(2) 이 사건 등록고안의 구성요소를 그 등록청구범위에 의하여 나누어 보면, ① 합성수지원단(1)과 특수솜(3) 간에 게르마늄, 맥반석 등의 바이오세라믹층(2)을 형성한 물침대 구성, ② 합성수지원단(1) 상 표면에 다수의 천연옥(5)을 감싼 포장비닐지(6)를 고주파 또는 초음파 접착 또는 봉착시킨 구성, ③ 천연옥(5)의 포장비닐지(6)의 상면에 다수의 유통공(7)을 천공한 구성으로 구분된다.

위 ①구성은 이 사건 등록고안의 대상인 물침대의 구조에 관한 것으로서, 물침대를 특수솜(3), 게르마늄, 맥반석 등의 바이오세라믹층(2), 합성수지원단(1) 등 3개층을 밑에서부터 순차로 적층하여 형성한 것을 특징으로 하는 것이고, 그로 인하여 이 사건 등록고안은 그 명세서에 기재된 바와 같이 합성수지원단(1)의 물 충진실 밑에 게르마늄, 맥반석 등의 바이오세라믹층(2)을 구성함에 따라 천연이온이 물을 통해 원활하게 방출되도록 하는 작용효과가 있는 반면, 확인대상고안은 시트(11)가 형성된 단순한 매트(1)로서 위 ①구성과 동일하거나 그에 대응될 만한 구성이 결여되어 있고{확인대상고안의 다수의 세라믹판(34)은 시트(11) 표면에 접합되어 있으므로 위 ②구성의 다수의 천연옥(5)에 대응하는 구성일 뿐 위 ①구성의 바이오세라믹층(2)에 대응하는 구성이라고 보기는 어렵다.} 그로 인하여 이 사건 등록고안의 위와 같은 작용효과도 얻을 수 없다고 할 것이다.

이에 관하여 원고는, 위 ①구성은 등록청구범위의 전제부에 기재된 것으로서 출원인이 의식적으로 공지의 기술로 밝히고 있으므로 이 사건 등록고안의 구성요소가 될 수 없다는 취지로 주장하나, 위 ①구성 역시 이 사건 등록고안의 등록청구범위에 포함되어 있음이 명백한 이상 당연히 이 사건 등록고안의 구성요소에 해당하는 것으로 보아야 하고, 그것이 전제부가 기재되었다는 이유로 이를 구성요소에서 임의로 제외할 수는 없다고 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

또한 원고는, 위 ①구성은 원적외선 방출과는 전혀 무관한 구성으로서 중요한 구성요소가 아니므로 이를 생략하더라도 이 사건 등록고안의 기술적 목적을 달성할 수 있고 그에 따라 이 사건 등록고안의 권리범위를 벗어나기 위해 위 구성을 생략한 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다고 주장하나, 실용신안등록청구범위의 청구항은 고안의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재하도록 규정하고 있고( 실용신안법 제9조 제4항 제3호 ), 고안의 구성에 없어서는 아니 되는 사항으로서 어떠한 사항을 등록청구범위에 기재할 것인지는 출원인의 자유에 맡겨져 있으며, 등록고안의 기술적 범위는 그러한 등록청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 점( 실용신안법 제42조 에 의하여 준용되는 특허법 제97조 ) 등에 비추어 볼 때, 고안의 구성에 없어서는 아니 되는 사항의 하나로 등록청구범위에 기재하였음에도 권리행사의 단계에서 그 사항이 당해 고안의 구성요소 중 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 이를 무시하는 것은 사실상 등록청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다고 할 것이고, 그에 따라 생략된 위 구성이 이 사건 등록고안에 있어서 중요한지 여부, 이를 생략하는 것이 용이한지 여부 등에 관하여 더 살필 필요 없이 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것이므로, 위 주장도 이유 없다

위 ②구성은 천연옥(5)을 합성수지원단(1)에 고정하기 위하여 천연옥(5)을 포장비닐지(6)로 감싼 후 이를 합성수지원단(1) 표면에 고주파 또는 초음파 접착 또는 봉착시킨 구성이고, 이에 대응하여 확인대상고안에는 세라믹판(34)을 매트(1)에 고정하기 위하여 세라믹판(34)을 동판 띠(32)가 구비된 포장부재(33)의 육각형 구멍에 위치되도록 한 후 포장부재(33)를 압착 및 고주파 가공에 의해 접합필름(31)에 접합시키고 다시 이를 압착 및 고주파 가공에 의해 시트(11)에 접합시킨 구성이 있는바, 위 각 구성 모두 천연옥(5) 또는 세라믹판(34) 등 원적외선을 방출하는 물체를 침구 표면에 고정함으로써 그 이탈을 방지하기 위한 것이고, 그 수단으로 포장비닐지(6) 또는 동판 띠(32)가 구비된 포장부재(33)와 접합필름(31)을 이용하여 위 물체를 감싼 후 이를 고주파 접착의 방법으로 침구 표면에 접합시킨 것이라는 점에서, 그 구성 및 효과에 별다른 차이가 없다고 할 것이다.

위 ③구성은 천연옥(5)을 감싼 포장비닐지(6)의 상면에 다수의 유통공(7)을 형성함으로써 원적외선과 인체에 유익한 다수의 성분이 방출되도록 한 것이고, 이에 대응하여 확인대상고안에는 띠 형태의 포장부재(33)를 고주파 가공으로 천공하여 형성한 육각형 구멍이 있는바, 양 구성 모두 천연옥(5) 또는 세라믹판(34)으로부터 방출되는 원적외선 등이 통과하기 위한 구멍을 형성한 것이라는 점에서 다소 공통점이 있으나, 이 사건 등록고안의 유통공(7)은 1개의 천연옥(5) 상면에 다수 형성된 것인 반면, 확인대상고안의 육각형 구멍은 세라믹판(34)의 단턱(34a) 안쪽에 1개만 형성된 것이므로 그 개수에 차이가 있고, 그로 인하여 이 사건 등록고안의 천연옥(5)은 유통공이 형성된 부분만 외부로 노출되어 있고 나머지 부분은 포장비닐지(6)로 덮여 있게 되어 천연옥(5)이 사람의 피부에 직접 닿지 않게 되는 반면, 확인대상고안의 육각형 구멍은 별지 2의 도3에서 보는 바와 같이 세라믹판(34)의 단턱(34a)을 제외한 안쪽의 돌출된 부분에 비교적 크게 형성되어 있어 피부에 직접 접촉하게 되는 것이므로 그 작용효과에 차이가 있다고 할 것이고, 그에 따라 위 각 구성은 그 구성 및 작용효과가 상이하여 상호 균등관계에 있다고 볼 수도 없다고 할 것이다.

(3) 따라서 확인대상고안에는 이 사건 등록고안의 구성요소 중 ①구성이 결여되어 있고, 이 사건 등록고안의 ③구성과 그에 대응하는 확인대상고안의 구성이 상이하며 양 구성이 상호 균등관계에 있다고 볼 수도 없으므로, 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것이다.

나. 소결론

따라서 확인대상고안은 이 사건 등록고안과 구성이 상이하므로 이 사건 등록고안이 비교대상고안 1 내지 6에 의하여 공지되었는지 여부 등에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

4. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 이재환(재판장) 박성수 김철환

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