[2] 구 특허법 제36조 제3항 등의 적용에 있어 출원이 경합된 상태에서 사후 권리자가 등록된 특허권이나 실용신안권 중 하나를 포기하였다고 하여 경합출원으로 인한 하자가 치유되는지 여부(소극)

[2] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제36조 제3항 등의 적용에 있어 특허권이나 실용신안권의 포기에 의하여 경합출원의 하자가 치유되어 제3자에 대한 관계에서 특허권의 효력을 주장할 수 있다고 보는 것은 명문의 근거가 없을 뿐만 아니라 권리자가 포기의 대상과 시기를 임의로 선택할 수 있어 권리관계가 불확정한 상태에 놓이게 되는 등 법적 안정성을 해칠 우려가 있는 점, 특허권이나 실용신안권의 포기는 그 출원의 포기와는 달리 소급효가 없음에도 결과적으로 그 포기에 소급효를 인정하는 셈이 되어 부당하며, 나아가 특허권 등의 포기는 등록만으로 이루어져 대외적인 공시방법으로는 충분하지 아니한 점 등을 종합하여 보면, 출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리자가 그 권리를 포기하였다고 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다.

1. 상고이유 제1점에 대하여

구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제36조 를 적용하기 위한 전제로서 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부를 판단함에 있어서는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수는 없다 할 것이다 ( 대법원 1990. 2. 27. 선고 89후148 판결 참조).

기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명 제1, 2항은 방법의 발명이고, 비교대상발명 제1, 2항은 물건의 발명(고안)이지만, 그 기술사상의 실체를 파악하여 이에 터잡아 대비하여 보면 위 각 대비되는 발명들은 동일한 기술사상에 대하여 단지 표현양식에 차이가 있는 것에 불과하다고 보일 뿐이므로, 두 발명은 동일한 발명으로 봄이 상당하다.

같은 취지인 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 발명의 동일성에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

2. 상고이유 제2점에 대하여

원심은 그 채용증거들에 의하여 동일한 발명인 이 사건 특허발명과 비교대상발명이 모두 같은 날 피고에 의하여 출원되어 각각 특허권과 실용신안권으로 등록된 사실을 인정한 다음, 비록 피고가 이 사건 무효심판 제기 전에 비교대상발명에 대한 실용신안권을 포기했다 하더라도 이 사건 특허발명은 구 특허법 제36조 제3항 , 제2항 에 위반되어 등록된 것으로서 같은 법 제133조 제1항 제1호 에 의하여 그 특허등록은 무효라고 판단하였다.

구 특허법 제36조는 제2항 은 “동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.”, 같은 조 제3항 은 “특허출원에 대한 발명과 실용신안등록출원에 대한 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것일 때에는 제2항 의 규정을 준용한다.”, 같은 조 제4항 은 “특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효 또는 취하되거나 실용신안등록출원이 각하된 때에는 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제3항 의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다.”고 규정하고 있으며, 한편 제133조 제1항 제1호 는 제36조 제1항 내지 제3항 에 위반된 경우 이해관계인은 특허의 무효심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있다.

이와 같이 구 특허법은 동일한 발명에 대하여 같은 날 2 이상의 특허출원이 있는 경우(이하 ‘경합출원’이라고 한다) 이를 등록무효 사유로 규정하면서, 다만 특허출원인의 협의가 있거나 특허출원이 무효 또는 취하된 때에 한하여 예외적으로 특허를 받을 수 있도록 규정하고 있을 뿐, 특허권이나 실용신안권의 포기를 그 예외사유로 규정하고 있지는 아니한 점, 따라서 그 포기에 의하여 경합출원의 하자가 치유되어 제3자에 대한 관계에서 특허권의 효력을 주장할 수 있다고 보는 것은 우선 명문의 근거가 없을 뿐만 아니라, 권리자가 포기의 대상과 시기를 임의로 선택할 수 있어 권리관계가 불확정한 상태에 놓이게 되는 등 법적 안정성을 해칠 우려가 있는 점, 특허권이나 실용신안권의 포기는 그 출원의 포기와는 달리 소급효가 없음에도( 구 특허법 제120조 참조) 결과적으로 그 포기에 소급효를 인정하는 셈이 되어 부당하며, 나아가 특허권 등의 포기는 등록만으로 이루어져 대외적인 공시방법으로는 충분하지 아니한 점 등을 종합하여 보면, 출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리자가 그 권리를 포기했다 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다 할 것이다.

같은 취지인 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 구 특허법 제36조 에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.