[2] 실용신안권에 대한 무효심판청구의 기각 심결 후 실용신안권자가 그 권리를 포기한 경우, 실용신안권의 존재로 인한 법적 불이익이 현실적으로나 잠재적으로 없다면 심결취소소송의 소의 이익이 있는지 여부(소극)

[2] 실용신안권에 대한 무효심판청구를 기각하는 심결 후에 실용신안권자가 그 권리를 포기하여 장래 권리의 대항을 받을 염려가 사라진 상태에서, 그 권리소멸시까지 실용신안권이 유효함을 전제로 한 법적 분쟁이 발생하지도 아니하였고 실시권계약의 존재 등 향후 법적 분쟁이 발생할 소지가 있는 사실관계도 없는, 즉 당해 실용신안권의 존재로 인한 법적 불이익이 현실적으로나 잠재적으로 구체화되지 않은 채 권리가 포기된 상태의 무효심판청구인에게는 그 심결의 취소를 구할 법적 불이익이 존재하지 않으므로, 그러한 심결에 대한 심결취소소송은 소의 이익이 없어 부적법하다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

[인정 근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1, 3, 4호증, 을 제1호증]

피고는 2005. 3. 14. 이중출원(원출원 : 동일자 특허출원)하여 2005. 6. 2. 등록번호 제386630호로 실용신안등록을 받은 후 기술평가절차 중인 2006. 5. 19. 정정청구하여 2006. 8. 9. 정정된 청구범위의 등록을 유지하는 내용의 기술평가결정을 받은, 명칭이 “수납선반 고정구”인 이 사건 등록고안의 실용신안권자이고, 이 사건 등록고안은 종래 수납선반 고정구의 구조에서 선반을 협지시키기 위한 구성과 그 선반을 지지봉에 고정시키기 위한 구성을 각각 구비하여야 함으로써 생기는 문제점을 해결하기 위하여 단일의 조임수단에 의하여 수납선반을 협지시킴과 동시에 수납선반을 지지봉에 고정시키는 구성을 채용한 것을 특징으로 하는 고안이다.

원고는 2006. 1. 26. 이 사건 등록고안이 공지된 기술로부터 극히 용이하게 고안할 수 있어서 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였고, 이에 대하여 피고는 2006. 7. 28. 위 기술평가절차에서의 정정청구와 같이 청구항 1., 3.을 삭제하고 청구항 2.를 일부 고치는 내용의 정정청구를 하였는바, 특허심판원은 피고의 정정청구는 기술평가절차에서 같은 내용으로 2006. 8. 9. 이미 정정확정되었다는 이유로 받아들이지 아니하고, 원고의 무효심판청구 중 청구항 1., 3.에 대하여는 이미 삭제되어 존재하지 아니하는 청구항에 대한 부적법한 청구라는 이유로 각하하는 한편, 청구항 2.에 대하여는 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.

한편, 이 사건 등록고안은 이 사건 심결취소소송이 제기된 후에 원출원된 특허가 받아들여짐에 따라 2006. 12. 22. 피고의 포기에 의하여 말소등록되었다.

2. 이 사건 소의 적법 여부

[인정 근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 13호증, 을 제1호증, 경험칙, 변론 전체의 취지]

본안에 관하여 판단하기에 앞서 직권으로 이 사건 소의 적법 여부에 관하여 본다.

가. 구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 전문 개정되기 전의 것) 제49조 제2항 , 제1항 은 “실용신안등록의 무효심판은 실용신안권이 소멸한 이후에도 이를 청구할 수 있다.”고 규정하고 있고, 같은 법 제42조 에 의하여 준용되는 특허법 제120조 는 “특허권·전용실시권 및 통상실시권의 포기가 있는 때에는 특허권·전용실시권 및 통상실시권은 그때부터 소멸된다.”고 규정하고 있으므로, 실용신안권의 포기는 장래에 향하여 효력이 있을 뿐 포기하기 전까지는 권리가 유효하게 존재하는 것이고, 그 유효하게 존재하던 때의 실용신안권에 관하여 무효를 다툴 이익이 있는 이해관계인으로서는 무효심판의 청구와 그 심판청구를 기각한 심결에 대한 심결취소소송을 제기할 수 있음이 원칙이다.

그러나 실용신안권에 대한 무효심판청구가 기각된 심결 이후에 그 실용신안권이 포기되어 장래 권리의 대항을 받을 염려가 사라진 상태에서, 그 권리소멸시까지 실용신안권의 유효를 전제로 한 법적 분쟁이 발생하지도 아니하고, 실시권계약의 존재 등 향후 법적 분쟁이 발생할 소지가 있는 사실관계가 있지도 않은, 즉 당해 실용신안권의 존재로 인한 법적 불이익이 현실적으로도, 잠재적으로도 구체화되지 않은 채 권리가 포기된 상태의 무효심판청구인에게 있어서는, 기각 심결의 존재 등 형식적이거나 사실상의 불이익 외에 달리 그 심결의 취소를 구할 법적 불이익이 존재하지 않으므로, 그러한 심결에 대한 심결취소소송은 소의 이익이 없어 부적법하다고 할 것이다.

나. 이 사건 등록고안은 동일한 내용의 동일자 특허출원을 원출원으로 하여 이중출원된 것으로, 이 사건 소 제기 이후에 위 특허출원이 받아들여짐에 따라 포기에 의하여 말소등록되었음은 앞서 본 바와 같고, 원고 또한 위 말소등록시까지 이 사건 등록고안을 둘러싸고 피고 또는 제3자와 사이에 어떠한 법적 분쟁이나 그러한 분쟁이 발생할 소지가 있는 계약관계 등이 존재하지 않음을 자인하고 있는바(원·피고가 이 사건 소를 진행하는 실질적인 이유는 이 사건 등록고안을 둘러싼 분쟁 때문이 아니라, 이 사건 소에서의 판단이 동일 내용의 원출원 특허에 관한 분쟁에 미칠지도 모르는 사실상의 영향력 때문인 것으로 보인다), 이와 같이 법적 분쟁의 소지 없이 이 사건 등록고안에 관한 권리가 포기되었을 뿐만 아니라, 동일한 내용으로 특허와 실용신안의 이중출원을 한 뒤 특허를 받기 위하여 실용신안을 포기한 경우 권리자가 실질적으로 취득하였고 분쟁의 근거가 되는 것은 잔존하는 특허권이라고 할 것이어서, 원고로서는 이 사건 심결의 존재나 장래 다투게 될 특허무효쟁송에 대한 영향 등 형식적이거나 사실상의 불이익 외에 달리 이 사건 등록고안의 유·무효에 관한 심결의 취소를 구할 실질적인 법적 불이익은 없어졌으므로, 이 사건 소는 이 사건 등록고안의 말소등록에 따라 소의 이익이 없게 되었다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 소는 부적법하므로 이를 각하하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 이기택(재판장) 오충진 김태현

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