[거절사정][공1992.2.15.(914),686]
출원상표 'BARITOP(바리탑)'은 미등록 주지상표인 엑스레이 조영제에 관한 인용상표 'BARITOP'과 동일상표이므로 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제9호 및 제11호 에 의하여 등록받을 수 없다고 본 사례
일본의 사까이 가가꾸 고오교 가부시기 가이샤의 엑스레이 조영제에 관한 인용상표 “BARITOP”은 우리나라에 등록된 상표가 아니라 하더라도 국내의 동업계에서 잘 알려진 주지상표이고, 동종 상품을 지정상품으로 한 출원상표 “BARITOP(바리탑)”은 인용상표와 칭호, 관념, 외관이 동일한 동일상표이므로 출원상표는 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제9호 및 제11호 에 의하여 등록받을 수 없다고 본 사례.
주식회사 태준제약 소송대리인 변호사 김상걸 외 1인
특허청장
상고를 기각한다.
상고비용은 출원인의 부담으로 한다.
상고이유를 본다.
1. 원심결의 이유에 의하면 원심은, 출원인의 본건 출원상표(이하 본원상표라 한다)는 '바리탑(BARITOP)'으로서, 상품구분 제10류 무기산류, 인공감미료, 중추신경계용약제, 엑스레이조영제, 호흡기관용약제 등을 지정상품으로 한 것인데, 일본의 사까이 가가꾸 고오교 가부시기 가이샤의 엑스레이조영제의 상표 BARITOP(이하 인용상표라고 한다)은 우리나라에 등록된 상표가 아니라 하더라도 국내의 동업계에서 잘 알려진 주지의 상표이고 [출원인의 선등록상표인 (상표등록번호 생략) “태준 바리탑(TAE JOON BARITOP)”이 구 상표법 제9조 제1항 제9호 에 의하여 주지된 인용상표와 유사한 상표라는 이유로 등록무효심결이 확정되었다], 본원상표는 인용상표에 그 구성영문자의 한글음표기에 불과한 한 글자를 병기한 정도에 불과하여 본원상표와 인용상표는 그 칭호, 관념, 외관이 동일한 상표라고 인정한 다음 주지된 인용상표와 동일한 본원상표를 사용할 경우 수요자나 일반거래자에게 인용상표권자와 특수한 관계에 있는 자로 상품의 품질의 오인 및 수요자 기만의 우려가 있으므로 본원상표는 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 이전의 것) 제9조 제1항 제9호 및 같은 조 제11호 소정의 상표부등록사유에 해당된다는 이유로 본원상표출원을 거절한 원사정은 정당하다 고 판단하고 있다.
2. 기록에 의하면 상고인이 1982년부터 인용상표를 부착한 사까이 가가꾸 고오교 가부시기 가이샤가 제조한 엑스레이 조영제품을 수입 판매하여 위 제품이 국내의 시장 50% 이상을 점유하게 됨으로써 위 인용상표가 국내의 수요자에게 널리 알려지게 되었고 그 후 상고인이 1983년 일본 회사와 기술제휴계약을 맺고 1984년부터 국내에서 엑스레이 조영제 제품을 개발하여 이것에 출원인의 선등록상표와 본원상표를 부착하여 독점판매하기 시작한 사실이 인정되므로 출원인이 국내에서 엑스레이 조영제를 독점적으로 제조하고 그 제품에 선등록상표와 본원상표를 부착하여 판매하게 되었다 한들, 그 때에는 이미 인용상표가 국내에서 수요자 간에 널리 인식되어 주지상표가 된 이후이어서 출원인이 국내에서 독점적으로 제조, 판매한 제품에 인용상표의 주지성 획득에 장애가 되지 아니한다고 볼 것이고, 원심결의 설시는 미흡하나 결국 이와 같은 취지에서 인용상표가 주지된 상표라고 판단한 것이라고 볼 것이어서 수긍이 가고 거기에 주지상표에 관한 법리오해가 있었다고 할 수 없다. 주장은 이유 없다.
3. 주장은 본원상표는 상고인의 상호와 제품명이 상호결합된 형태로서 상호의 식별력이 다른 상표구성요소보다 훨씬 두드러지므로 수요자들로 하여금 상품출처에 관하여 오인, 혼동을 유발할 위험은 전무하다는 것이나 그 취지는 등록무효심판이 확정되어 말소된 출원인의 선등록상표 '태준 바리탑(TAE JOONBARITOP)'에 관한 것일 뿐, 본원상표 '바리탑(BARITOP)'이 인용상표와 상이하다는 주장은 아니므로 본원상표의 등록요건에 관한 이 사건에는 적법한 상고이유가 될 수 없다.
그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 출원인의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판단한다.