International LLC )

미국 콜로라도 80110 잉글우드 스위트 씨 200 잉글우드 파크 웨이

800 ( 800 Englewood Parkway, Suite C200, Englewood, Colorado ,

U. S. A. )

대표자

소송대리인 변리사 전 준

고양시 일산서구

소송대리인 변리사 김석현, 김희소

소송복대리인 법무법인 청우 담당변호사 이혜영

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다 .

가. 이 사건 등록상표 ( 1 ) 구성 : AIRWALK ( 2 ) 출원일 / 등록일 / 존속기간갱신등록일 / 등록번호 : 1994. 6. 28. / 1996. 5. 20. / 2006. 6 .

26 / 제339854호 ( 3 ) 상표권자 : 원고 ( 4 ) 지정상품 : 자켓, 청바지, 반바지, 스포오츠셔츠, 포올로우셔어츠, 유니포옴 ( 운동용 ), 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 탱크톱, 풀오버, 보디셔어츠, 남방셔어츠, 티셔어츠, 양말 , 모자, 수건 ( 구 상품류 구분 ( 1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것 ) 제45류, 2006. 9. 19. 상품분류전환등록되었으나 이에 대한 기재는 생략함 }

나. 이 사건 심결의 경위

피고는 2005. 11. 15. 특허심판원에 상표권자인 원고를 상대로, 이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 아니하여 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 상표등록의 취소심판을 청구하였특허심판원은 이를 2005당2746호로 심리하여 2006. 11. 29. 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다 .

【 증 거 】 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 피고가 취소심판청구의 이해관계인에 해당하는지 여부

원고는, 피고가 소외 박제상을 대신하여 이 사건 등록상표의 취소심판을 청구한 것으로서 취소심판을 청구할 이해관계인에 해당하지 않는다고 주장하므로, 먼저 이에 대하여 살펴본다 .

상표법 제73조 제6항 소정의 이해관계인은 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하고 있거나 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 판매하고 있어 피청구인의 상표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자를 의미한다고 할 것이다 ( 대법원 2000. 10 .

27. 선고 98후2825 판결 참조 ) .

이 사건에 관하여 보건대, 을 제5호증, 을 제6호증의 1, 2, 을 제7 내지 9호증의 각 기재에 의하면, 피고는 2005. 11. 10. 경부터 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 의류, 신발, 모자 등의 상품을 판매하고 있는 사실을 인정할 수 있어서, 피고가 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자에 해당한다고 할 것이고, 달리 피고가 소외 박제상을 대신하여 취소심판을 청구하였음을 인정할 아무런 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다 .

나. 이 사건 등록상표의 상표법 제73조 제1항 제3호 해당 여부 ( 1 ) 상표법 제73조 제1항 제3호, 제3항은 상표권자 · 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우 이해관계인은 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항은, 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다고 규정하고 있다 .

따라서, 상표권자가 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 상표등록의 취소를 면하기 위해서는 상표권자 · 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 누군가가 그 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 취소심판이 청구된 지정상품 중 1 이상에 등록상표를 정당하게 사용하였음을 입증하여야 한다 .

( 2 ) 이 사건 등록상표의 사용여부 갑 제1호증, 갑 제4호증의 1 내지 3, 갑 제5호증, 갑 제13호증의 1 내지 20, 갑 제14호증의 1 내지 5, 갑 제15호증, 갑 제16 내지 18호증, 갑 제19호증의 1, 2, 갑 제20호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 모아보면, 이 사건 등록상표는 2004. 2. 4 .

양도를 원인으로 에어워크인터내셔널 엘엘씨 ( 이하, ' 에어워크인터내셔널 ' 이라고 한다 ) 에서 원고에게로 상표권이전등록이 마쳐진 사실, 에어워크인터내셔널은 에어워크코리아 인코포레이트 ( 이하, ' 에어워크코리아 ' 라고 한다 ) 와 사이에 계약기간을 2000. 1. 1. 부터 2002. 12. 31. 까지로 하여 에어워크코리아에게 신발류, 의류 등의 상품에 대한 이 사건 등록상표의 사용권을 부여하는 라이센스 계약을 체결하였고, 그 후 위 라이센스 계약의 기간연장 옵션에 의하여 2003. 1. 1. 부터 2004. 12. 31. 까지로 상표사용기간을 연장하는 수정계약을 2회에 걸쳐서 체결하였으나, 에어워크코리아가 전용사용권자 또는 통상 사용권자로 등록되지는 않은 사실, 원고는 2003. 12. 22. 에어워크인터내셔널로부터 이 사건 등록상표를 양수하고 에어워크코리아와의 라이센스 계약 등 상표와 관련된 모든 권리와 의무를 승계한 사실, 에어워크코리아는 2004. 8. 30. 과 같은 해 10. 5. 주식회사 롯데리아에 /> ① ) 가 부착된 모자를 판매하였고, 또한 2004. 10 . 16. 부터 같은 달 17. 까지 부산 소재 신라대학교의 창학 50주년을 기념하여 개최된 “ 5th Korea B3 Games " 를 후원하면서 대회포스터에 “ Aairwalk " ( 실사용상표 ② ), 대회관 계자들에게 지급한 모자와 티셔츠에 " airwalk " ( 실사용상표 ③ ) 를 표시한 사실을 각 인정할 수 있으며, 을 제1호증, 을 제3, 4호증의 각 기재는 위 인정에 방해되지 않는다 .

위 인정사실에 기초하여, 먼저 에어워크코리아가 이 사건 등록상표의 통상사용권자인지에 관하여 보건대, 상표법 제56조 제1항 제2호는, 전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정하고 있고, 같은 법 제58조 제1항 제1호는, 통상사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다고 규정하고 있어서, 통상사용권은 전용사용권과는 달리 그 설정 사실을 등록하지 않더라도 단순히 상표권자와 사용자 사이에 통상사용권을 설정하기로 하는 계약만으로 발생한다고 할 것인바, 당시의 상표권자인 에어워크인터내셔널과 에어워크코리아 사이에 이 사건 등록상표에 대한 라이센스 계약이 체결되어 2004. 12. 31. 까지 유효하게 존속되었고, 비록 그 계약 내용이 이 사건 등록상표를 독점적으로 사용할 수 있는 전용사 용권에 관한 것으로서 이를 상표법 제56조 제1항 제2호에 의하여 등록하지 않아 전용사용권설정의 효력은 없지만, 통상사용권설정의 효력은 있어 에어워크코리아는 적어도 통상사용권자로서의 지위를 가진다고 할 것이며, 원고가 이 사건 등록상표를 양수하면서 전 상표권자인 에어워크인터내셔널의 지위를 승계하였으므로, 에어워크코리아가 이 사건 등록상표의 통상사용권자의 지위에서 2004. 8. 및 10. 경에 실사용상표들을 사용하였다고 할 것이다 .

다음으로 실사용상표들의 사용행위가 상표의 사용으로 볼 수 있는지에 관하여 보건대, 실사용상표 ①은 상표가 부착된 모자를 판매한 것으로서 상표법 제2조 제1항 제6호 나. 의 양도에 해당하고, 실사용상표 ②와 ③은 대회후원을 통하여 이 사건 등록상표를 포스터, 티셔츠 및 모자 등에 부착한 것으로서 같은 호 다. 의 광고에 해당하므로 , 실사용상표들의 사용행위는 상표의 사용에 해당한다 .

마지막으로 실사용상표가 이 사건 등록상표와 동일하게 사용되었는지에 관하여 보건대, 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항 소정의 “ 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우 " 라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않고, 위 사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함한다고 할 것인바 ( 대법원 2005. 9 .

29. 선고 2004후622 판결 참조 ), /> " Aairwalk ", " airwalk " ) 은이 사건 등록상표의 대문자로 이루어진 영어 알파벳을 소문자로 변경하거나 그런 후 다시 하단에 물결무늬가 있는 밑줄 또는 앞부분에 도형 ( " A " ) 을 부가하였으나, 이 사건 등록상표의 상표로서의 동일성과 독립성을 그대로 지니고 있어서 사회 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용이라 할 것이다 .

따라서 이 사건 등록상표는 통상사용권자인 에어워크코리아에 의하여 등록취소심판청구일 전 3년 이내인 2004. 8. 및 10. 경에 국내에서 정당하게 사용되었다고 할 것이다 .

다. 소결

이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않아 그 상표등록을 취소할 수 없으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다 .

3. 결 론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다 .

판사 김제완

판사 김종석