[2] 거절사정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유가 거절사정의 이유와 주된 취지에서 부합하는 경우, 새로이 거절이유를 통지하여 의견서 제출의 기회를 주어야 하는지 여부(소극)

1. 상고이유 제1, 2점에 대하여

원심판결의 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 2002. 7. 3.자 보정된 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)에 기재된 ‘분말 소결체 중의 선택한 부분의 밀도비가 최종적으로 97% 이상이 되도록 하는 열간 스웨이징 단조공정’은 단조공정 전의 단계에 있는 전체의 분말 소결체 중에서 일부를 선택한 뒤 그 선택한 부분의 밀도비가 최종적으로 97% 이상이 되도록 열간 스웨이징 단조공정을 수행하는 의미로 해석한 다음, 이 사건 제1항 발명은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 아니한다고 판단한 것은 정당하다.

원심판결에는 이에 관하여 상고이유에서 주장하는 바와 같이 심리미진 등의 위법이 없다.

2. 상고이유 제3점에 대하여

가. 기록에 의하면 다음과 같은 사실을 알 수 있다.

특허청 심사관은, 분말 소결체의 밀도비가 최종적으로 97% 이상으로 되도록 하는 열간 스웨징 단조공정을 포함하는 열전반도체 제조방법을 구성으로 하는 이 사건 제1항 발명 등의 특허청구범위는 최종제품 전체의 밀도가 97% 이상으로 되도록 하는 것이 아니라 밀도가 97% 이상이 되는 부분을 선별하여 열전반도체를 제조하는 방법을 내용으로 하고 있는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있지 않다는 내용의 제1차 거절이유를 통지한 뒤 이를 이유로 거절사정을 하였다. 그 후, 심사관은 원고들의 2002. 7. 3.자 보정에 의하여 개시된 심사전치절차에서 이 사건 제1항 발명 등이 진보성이 없다는 내용의 거절이유를 통지한 뒤 이를 이유로 원결정을 유지한다는 내용의 심사결과보고서를 작성하였다. 그 뒤 특허심판원은 위 보정이 요지변경에 해당하지 아니하여 적법하다고 인정한 다음 ‘이 사건 제1항 발명 등은 분말 소결체 중의 선택한 부분의 밀도비가 최종적으로 97% 이상이 되도록 하는 열간 스웨이징 단조공정을 주요 구성요소로 하고 있으나 발명의 상세한 설명에는 선택한 부분에 대한 설명이 없을 뿐 아니라 어떻게 선택하는지에 대해 구체적으로 기재하고 있지 않아 위 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되게 기재되었다고 볼 수 없다’는 이유를 들어 거절사정을 유지하는 심결을 하였다.

나. 제1차 거절이유가 해소되었는지 여부

심사관이 심사절차에서 제1차 거절이유를 통지하고 거절사정을 한 다음, 보정에 의하여 개시된 심사전치절차에서는 제1차 거절이유와 다른 새로운 거절이유를 발견하여 제2차 거절이유를 통지하고, 제2차 거절이유가 해소되지 아니하였음을 이유로 원결정을 유지한다는 심사결과 보고서를 작성하였다고 하더라도 위 심사결과보고는 그 내용이 그 후에 진행되는 심판절차의 심리에 참고로 되는 것에 불과하여 새로운 결정으로 볼 수 없다 ( 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2782 판결 참조). 또한, 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라고 한다) 제47조 , 제51조 에 의하면, 특허출원인은 특허출원서에 첨부된 명세서와 도면의 요지를 변경하지 않은 범위에서 보정을 할 수 있으므로, 특허심판원이 보정을 적법하다고 인정하였다 하더라도 이는 요지변경이 없음을 인정하였음을 의미할 뿐 보정 전의 거절이유가 해소되었음을 인정한 것은 아니다.

위와 같은 법리에 비추어 보면, 심사전치절차에서 심사관이 진보성이 없다는 제2차 거절이유를 통지하고 같은 내용의 심사결과 보고서를 작성하였다거나 또는 특허심판원이 2002. 7. 3.자 보정을 적법하다고 인정하였다고 하여 기재불비에 관한 위 제1차 거절이유가 해소된 것이라고 볼 수 없다.

다. 보정 후 거절사정에 대한 심판절차에서는 새로이 거절이유 통지가 이루어져야 하는지 여부

특허출원의 거절사정과 거절이유통지 등에 관하여 규정하고 있는 구 특허법 제62조 , 제63조 및 제170조 제2항 에 의하면, 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 거절사정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유가 그 주된 취지에서 거절사정의 이유와 부합하는 경우에는 거절사정의 이유와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것으로 볼 수 없으므로, 이러한 경우에까지 특허출원인에게 새로이 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아니다 ( 대법원 2007. 7. 26. 선고 2006후1766 판결 참조).

앞서 본 특허청 심사관의 거절사정이유와 특허심판원의 거절사정을 유지하는 심결의 이유를 살펴보면, 그 세부적인 표현 내용에서는 일치한다고 할 수는 없지만, 모두 이 사건 제1항 발명의 분말 소결체의 선택과 관련된 부분에 관한 특허청구범위의 내용과 발명의 상세한 설명의 내용이 일치하지 아니하여 특허청구범위가 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 할 수 없어 구 특허법 제42조 제4항 제1호 에 위반된다고 하는 주된 취지에 있어 서로 부합한다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 발명에 대하여 2002. 7. 3.자 보정이 있었다고 하더라도 그 심결의 이유가 원고들에게 별도의 의견진술의 기회를 부여하여야 할 새로운 거절사유라고 할 수 없다.

라. 따라서 원심이 보정에 의하여 개시된 심사전치절차에서 진보성 결여를 이유로 원결정을 유지하는 보고서를 작성하였다 하더라도 기재불비의 거절이유가 해소된 것이라고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명은 보정에도 불구하고, 여전히 그 기재불비를 해소하지 못하여 특허심판원이 기재불비를 이유로 거절사정을 유지한 것이 새로운 거절이유라고 할 수 없다고 판단한 것은 정당하다.

원심판결에는 이에 관하여 상고이유에서 주장하는 바와 같이 거절이유통지에 대한 법리오해 등의 위법이 없다.

3. 상고이유 제4점에 관하여

원고들은 명세서의 사소한 하자를 이유로 이 사건 출원발명을 거절하는 것은 발명의 보호라는 특허법의 입법 취지에 반한다고 주장하나, 특허법에서 특허거절사유로 규정하고 있는 명세서 기재요건을 충족하지 못한 특원출원에 대하여 그 하자가 사소하다고 할 수 없으므로, 이 사건 출원발명의 특허를 거절한 원심판단은 정당하다.

이 부분 상고이유의 주장도 받아들일 수 없다.

4. 결 론

그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소자들이 부담하게 하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.