서울 중구 입정동

소송대리인 변리사 손은진

소송복대리인 변리사 이종예

서울 마포구 서교동

소송대리인 변리사 황성택

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다 .

가. 이 사건 심결의 경위

원고는 2004. 10. 26. 피고를 상대로, 피고가 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였다는 이유로 상표법 제73조 제1항 제3호에 기하여 특허심판원에 이 사건 등록서비스표의 등록취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2004당2293호로 심리하여, 2005. 6. 30. ' 청구의 취지는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 전체에 대한 취소를 구하면서 청구의 이유는 호텔업의 등록만이 취소되어야 한다고 기재되어 있는바, 상표법 제77조, 특허법 제140조 제2항에 의하여 청구의 취지는 그 요지를 변경할 수 없으므로 청구의 취지 그대로 판단할 수밖에 없고, 피고는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업의 하나인 제과점업에 정당하게 사용하고 있음을 증명하고 있으므로 이 사건 심판청구를 기각한다 ' 는 내용의 이 사건 심결을 하였다 .

나. 이 사건 등록서비스표 ( 1 ) 등록번호 : 제5488호 ( 2 ) 출원일 / 등록일 / 1차갱신등록일 2차 갱신등록일 : 1984. 10, 25. / 1985. 9. 25. / 1996 .

10. 7. / 2005. 5. 2 .

( 3 ) 표장 : /> ( 4 ) 등록 권리자 : 피고( 5 ) 지정서비스업 : 상표법 시행규칙 제6조 제2항의 별표 2 서비스업류 구분 제35류 “ 자료제공업, 사업연구업, 제과 판매대행업, 제과판매알선업, 제36류 " 점포 임대업 ", 제40류 " 그라비어인쇄업, 석판인쇄업, 실크스크린인쇄업, 옵셋인쇄업 ” , 제41류 " 제과기술학원경영업, 제빵기술학원 경영업, 교과서출판업, 서적출판업 , 온라인 전자서적 및 잡지출판업, 전자탁상출판업 ", 제42류 " 컴퓨터프로그래밍업 " , 제43류 " 한국식유흥주점경영업, 일반유흥주점경영업, 무도유흥주점경영업, 다방업, 레스토랑업, 식당체인업, 제과점업, 제과점체인관리업, 호텔업, 제44류 " 목욕탕업 ”, 제45류 " 예식장 경엉업 ” [ 증거 : 갑1, 2호증 ]

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소사유

원고는, 심판청구서의 청구취지와 청구이유의 불일치를 인식하고 2005, 6. 22. 자 보정서 및 의견서에서 청구취지를 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 “ 호텔업 ” 에 대한 부분을 취소하는 것으로 보정하였는바, 위 보정은 청구취지의 감축일 뿐 요지변경에 해당하지 아니하고, 특허심판원으로서는 석명권을 행사하여 청구취지와 청구이유의 불일치를 명료하게 하도록 할 의무가 있음에도 이를 이행하지 않은 잘못이 있으므로, 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다 .

나. 판단

상표법 제77조에 의하여 준용되는 특허법 제140조 제1항은 심판청구서에는 청구의 취지 및 그 이유 등을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다고 규정하고 있고, 특허법 제141조는 심판장은 심판청구서가 제140조 제1항에 위반되는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 하고 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 이내에 보정을 하지 아니한 경우 결정으로 심판청구서를 각하하여야 한다고 규정하고 있으며, 특허법 제154조는 심판은 구술심리 또는 서면심리로 하되 다만 당사자가 구술심리를 신청한 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다고 규정하고 있는바, 위 규정들을 종합하여 볼 때 특허심판원은 심판청구서에 내용상 불분명한 부분이 있거나 또는 심판청구서의 전취지를 합리적으로 해석하여 청구의 이유 기타 심판청구서상의 다른 기재에 의하여 청구취지가 잘못 기재되었음 이 분명한 경우에는 적극적으로 석명권을 행사하여 심판청구인에게 보정을 명함으로써 불분명한 부분을 분명하게 하거나 또는 청구취지의 잘못된 기재를 바로 잡은 후 심판절차를 진행하여야 할 의무가 있다고 할 것이다 .

한편 상표법 제77조에 의하여 준용되는 특허법 제140조 제2항은 심판청구서의 보정은 청구의 이유에 대한 경우를 제외하고는 그 요지를 변경할 수 없다고 규정하고 있는바, 그 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이고 ( 대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결 ), 여기서 변경할 수 없는 “ 요지 " 라 함은 청구의 취지 및 이유 등 심판청구서 전체의 취지를 살펴보아 등록된 권리를 중심으로 하여 적어도 그 동일성을 해하지 아니하는 범위내의 것을 말하는 것으로서 ( 대법원 1987. 1. 20. 선고 85후119 판결 ), 심판청구서의 보정이 요지변경에 해당하는지 여부는 단순히 그 문면에만 치우칠 것이 아니라 심판청구서의 전취지를 합리적으로 해석하여 보정에 의하여 심판청구서의 내용이 실질적으로 변경되는지 여부를 기준으로 판단하여야 할 것이다 .

갑제3, 4호증의 각 기재에 의하면, 원고는 2004. 12. 7. 자 최초 심판청구서에서 청구의 취지를 “ 서비스표등록 제0005488호의 등록을 취소한다. ” 로 기재하였으나, 청구의 이유에서는 심판청구의 대상이 되는 지정서비스업은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 “ 호텔업 ” 이고, 그에 대해서만 등록의 취소를 청구하고 있으며, 원고 자신은 “ 리치몬드 " 라는 상호로 호텔업을 영위하는 자로서 피고로부터 상호의 사용을 중지하라는 내용의 경고를 받아 이해관계가 있다고 기재한 사실, 원고는 2004. 12. 7. 자 심판청구보정서에서 청구의 이유를 보정하면서 위와 동일한 내용을 다시 한번 반복하는 외에 이 사건 등록서비스표는 현실적으로 “ 제과점 ” 에 대해서만 사용되어 왔을 뿐이고 “ 호텔업 ” 에 대하여는 전혀 사용된 바가 없다고 주장한 사실을 인정할 수 있고 반증이 없다 .

위 인정사실에 나타난 최초 심판청구서 및 2004. 12. 7. 자 심판청구 보정서의 전체적인 취지를 합리적으로 살펴볼 때, 원고는 이 사건 심판절차에서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 “ 호텔업 ” 에 대해서만 그 등록의 취소를 구하고 있음이 분명하고, 최초 심판청구서상의 위 청구취지는 “ 서비스표등록 제0005488호의 호텔업에 관한 등록을 취소한다. ” 의 단순한 오기임이 명백하다고 할 것이므로, 특허심판원으로서는 석명권을 행사하여 심판청구인인 원고에게 보정을 명하여 청구취지의 잘못된 기재를 바로 잡은 후 그에 따라 심판절차를 진행하여야 할 의무가 있다고 할 것이고, 위와 같은 청구취지의 명백한 오기를 청구의 이유와 일치하도록 보정하는 것은 심판청구서의 청구취지에 어떤 실질적 변경을 초래하는 것이 아니어서 심판청구서의 요지변경에 해당

하지 않는다고 할 것이다 .

( 한편 원고는, 상표등록취소심판에 있어서 취소심판의 대상이 된 복수의 지정상품 또는 지정서비스업 중 일부에 대해서만 심판청구를 취하할 수 있다는 취지로 주장하나, 상표법 제73조는 상표등록의 취소심판의 경우에는 특허법 제133조나 제135조 제2항과 비슷하게 그 지정상품마다 청구할 수 있다는 규정을 두고 있지 아니하고 다만 상표법 제73조 제3항에서 “ 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 2이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다 ” 고 규정하고 있고, 특허법 제161조 제2항은 " 2이상의 청구항에 관하여 제133조 제1항의 무효심판 또는 제135조의 권리범위확인심판을 청구한 때에는 청구항마다 이를 취하할 수 있다 " 고 규정하고 있는데, 상표법 제77조는 위 특허법 제161조의 규정을 상표에 관한 심판에 관하여 준용하되, 위 특허법 제161조 제2항 중 “ 제133조 제1항의 무효심판 ” 은 “ 제71조 제1항 · 제72조 제1항 · 제72조의2 제1항의 무효심판, 제73조 제3항의 취소심판으로 본다고 규정하고 있는바, 위 규정을 전체적으로 살펴볼 때 상표등록취소심판은 원칙적으로 일부 지정상품에 관해서만 분리하여 청구할 수는 없고 다만 예외적으로 상표법 제73조 제1항 제3호를 이유로 하는 때에는 상표법 제73조 제3항에 의하여 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있는데, 그 경우에도 취소심판의 대상으로 삼은 일부 지정상품에 관한 취소심판청구를 전부 취하할 수 있을 뿐 일부 지정상품을 또다시 분리하여 취하할 수는 없다고 해석된다. )

결국 이 사건 심판청구서와 같이 청구취지의 명백한 오기를 바로 잡는 것은 심판청구서의 요지변경에 해당하지 아니하므로, 특허심판원으로서는 석명권을 행사하여 심판청구인인 원고로 하여금 이를 바로 잡게 한 후 이를 기초로 심판절차를 진행하여야 할 의무가 있음에도 불구하고, 심판청구서상의 칭구취지 기재의 보정은 항상 요지 변경이 된다는 이유로 보정되지 아니한 최초 심판청구서의 청구취지를 기준으로 이 사건 등록서비스표의 등록취소사유의 유무를 판단한 잘못이 있다고 할 것이다 .

3. 결론

그렇다면, 이 사건 심결은 위법하므로 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다 .

판사 김기영

판사 김철환