서울 강남구

대표이사 서건

소송대리인 변리사 윤종섭

소송복대리인 변리사 윤두현

서울 영등포구

대표이사 김용민

소송대리인 변리사 이창훈, 서지영

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다 .

401459호의 특허청구범위 제1항, 제3항 내지 제11항에 관한 부분을 취소한다 .

가. 이 사건 특허발명 ( 주요 도면은 별지 1. 과 같다 )

① 명칭 : 오프라인 구매 인증 시스템 및 그 방법

② 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2000. 5. 27. / 2003. 9. 30. / 제401459호 ③ 특허권자 : 원고

④ 명세서에 기재되어 있는, 종래기술 및 이 사건 특허발명이 이루고자 하는 기술적 과제

종래에는 오프라인 상에서 거래시 보너스 포인트를 부여하는 마일리지 제도에 있어서, 제품 봉투의 특정 부위나 참치캔의 뚜껑 등을 우편으로 보내도록 하여 이를 토대로 구매자의 구매 행위를 확인하였으나, 이러한 방법은 복잡하고 구매자의 지속적인 구매 행위를 유도하기가 어려웠으며, 또한 정유 회사와 같이 회원 카드를 발급하고 구매 확인을 위한 시스템을 각 주유소마다 설치하여 각 주유소마다 마일리지를 제공하는 방법이 있으나, 이러한 방법은 시스템 구축을 위한 막대한 자금이 소요되어 소매점에서 취급하기가 어려운 문제가 있었다. 이 사건 특허발명은 오프라인 상에서 이루어진 구매 행위도 용이하게 확인하고 그에 따라 마일리지 또는 경품 등의 구매 보상을 제공하여 구매자의 구매 행위를 적극적으로 유도하고자 함에 그 목적이 있다 .

⑤ 특허청구범위

청구항 1. 오프라인 상에서 판매되는 상품마다 상품 식별 번호를 생성하는 상품 식별 번호 등록부 ( 이하 구성요소 1이라고 한다 ) ; 상기 상품 식별 번호가 저장되어 있는 발행 정보 데이터베이스 ( 이하 구성요소 2라고 한다 ) ; 네트워크를 통하여 접속하는 구매자의 단말기로부터 입력되는 상품 식별 번호와 상기 발행 정보 데이터베이스에 저장되어 있는 경우에는, 상기 상품 식별 번호에 대응하는 상품에 오프라인 상에서 구매된 것으로 인증하는 구매 인증 처리부 ( 이하 구성요소 3 ' 이라고 한다 ) 를 포함하고, 상기 구매 인증 처리부는 상기 상품 정보 데이터베이스의 해당 상품 식별 번호에 구매자의 정보를 매칭시켜 저장하여 구매자의 구매 성향 기록이 이루어지도록 하는 ( 이하 구성요소 4 ' 라고 한다 ) 오프라인 구매 인증 시스템 ( 이하 ' 이 사건 제1항 발명 ' 이라고 하고, 나머지 청구항들도 같은 방식으로 부르기로 한다 ) .

청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 입력된 상품 식별 번호에 대응하는 상품의 구매가 인증된 경우에 상기 구매자에게 마일리지를 부여하는 마일리지 처리부 ; 및 상기 마일리지 처리부에 의하여 부여된 마일리지가 구매자의 분류 코드별로 저장되는 마일리지 데이터베이스를 더 포함하는 오프라인 구매 인증 시스템 .

청구항 3. 제1항에 있어서, 상기 상품 식별 번호는 암호화되어 있는 오프라인 구매 인증 시스템 .

청구항 4. 제3항에 있어서, 상기 상품의 특징 정보는 상품명, 상품 식별 번호가 사용되는 사용 기간, 적용되는 마일리지를 포함하는 오프라인 구매 인증 시스템 .

청구항 5. 제1항에 있어서, 상기 네트워크는 전화망이고, 상기 전화망을 통하여 접속하는 구매자의 구매 인증 신청을 처리하는 ARS 처리부를 더 포함하는 구매 인증 시스템 .

청구항 6. 오프라인 구매 인증 시스템의 구매 인증 방법에서, 오프라인 상에서 판매되는 상품마다 상품 식별 번호를 생성하여 데이터베이스를 구축하는 단계 ( 이하 ' 구성요소 6 - 1 ' 이라고 한다 ) ; 네트워크를 통하여 접속하는 구매자의 단말기로부터 상품 식별 번호가 입력되면, 상기 상품 식별 번호가 상기 데이터베이스에 저장되어 있는지를 판단하는 단계 ( 이하 ' 구성요소 6 - 2 ' 라고 한다 ) ; 및 상기 상품 식별 번호가 상기 데이터 베이스에 저장되어 있는 경우에 상기 상품 식별 번호에 대응하는 상품을 구매자가 오프라인 상에서 구매한 것으로 인증하는 단계 ( 이하 구성요소 6 - 3 ' 이라고 한다 ) 를 포함하는 구매 인증 방법 .

청구항 7. 제6항에 있어서, 상기 상품 식별 번호에 대응하는 상품을 구매자가 오프라인 상에서 구매한 것으로 인증되면 상기 구매자에게 마일리지를 부여하는 단계를 더 포함하는 구매 인증 방법 .

청구항 8. 제7항에 있어서, 상기 마일리지는 상품마다 다르게 부여되는 것을 특징으로 하는 구매 인증 방법 .

청구항 9. 제1항에 있어서, 상기 상품 식별 번호는 암호화되어 있는 구매 인증 방법 .

청구항 10. 제6항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 상품 식별 번호는 판매되는 상품에 부착되어 있는 것을 특징으로 하는 구매 인증 방법 .

청구항 11. 오프라인 상에서 판매되는 상품마다 개별적인 상품 식별 번호를 발행하여 부착하고, 발생된 상품 식별 번호가 저장되어 있는 데이터베이스를 구축하는 단계 ( 이하 구성요소 11 - 1 ' 이라고 한다 ) ; 네트워크를 통하여 접속하는 구매자의 단말기로부터 상품 식별 번호가 입력되면, 상기 상품 식별 번호가 상기 데이터베이스에 저장되어 있는지를 판단하는 단계 ( 이하 ' 구성요소 11 - 2 ' 라고 한다 ) ; 상기 상품 식별 번호가 상기 데이터베이스에 저장되어 있는 경우에 상기 상품 식별 번호에 대응하는 상품을 구매자가 오프라인 상에서 구매한 것으로 인증하는 단계 ( 이하 구성요소 11 - 3 ' 이라고 한다 ) ; 및 상기 상품 식별 번호에 대응하는 상품을 구매자가 오프라인 상에서 구매한 것으로 인증되면 상기 구매자에게 마일리지 또는 경품을 부여하여 구매 보상을 하는 단계 ( 이하 ' 구성요소 11 - 4 ' 라고 한다 ) 를 포함하는 구매 인증 방법 .

나. 비교대상발명들의 요지

별지 2. 비교대상발명들의 각 주요 내용 및 도면과 같다 .

다. 절차의 경위

피고는 원고를 상대로, 이 사건 특허발명은 비교대상발명들에 비하여 신규성 내지 진보성이 없다는 등의 이유로 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였고 , 원고는 이 사건 심판단계에서 이 사건 제9항 발명에서 인용하는 청구항을 ‘ 제1항 ' 에서 제6항 ' 으로 정정하는 정정청구 ( 이하 ' 이 사건 정정청구 ' 라고 한다 ) 를 하였다. 특허심판원은 이를 2005당1964호로 심리한 후, 2006. 10. 30. 이 사건 정정청구는 그 출원 당시 특허를 받을 수 없는 것이어서 정정을 받아들일 수 없으며, 이 사건 제1항, 제3항 내지 제11항 발명은 비교대상발명 1과 5에 비해 진보성이 없고 이 사건 제2항 발명은 비교대상발명들에 비해 진보성이 있다는 이유로, 이 사건 제1항, 제3항 내지 제11항 발명에 대한 청구는 인용하고 이 사건 제2항 발명에 대한 청구는 기각하는 이 사건 심결을 하였다 .

【 증 거 】 갑 제1 내지 5호증, 을 제1 내지 3호증, 변론의 전취지

2. 원고가 주장하는 심결취소사유의 요지

가. 이 사건 제1항, 제3항 내지 제11항 발명은 비교대상발명들과 그 기술적 구성 및 작용효과가 상이하여 비교대상발명들에 비해 진보성이 있다 .

나. 이 사건 정정 후 제9항 발명은 비교대상발명 1, 5와 기술적 과제나 구성이 상이하여 진보성이 있으므로, 이 사건 정정청구는 적법하다 .

3. 판단

가. 이 사건 제1항, 제3항 내지 제11항 발명이 신규성 내지 진보성이 있는지 여부 ( 1 ) 기술분야 및 목적의 대비

이 사건 특허발명은 오프라인 상에서 이루어지는 구매를 인증하기 위한 구매 인증 시스템 및 그 방법에 관한 것으로, 오프라인 상에서 이루어진 구매 행위도 용이하게 확인하고 그에 따라 마일리지 또는 경품 등의 구매 보상을 제공하여 구매자의 구매 행위를 적극적으로 유도하고자 하는데 그 목적이 있다. 비교대상발명 1은 구매자에 대한 구매 보상이나 쿠폰시스템의 구성 방법에 관한 것으로, 오프라인 상에서 구매한 물건에 대하여 구매를 확인한 후 포인트 등을 제공하여 상품의 판매를 촉진하는 것을 그 목적으로 하고 있으므로, 이 사건 특허발명과 비교대상발명 1은 그 기술분야와 목적이 동일하다. 비교대상발명 5는 상품을 예약하여 구입하는 경우에 있어서의 영수증 발행 인증 방법, 영수증 발행 장치 및 영수증 인증 장치를 제공하는 것을 그 목적으로 하고 있으므로, 이 사건 특허발명과 비교대상발명 5는 상품을 판매하는 서비스분야에서의 상품의 구매 또는 영수증의 인증 장치와 인증 방법에 관한 것이라는 점에서 그 기술분야에 차이가 있다고 할 수 없다 .

( 2 ) 구성 및 효과의 대비 ( 가 ) 이 사건 제1항 발명1 ) 구성요소 1

구성요소 1은 ' 오프라인 상에서 판매되는 상품마다 상품 식별 번호를 생성하는 상품 식별 번호 등록부 ( 116 ) ' 에 관한 구성으로서, 이는 비교대상발명 1에서의 ' 상품포장 등에 인쇄되는 코드를 생성하는 코드 발생기 ( 2 ) ' 와 대응되는데, 양 대응구성은 오프라인 상에서 판매되는 상품마다 부착될 상품 식별 번호 ( 코드 ) 를 생성하고 상품 식별번호를 통해 개별 상품을 식별할 수 있게 하는 점에서 그 구성 및 효과가 동일하다 . 2 ) 구성요소 2 구성요소 2는 ' 상품 식별 번호가 저장되어 있는 발행 정보 데이터베이스 ( 122 ) ' 에 관한 구성으로서, 이는 비교대상발명 1에서의 ' 코드 발생기 ( 2 ) 에서 발생한 개별 코드를 저장하는 참조 메모리 ( 4 ) ' 와 대응되는데, 양 대응구성은 상품에 부착되는 상품 식별 번호 ( 코드 ) 를 저장하고 ( 데이터베이스는 데이터의 저장을 소프트웨어적인 관점에서 기술한 것이고, 메모리는 데이터가 저장되는 수단을 하드웨어적 관점에서 기술한 것으로, 양자는 명칭에 차이는 있으나 데이터를 저장하는 수단이라는 점에서 동일하다 ), 구매자가 입력한 상품 식별 번호와 동일한 것이 저장되어 있는지 여부를 확인하기 위하

여 검색을 하는데 사용되는 점에서 그 구성 및 효과에서 차이가 없다 . 3 ) 구성요소 3

구성요소 3은 ' 네트워크를 통하여 접속하는 구매자의 단말기로부터 입력되는 상품 식별 번호가 발행 정보 데이터베이스에 저장되어 있는 경우에는, 상품 식별 번호에 대응하는 상품이 오프라인 상에서 구매된 것으로 인증하는 구매 인증 처리부 ( 113 ) ' 에 관한 구성으로서, 이는 비교대상발명 1에서의 구매자가 상품 구입 후에 구매자 PC ( 16 ) 와 인터넷을 통하여 상품에 부착된 코드를 데이터 수집부 ( 1 ) 에 전송하면 전송된 코드와 동일한 코드가 참조 메모리 ( 4 ) 내에 저장되어 있는지 여부를 검사해서 저장되어 있으면 유효한 코드로 판단하고, 저장되어 있지 않으면 유효하지 않은 코드로 판단하는 데이터 수집부 ( 1 ) 내의 검사부 ( 18 ) ' 와 대응된다. 양 대응구성은 구매자가 자신의 단말기로 네트워크를 통해 구매 인증 처리부 ( 데이터 수집부 내지 데이터 수집부 내의 검사부 ) 에 접속하여 상품 식별 번호 ( 코드 ) 를 입력하면, 구매 인증 처리부에서 입력된 번호가 발행 정보 데이터베이스 ( 참조 메모리 ) 에 저장된 것과 일치하는지를 검사하여 상품 식별 번호에 대응하는 상품이 오프라인 상에서 구매된 것인지의 과정을 수행하는 점에서 그 구성 및 효과에서 차이가 없다 .

4 ) 구성요소 4

구성요소 4는 구매 인증 처리부 ( 113 ) 는 상품 정보 데이터베이스 ( 124 ) 의 해당상품 식별 번호에 구매자의 정보를 매칭시켜 저장하여 구매자의 구매 성향 기록이 이루어지도록 하는 ' 것에 관한 구성으로서, 이는 비교대상발명 1에서의 구매자가 상품 코드를 입력할 때 상품 코드가 유효한 것으로 판단되면 상품 코드와 연관된 상품에 대한 추가적인 정보가 참조 메모리 ( 4 ) 에서 구매자와 포인트 데이터 뱅크 ( 3 ) 로 전달되고 그 구매자와 연관되어 저장되는 ' 구성과 대응된다. 양 대응구성은 구매자의 구매 인증이 이루어질 때마다 상품 정보와 구매자 정보를 서로 매칭시켜 저장함으로써 구매자의 구매 성향이나 동향 등을 파악하여 마케팅 정보로 활용할 수 있도록 하는 점에서 동일하다. 다만, 구성요소 4는 상품 정보에 구매자 정보를 매칭시켜 저장하는 반면, 비교대상발명 1의 대응구성은 구매자 별로 구매상품에 관한 정보가 저장되는 방식이라는 점에서 차이가 있다. 그런데, 을 제4호증 ( 국내 포털 사이트인 ' 네이버 ' 에서 ' 관계형 데이터 베이스 개요 ' 에 관한 1990년 ~ 1999년 사이의 웹페이지에 대해 검색한 출력물 ) 에는 ‘ 계층형 데이터베이스는 1960년대에 시작된 계층구조로 이루어진 가장 오래된 DBMS ( 데이터베이스 관리 시스템 ) 이고, 관계형 데이터베이스에서는 행 ( 레코드 ) 을 연결하기 위해 내부 포인터를 사용하지 않고 열 값을 사용하며, 예를 들어, 고객 레코드와 주문 레코드에는 고객 ID라는 공통적인 열이 있어서 이 레코드들을 서로 연결한다 ( 외래 키 개념 ). ' 라는 내용이 기재되어 있고, 상품 정보에 구매자 정보를 매칭시킨 별지 3. 과 같은 도면이 도시되어 있으며, 을 제5호증 ( 정익사가 1992. 2. 25. 발행한 이석호 저술의 ' 데이터베이스론 ' 이라는 책자의 제90면 ) 에는 ' DBMS는 논리적으로 서로 관련된 레코드들을 같은 페이지나 이웃한 페이지에 저장시킴으로써 이 파일내 집중과 파일간 집중을 모두 달성시킬 수 있다. ' 라고 기재되어 있는바, 논리적인 연관성을 이용하여 저장된 데이터를 서로 연관시키는 데이터베이스 기술은 이미 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 주지관용의 기술이고, 상품 정보에 구매자 정보를 매칭시킨 구성이 이미 개시되어 있음을 알 수 있다. 따라서 구매자 정보와 상품 정보를 매칭시켜 저장하는 것은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자 ( 이하 ' 당업자 ' 라고 한다 ) 가 위와 같은 주지관용기술을 이용하여 용이하게 구성할 수 있는 것이고, 정보를 매칭시켜 저장할 때 구매자 정보에 상품 정보를 매칭시켜 저장할 것인지, 아니면 상품 정보에 구매자 정보를 매칭시켜 저장할 것인지는 당업자가 선택적으로 실시할 수 있는 사항으로서, 구성요소 4가 비교대상발명 1의 대응구성에 비해 기술적 구성에 곤란성이 있다고 할 수 없고, 그 효과도 당업자가 쉽게 인식할 수 있는 것에 불과하다 .

5 ) 원고는, 이 사건 제1항 발명은 회원정보 DB와 상품정보 DB가 분리되어 있어 여러 업체가 하나의 구매 인증 시스템을 이용할 경우 다른 업체에 회원 관련 정보를 노출시키지 않을 수 있으므로, 비교대상발명 1에 비해 현저한 효과가 있다고 주장한다. 살피건대, 별지 2. 비교대상발명 1의 도면 1에는 상품의 상세정보와 가격 등 상품 정보가 코드 데이터 ( CODE DATA ) 에, 구매자 정보는 구매자와 포인트 데이터 뱅크 ( 3 ) 의 구매자 데이터 ( CUSTDMER DATA ) 에 별도로 저장되어 있는 구조가 도시되어 있는데, 이러한 비교대상발명 1의 구성은 회원정보 DB와 상품정보 DB가 별도로 구성된 이 사건 제1항 발명의 위 구성과 차이가 없다. 따라서 데이터베이스가 별도로 구축된다는 구성이 동일한 이상 각 제조업자들 사이에 영업상의 비밀 정보의 보호가 쉽다는 효과도 동일하게 달성될 수 있고, 결국 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1에 비해 효과의 현저성이 있다고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다 . 6 ) 따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1과 그 기술분야와 목적이 동일하고, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1 내지 3은 비교대상발명 1의 대응구성과 차이가 없으며, 구성요소 4는 상품 정보에 구매자 정보를 매칭시켜 저장하는 것이고 비교대상발명 1의 대응구성은 구매자 정보에 상품 정보를 매칭시켜 저장하는 것으로 그 방식에 있어서 차이는 있으나 이러한 차이는 당업자가 용이하게 변경하여 실시할 수 있는 정도에 불과하고 상품 정보와 구매자 정보를 서로 매칭시켜 저장함으로써 구매자의 구매 성향이나 동향 등을 파악하는 점에서 차이가 없으므로, 이 사건 제1항 발명은 당업자가 비교대상발명 1에 의해 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다 . ( 나 ) 이 사건 제3항 발명

이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서, ' 상품 식별 번호가 암호화되어 있는 것을 특징으로 하고 있는데, 비교대상발명 5에는 예약상품과 교환하기 위한 영수증을 허위로 복사하거나 위조하여 제3자가 예약상품을 수취하는 것을 방지하기 위하여 영수증의 고유번호를 암호화하는 기술이 개시되어 있다. 이 사건 제3항 발명의 특징적인 구성과 비교대상발명 5에 개시된 구성은 제3자가 진정한 번호를 사용하지 않고 허위로 도용하거나 위조하는 것을 방지하기 위해 고유번호를 암호화한다는 점에서 그 구성과 효과에서 차이가 없다. 다만, 이 사건 제3항 발명은 상품에 부착된 상품 식별 번호를 암호화하는 반면, 비교대상발명 5에는 영수증에 인쇄된 영수증 고유번호를 암호화하는 점에서 차이가 있지만, 이 사건 제3항 발명은 구체적인 암호화의 세부기술을 한정하지 않고 단지 상품 식별 번호를 암호화하는 것으로만 한정하고 있는데, 제3자가 상품을 구입하지 않고 상품 식별 번호를 입력하는 것을 방지하기 위해 이를 암호화한다는 것은 당업자가 쉽게 생각해 낼 수 있다고 보이는 점, 이 사건 제3항 발명과 비교대상발명 5는 암호화에 의해 제3자가 무단으로 상품 식별 번호나 영수증번호를 도용하여 사용하지 못하게 한다는 효과가 동일한 점 등을 고려하면, 이 사건 제3항 발명의 ' 상품 식별 번호를 암호화 한다는 것은 비교대상발명 5로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있다고 할 것이다 .

따라서 이 사건 제3항 발명은 당업자가 비교대상발명 1과 5를 결합하여 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다 .

( 다 ) 이 사건 제4항 발명

이 사건 제4항 발명은 이 사건 제3항 발명의 종속항으로서, ' 상품의 특징 정보는 상품명, 상품 식별 번호가 사용되는 사용 기간, 적용되는 마일리지를 포함하는 것을 특징으로 하고 있는데, 이 사건 제3항 발명에는 ' 상품의 특징 정보 ' 라는 기재는 없으나 발명의 상세한 설명 ( 갑 제3호증의 4쪽 40행 내지 42행 ) 에 “ 상품의 식별 번호를 생성하기 위한 기초 자료 ( 예를 들어, 상품명, 식별 번호를 발행하는 발행일, 식별 번호가 사용되는 사용 기간, 적용되는 마일리지 용량 등 ) 가 입력되면 ( S100 ~ S110 ), 상품 식별번호 등록부 ( 116 ) 는 도용이 불가능하도록 기초 자료를 암호화한다 ( S12 ). " 라고 기재된 내용을 참고할 때, ' 상품의 특징 정보 ' 는 상품의 식별 번호를 생성하는데 사용되는 정보임을 알 수 있다. 비교대상발명 1에는 ' 상품의 특성, 생산 / 판매 포인트 장소, 생산 기간 / 판매 기간 및 상품 가격 등이 코드에 포함될 수 있다 ( 갑 제4호증의 컬럼 2, 66행 내지 컬럼 3의 11행 참조 ). 제품의 제조일자가 상품 식별 번호에 포함되면 이 상품의 제조와 판매 사이에 경과한 시간을 판단할 수 있다 ( 갑 제4호증의 컬럼 5, 25행 내지 30행 참조 ). ' 라는 내용이 기재되어 있고, 비교대상발명 5에는 ' 영수증 번호는 예를 들면 발행 순으로 증가하는 시리얼 번호에 상점의 코드나 발행 연월일 등을 부가한 것이다 ( 갑 제5호증의 4쪽 식별번호 14 ). ' 라는 내용이 기재되어 있는바, 이 사건 제4항 발명의 ' 상품명 등에 의해 상품의 특징 정보를 결정한다는 것은 당업자가 비교대상발명 1과 5에 개시된 위와 같은 내용으로부터 용이하게 도출해 낼 수 있다고 할 것이다 .

따라서 이 사건 제4항 발명은 당업자가 비교대상발명 1과 5를 결합하여 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다 .

( 라 ) 이 사건 제5항 발명

이 사건 제5항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서, ' 네트워크는 전화망이고, 전화망을 통하여 접속하는 구매자의 구매 인증 신청을 처리하는 ARS 처리부를 더 포함하는 것을 특징으로 하고 있는데, 비교대상발명 1에는 구매자가 상품을 구입한 후에 전화망을 통해 상품 코드를 콜센터로 전송하여 구매 인증을 수행한다 ( 갑 제4호증의 1쪽 ABSTRACT, 컬럼 5의 60행 내지 컬럼 6의 18행 ). ' 라는 내용이 기재되어 있는바, 이 사건 제5항 발명의 ARS 처리부와 비교대상발명 1의 콜센터는 전화를 통하여 구매 인증을 수행한다는 점에서 차이가 없다 .

따라서 이 사건 제5항 발명은 당업자가 비교대상발명 1에 의해 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다 .

( 마 ) 이 사건 제6항 발명1 ) 구성요소 6 - 1

구성요소 6 - 1은 ' 오프라인 구매 인증 시스템의 구매 인증 방법에서, 오프라인상에서 판매되는 상품마다 상품 식별 번호를 생성하여 데이터베이스를 구축하는 단계 ’

로서, 이는 비교대상발명 1에서 구매자가 오프라인 상에서 물건을 구입한 후 물건에 부착된 코드를 통해 구매 인증을 수행하는 방법에 있어서, 판매되는 상품에 부착하기 위한 코드를 코드 발생기 ( 2 ) 에서 생성하여 참조 메모리 ( 4 ) 에 저장하는 ' 단계에 대응된다. 양 대응구성은 판매되는 상품마다 부착될 상품 식별 번호 ( 코드 ) 를 생성하고 이를 데이터베이스 ( 참조 메모리 ) 에 저장한다는 점에서 그 구성 및 효과에서 차이가 없다 . 2 ) 구성요소 6 - 2 구성요소 6 - 2는 ' 네트워크를 통하여 접속하는 구매자의 단말기로부터 상품 식별 번호가 입력되면, 상품 식별 번호가 데이터베이스에 저장되어 있는지를 판단하는 단계 ' 로서, 이는 비교대상발명 1에서 ' 구매자가 인터넷이나 전화망을 통해 데이터 수집부 ( 1 ) 에 접속하여 코드를 입력하면 입력된 코드가 참조 메모리 ( 4 ) 에 저장되어 있는지를 판단하는 단계 ' 에 대응된다. 양 대응구성은 구매자가 물건을 구매한 후에 인터넷 네트워크를 통해 상품 식별 코드 ( 코드 ) 를 구매 인증 시스템에 입력하면, 구매 인증 시스템에서 입력된 상품 식별 번호와 동일한 것이 데이터베이스 ( 참조 메모리 ) 에 저장되어 있는지 여부를 판단하는 과정을 수행한다는 점에서 그 구성 및 효과에서 차이가 없다 . 3 ) 구성요소 6 - 3

구성요소 6 - 3은 ' 상품 식별 번호가 데이터베이스에 저장되어 있는 경우에 상품 식별 번호에 대응하는 상품을 구매자가 오프라인 상에서 구매한 것으로 인증하는 단계 ' 로서, 이는 비교대상발명 1에서 구매자가 입력한 코드가 참조 메모리 ( 4 ) 에 저장되어 있는 경우 코드에 대응하는 상품을 구매자가 오프라인 상에서 구매한 것으로 인증하는 단계 ' 에 대응된다. 양 대응구성은 구매자가 입력한 상품 식별 번호 ( 코드 ) 가 데이터베이스 ( 참조 메모리 ) 에 저장되어 있는 경우에 상품을 구매한 것으로 인증을 한다는 점에서 그 구성 및 기능에서 차이가 없다 .

4 ) 따라서 이 사건 제6항 발명은 비교대상발명 1과 그 기술분야와 목적이 동일하고, 이 사건 제6항 발명의 구성요소들은 비교대상발명 1의 대응구성과 차이가 없으므로, 이 사건 제6항 발명은 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하여 신규성이 없거나 적어도 당업자가 비교대상발명 1에 의해 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다 . ( 바 ) 이 사건 제7항 발명

이 사건 제7항 발명은 이 사건 제6항 발명의 종속항으로서, ' 상품 식별 번호에 대응하는 상품을 구매자가 오프라인 상에서 구매한 것으로 인증되면 구매자에게 마일 리지를 부여하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다. 비교대상발명 1에는 구매자로부터 코드가 전송되면 구매자는 포인트나 마일 ( miles ) 을 얻을 수 있다 ( 갑 제4호증의 컬럼 2, 19행 내지 25행 ). 구매자로부터 전송된 코드가 유효한 것으로 판단되면 구매자의 포인트 계좌가 증가한다 ( 갑 제4호증의 컬럼 9, 41 행 내지 44행 ). ' 라는 내용이 기재되어 있어서, 비교대상발명 1에도 오프라인 상에서 상품을 구매한 것으로 인증되면 구매자에게 포인트 또는 마일리지를 보상으로 제공한다는 것이 개시되어 있다 .

따라서 이 사건 제7항 발명은 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하여 신규성이 없거나 적어도 당업자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다 .

( 사 ) 이 사건 제8항 발명

이 사건 제8항 발명은 이 사건 제7항 발명의 종속항으로서, ' 마일리지는 상품마다 다르게 부여되는 것을 특징으로 한다. 비교대상발명 1에는 구매자에게 포인트를 부여함에 있어서 입력된 코드에 부여된 가치가 체크되고 해당 상품에 상응하는 포인트가 구매자에게 전달된다 ( 갑 제4호증의 컬럼 9, 52행 내지 55행 ). ' 라는 내용이 기재되어 있어서, 상품마다 포인트가 다르게 할당되는 것이 개시되어 있다 .

따라서 이 사건 제8항 발명은 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하여 신규성이 없거나 적어도 당업자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다 .

( 아 ) 이 사건 제9항 발명

이 사건 제9항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서, ' 상품 식별 번호는 암호화되어 있는 구매 인증 방법 ’ 으로서, 이는 이 사건 제3항 발명에서 한정한 사항과 발명의 카테고리 ( 구매 인증 시스템과 구매 인증 방법 ) 만 달리할 뿐 상품 식별 번호가 암호화 되어 있는 것으로 한정하였다는 점에서 동일하다 .

따라서 이 사건 제9항 발명은 이 사건 제3항 발명에서 살펴본 바와 같은 이유로 당업자가 비교대상발명 1과 5를 결합하여 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다 . ( 자 ) 이 사건 제10항 발명

이 사건 제10항 발명은 ' 제6항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서, 상품 식별번호는 판매되는 상품에 부착되어 있는 것을 특징으로 하는 구매 인증 방법 ' 을 특징으로 하고 있는데, 비교대상발명 1에는 ' 상품 코드가 상품포장 뿐만 아니라 상품라벨, 상품 태그 등에도 인쇄될 수 있다 ( 갑 제4호증의 1면 ABSTRACT ). ' 라는 내용이 기재되어 있고, 상품라벨은 상품에 부착되는 것이므로, 비교대상발명 1에도 상품 코드가 상품에 부착되는 구성이 개시되어 있다 .

따라서 이 사건 제10항 발명은 당업자가 비교대상발명 1과 5를 결합하여 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다 .

( 차 ) 이 사건 제11항 발명1 ) 구성요소 11 - 1

구성요소 11 - 1은 ' 오프라인 상에서 판매되는 상품마다 개별적인 상품 식별 번호를 발행하여 부착하고, 발생된 상품 식별 번호가 저장되어 있는 데이터베이스를 구축하는 단계 ' 로서, 이는 비교대상발명 1에서 ' 오프라인 상에서 판매되는 상품마다 코드 발생기 ( 2 ) 에서 코드를 생성하여 부착하고, 발생된 코드는 참조 메모리 ( 4 ) 에 저장하는 ' 것과 대응된다. 양 대응구성은 오프라인 상에서 판매되는 상품마다 해당하는 상품 식별 번호 ( 코드 ) 가 생성되어 상품에 부착되고, 상품 식별 번호가 데이터베이스 ( 참조 메모리 ) 에 저장된다는 점에서 그 구성 및 효과가 동일하다 .

2 ) 구성요소 11 - 2와 11 - 3

구성요소 11 - 2는 ' 네트워크를 통하여 접속하는 구매자의 단말기로부터 상품 식별 번호가 입력되면, 상품 식별 번호가 데이터베이스에 저장되어 있는지를 판단하는 단계 ' 이고, 구성요소 11 - 3은 ' 상품 식별 번호가 데이터베이스에 저장되어 있는 경우에 상품 식별 번호에 대응하는 상품을 구매자가 오프라인 상에서 구매한 것으로 인증하는 단계 ' 로서, 이는 이 사건 제6항 발명의 구성요소 6 - 2 및 6 - 3과 각각 동일하게 대응되는데, 이 사건 제6항 발명에서 살펴본 바와 같이 비교대상발명 1의 대응구성과 차이가 없다 .

3 ) 구성요소 11 - 4

구성요소 11 - 4는 ' 상품 식별 번호에 대응하는 상품을 구매자가 오프라인 상에서 구매한 것으로 인증되면 구매자에게 마일리지 또는 경품을 부여하여 구매 보상을 하는 단계 ' 로서, 구성요소 11 - 4는 구매자의 구매인증이 이루어지면 택일적으로 ' 마일리지 ’ 나 ‘ 경품 ' 을 부여하는 것인데, 이 사건 제7항 발명에서 살펴본 바와 같이 구매자의 구매인증이 이루어진 경우에 마일리지를 지급하는 비교대상발명 1의 대응구성과 차이가 없다 .

4 ) 따라서 이 사건 제11항 발명은 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하여 신규성이 없거나 적어도 당업자가 비교대상발명 1에 의해 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다 .

나. 이 사건 정정청구가 적법한 지 여부 ( 1 ) 원고는 이 사건 제9항 발명에서 인용하는 청구항을 ‘ 제1항 ' 에서 ' 제6항 ' 으로 정정하는 이 사건 정정청구를 하였는데, 특허법 제136조 제4항에는 ' 제47조 제3항 제1호 및 제2호에 해당하는 정정은 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한

때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다. ' 라고 규정되어 있으므로, 먼저 이 사건 정정 청구 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것인지 여부에 대해서 살펴본다 .

( 2 ) 이 사건 정정 후 특허청구범위 제9항은 ' 제6항에 있어서, 상기 상품 식별 번호는 암호화되어 있는 구매 인증 방법 ' 이다. 그런데, 이 사건 정정 후 특허청구범위 제9항이 인용하고 있는 이 사건 제6항 발명이 비교대상발명 1에 비해 신규성 내지 진보성이 없음은 위 가. ( 2 ) 의 ( 마 ) 에서 살펴본 바와 같고, 이 사건 정정 후 특허청구범위 제9항에서 추가로 한정하고 있는 ' 상품 식별 번호는 암호화되어 있는 ' 구성은 이 사건 제3 항 발명에서 추가로 한정하고 있는 사항과 발명의 카테고리만 달리할 뿐 그 실질적인 내용은 동일한 것이므로 위 가. ( 2 ) 의 ( 나 ), ( 아 ) 에서 살펴본 바와 같이 비교대상발명 5에 의해 용이하게 도출할 수 있는 것이므로, 이 사건 정정 후 제9항 발명은 당업자가 비교대상발명 1과 5를 결합하여 용이하게 발명할 수 있다 . ( 3 ) 결국 이 사건 정정 후 제9항 발명은 이 사건 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 없는 것이므로, 이 사건 정정청구는 부적법하다 .

다. 소결론

따라서 이 사건 정정청구는 부적법하므로 받아들일 수 없고, 이 사건 제1항, 제3항 내지 제11항 발명은 신규성 내지 진보성이 없어서 그 등록이 무효로 되어야 하므로 , 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다 .

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다 .

판사 우라옥

판사 김종석

< 도면 1 > 오프라인 구매 인증의 개념도

< 도면 2 > 오프라인 구매 인증 시스템의 블록도

/>/>

< 도면 4 > 구매인증 과정을 나타낸 흐름도 < 도면 5 > 마일리지 보상 과정을 나타낸 흐름도

< 구매자 단말기 > < 오프라인 구매인중 시스템 > ( 구매자 단말기 > < 오프라인 구매인증 시스템 > S410

/> S210 />

별지 2. 비교대상발명들

1. 비교대상발명 1 ( 2000. 3. 21. 특허된 미국 특허공보, 특허번호 : 제6, 039, 244호, 갑 제4

호증 )

( 1 ) 주요 내용

구매자 데이터를 포함하는 데이터 뱅크를 구축하는 방법 및 구매보상이나 쿠폰

시스템 구성 방법 ’ 에 관한 것으로서, 상품의 제조업자나 서비스의 제공자가 비용이 적

고 간단한 수단을 통해서 상품이나 서비스의 판매를 촉진하고 구매자에 특정된 데이터

를 통해 구매자와 직접적인 접촉을 할 수 있고 그에 따른 마케팅 전략을 유연하게 선

택할 수 있도록 하는 시스템을 제공하는 것을 목적으로 하고 있고, 시스템은 데이터

수집부 ( 1 ), 제품 생산부 ( 7 ), 판매점의 금전출납부 ( 11 ) 및 고객 ( 14 ) 으로 구성되어 있으며 ,

데이터 수집부 ( 1 ) 의 코드 발생기 ( 2 ) 에서 발생한 코드데이터는 데이터 수집부 ( 1 ) 내의 참

조 메모리 ( 4 ) 에 저장된 후 코드데이터는 제품생산부 ( 7 ) 나 판매점의 금전출납부 ( 11 ) 에 보

내져서 상품 포장이나 영수증에 인쇄되며, 해당 상품의 구매자가 상품 구입 후 인터넷

이나 전화를 이용하여 데이터 수집부 ( 1 ) 에 접속하여 구매한 상품의 포장이나 영수증에

인쇄된 해당 상품 코드를 입력하면 데이터 수집부 ( 1 ) 는 입력된 상품 코드가 참조 메모

리 ( 4 ) 에 저장된 것과 일치하는 유효한 코드인지를 판단 ( check ) 하고, 유효한 코드인 경우

상품에 할당된 가치만큼의 포인트를 구매자의 포인트 계좌에 적립하며, 구매자와 포인

트 데이터 뱅크 ( 3 ) 에는 구매자의 구매행동에 관한 부가 정보 등이 저장되는데, 구매자

의 성향에 관한 데이터는 상품이나 서비스 제공자에 의해 개별 마케팅 전략 또는 광고

메시지의 전달을 위해 이용될 수 있고 구매자는 적립된 포인트에 상응하는 보상을 위

해 포인트를 현금화할 수 있다는 내용이 개시되어 있다 .

( 2 ) 주요 도면

< 도면 1 > 이 사건 발명을 구현하기 위한 구성요소간의 상호 협력 관계 원리를 나타낸 도면

/> U. S .

Patent

Mar. 21, 200

Sheet

1 of 2

, 039, 244

< 도면 2 > 이 사건 발명에 따른 상품 포장 < 도면 3 > 이 사건 발명에 따른 영수증

/> Fig. 2 Fig. 3 />

2. 비교대상발명 2 ( 1999. 3. 9. 공개된 일본 공개특허공보, 공개번호 : 특개평11 - 66152호 ,

을 제1호증 )

( 1 ) 주요 내용

상품 유통 시스템 ' 에 관한 것으로, 상품 판매 회사의 캠페인 상품에 대한 소비자

의 응답을 신속하고 넓은 범위에서 수집할 수 있고 수요자와의 쌍방향 정보전달에 의

한 기업 이미지 홍보와 수요자에 대한 서비스 향상을 도모하는 시스템을 제공하는 것

을 목적으로 하고 있고, 상품 공급원 ( 1 ), 수요자, 그리고 중간업무체 ( 4 ) 로 이루어진 시스

템에 있어서 중간업무체 ( 4 ) 는 회사의 인터넷 URL 및 개개 상품의 ID 번호가 인쇄된 라

벨 ( 6 ) 을 상품 공급원 ( 1 ) 에 공급하는 동시에 각각의 ID 번호를 기억 보존하고, 상품공급

원 ( 1 ) 은 라벨을 상품에 부착하여 상품을 판매하고, 수요자는 상품을 구입한 후 통신수

단 ( 5 ) 를 이용하여 상품공급원의 홈페이지에 접속하여 구매한 상품의 ID 정보 및 개인

정보를 입력하고, 중간업무체 ( 4 ) 는 소비자가 상품공급원 ( 1 ) 의 홈페이지에 접속하여 보내

는 ID 정보 및 개인정보를 축적하고, 축적된 개인정보를 마케팅 정보로 상품공급원 ( 1 )

에 제공하며, 또한 미리 보존되어 있는 ID 번호를 참조하여 구매자에게 상품에 관한

당선 유무의 정보를 송신한다는 내용이 개시되어 있다 .

( 2 ) 주요 도면

< 도면 1 > 상품유통 시스템을 나타내는 개략 구성도 < 도면 2 > 라벨의 평면도

/>/>

3. 비교대상발명 3 ( 2000. 5. 6. 공개된 공개특허공보, 공개번호 : 특2000 - 24649호, 을 제2

호증 )

( 1 ) 주요 내용

티켓을 이용한 온라인서비스 제공 시스템 ' 에 관한 것으로, 매장이나 점포를 이용

하는 고객에게 다양한 온라인 서비스를 제공함으로써 매출을 증대시킬 수 있도록 하기

위해 판매점포에서는 영수증 또는 응모권 등에 고유코드 ( 14 ) 가 부여된 티켓 ( 4 ) 을 발행

하고, 온라인 서비스 제공자는 티켓 ( 4 ) 에 부여된 고유코드 ( 14 ) 를 저장하고 있는 데이터

베이스 ( 8 ) 와 인터넷서버 ( 10 ) 를 구축하여, 고객이 인터넷 단말기 ( 12 ) 를 통해 인터넷 서버

( 10 ) 에 의해서 제공되는 인터넷홈페이지 ( 6 ) 에 접속하여 티켓 ( 4 ) 의 고유코드 ( 14 ) 를 홈페이

지 ( 6 ) 의 코드입력부 ( 16 ) 에 입력하면 해당 홈페이지 ( 6 ) 에서 제공하는 즉석추첨게임 등의

서비스를 이용할 수 있다는 내용이 개시되어 있다 .

( 2 ) 주요 도면

< 도면 1 > 티켓을 이용한 온라인 서비스 제공시스템을 도시한 구성도

/>

4. 비교대상발명 4 ( 2000. 5. 6. 공개된 공개특허공보, 공개번호 : 특2000 - 24648호, 을 제3

호증 )

( 1 ) 주요 내용

' 영수증을 이용한 보너스 제공 시스템 ' 에 관한 것으로, 신용카드를 이용하지 않고

현금결제를 하는 고객의 이용실적에 따라 고객에게 소정의 보너스를 지급함으로써, 현

금결제를 하는 고객도 지속적으로 점포나 매장을 이용하도록 유도하는 시스템을 제공

하는 것을 목적으로 하고 있고, 각 점포나 매장에서 발행되는 영수증 ( 2 ), 데이터베이스

( 6 ) 가 구축된 서버 ( 8 ) 와 각 점포나 매장에 배치되며 인터넷서버 ( 8 ) 에 연결되어 각 고유

코드 ( 12 ) 에 해당되는 영수증 ( 2 ) 의 결제금액을 데이터베이스 ( 6 ) 에 입력할 수 있도록 된

결제단말기 ( 10 ) 를 포함하여 구성되며, 서버 ( 8 ) 에 저장된 고객의 각 ID에 적립된 이용실

적에 따라 각 고객에게 마일리지 포인트나 현금제공 등의 서비스를 제공한다는 내용

이 개시되어 있다 .

( 2 ) 주요 도면

< 도면 1 > 영수증을 이용한 보너스 제공시스템을 도시한 구성도

/>

5. 비교대상발명 5 ( 2000. 3. 31. 공개된 일본 공개특허공보, 공개번호 : 특개 2000 - 90358

호, 갑 제5호증 )

( 1 ) 주요 내용

영수증 발행 인증방법, 영수증 발행 장치 및 영수증 인증 장치 ' 에 관한 것으로서 ,

상품을 예약하여 구입하는 고객에 대해 영수증의 번호만을 확인하고 상품을 건네주는

경우 제3자가 복사기 등에 의해 위조된 영수증으로 상품을 수취하여 진정한 영수증 소

지자가 피해를 받는 등의 문제가 발생하는 것을 방지하기 위해서, 영수증 발행 장치에

서는 영수증의 고유 코드를 키코드로 암호화하고 이 암호화 코드에 대응하는 패턴을

영수증 번호와 함께 자성 잉크로 인쇄해 발행함과 동시에 그 키코드를 등록 장치 ( 35 ) 에

등록하고, 영수증 인증 장치에서는 입력된 영수증 번호에 대응하는 키코드를 등록 장

치로부터 취득하고, 영수증에 인쇄된 패턴으로부터 암호화 코드를 자기적으로 읽어내

어, 키코드에 의해서 고유 코드를 복호화 하고, 이 고유 코드로부터 얻을 수 있는 영수

증 번호와 영수증에 인쇄되어 있는 영수증 번호를 비교해 영수증의 정위를 판정하며 ,

자성잉크는 복사되지 않으므로 복사한 영수증으로부터는 암호화 코드를 얻지 못하여

부정한 것으로 판정되므로 상품의 2중 인도 등의 문제가 생기지 않는다는 내용이 개시

되어 있다 .

(2 ) 8 三

< 1 > 入耳曼山二是呈

/>

별지 3. 을 제4호증에 도시된 도면

/>