2. 소송비용은 원고가 부담한다.

가. 이 사건 특허발명

(1) 명칭: 메타아르세나이트을 함유한 항암제 조성물

(2) 출원일/등록일/등록번호: 2002. 4. 25./2004. 11. 3./제10-456831호

(3) 청구범위: 청구항 1. 메타아르세나이트 염을 유효성분으로 함유하는 것을 특징으로 하는 항암제 조성물.

(4) 특허권자: 주식회사 코미팜, 피고 2, 피고 1

(5) 발명자: 피고 1, 피고 2

나. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 피고들을 상대로 ‘원고는 이 사건 특허발명의 진정한 발명자인 소외인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 반면, 피고들은 이 사건 특허발명의 발명자가 아니다’라고 주장하면서 이 사건 특허발명 중 피고들의 지분권에 대한 무효심판을 청구하였다.

(2) 이에 대하여 특허심판원은 2011. 11. 10. 2011당2096호 로 ‘특허의 무효심판은 특허가 특허법 제133조 제1항 각 호 에 해당하는 경우에 청구할 수 있는 것인데 공유인 특허의 일부 지분권에 대한 무효심판을 청구할 수는 없어 원고의 심판청구는 부적법하다’는 이유로 원고의 심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 갑 제1호증의 1, 2, 갑 제2호증, 갑 제4호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 심판청구의 적법 여부

가. 원고 주장의 요지

(1) 원고는 이 사건 특허발명의 진정한 발명자인 소외인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 유일한 승계인인 반면, 피고들은 이 사건 특허발명의 발명자가 아니어서 이 사건 특허에 대하여 권리가 없으므로 피고들의 지분권에는 무효사유가 있다.

(2) 특허법 제133조 제1항 제2호 는 ‘ 제33조 제1항 본문의 규정에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 경우’를 등록무효사유로서 규정하고 있는바, 특허법 제33조 제1항 에서 발명자 또는 그 승계인이 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하면서, 같은 조 제2항 에서 공동발명자는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다고 규정하고 있으므로, 위 특허법 제133조 제1항 제2호 는 공동발명자가 아닌 자를 상대로 한 특허의 일부 지분권에 대한 무효심판청구를 허용하고 있는 것이다.

(3) 또한 등록된 특허의 공유자 전원이 특허무효심판의 당사자로 된 경우에는 특허법 제139조 제2항 에도 위배되지 않는 것으로 보아야 한다.

나. 판단

특허권은 특허발명을 독점적, 배타적으로 지배할 수 있는 권리로서 일반적으로는 설정등록에 의하여 발생하고 존속기간이 만료됨으로써 소멸한다.

특허무효심판제도는 특허청에 의하여 유효한 것으로 승인되어 등록된 특허권에 무효사유가 있음이 발견된 경우에 이미 발효된 행정처분으로서의 특허처분을 이해관계인 또는 심사관의 청구에 의하여 그 특허의 효력을 하자가 발생한 시점까지 소급적으로 소멸시키는 제도이다.

특허법 제133조 제1항 은 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있는바, 이는 이른바 제한적 열거로서 위 조항에 규정되어 있는 사유 이외에는 무효사유로 주장할 수 없다.

특허법 제133조 제1항 제2호 는 ‘ 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조 의 규정에 위반된 경우’를 특허무효사유로서 규정하고 있고, 특허법 제33조 제1항 본문은 ‘발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다’고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항 은 ‘2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다’고 규정하고 있다.

위 각 규정으로부터 특허권의 공유자 중 일부를 상대로 그 지분권만의 무효심판을 청구할 수 있는지에 관하여 살핀다.

① 특허법은 제133조 제1항 에서 ‘특허청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 무효심판을 청구할 수 있다’고 규정하여 출원절차를 같이 한 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 특허발명 중 일부에 대한 무효심판청구가 가능함을 명시하면서도, 공유인 특허권의 일부 지분권에 대하여는 무효심판청구가 가능하다는 취지의 규정을 두지 않고 있다. ② 특허법 제139조 제2항 은 ‘공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피심판청구인으로 하여 청구하여야 한다’고 규정고 있는바, 이는 특허권의 공유자 중 일부를 상대로 한 무효심판청구를 허용하지 않음은 물론, 공유인 특허권 중 일부 지분권에 대한 무효심판청구 역시 허용하지 않는 취지로 볼 수 있다. ③ 특허법 제44조 는 ‘ 제33조 제2항 의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다’고 규정하고 있고, 이를 어길 경우, 즉 공유자 중 일부만이 특허출원을 한 경우에는 거절결정의 이유( 특허법 제62조 제1호 ) 및 등록무효사유( 특허법 제133조 제1항 제2호 )가 되는바, 위 규정에 따르면 우리 특허법은 다수가 특허권을 공유하는 경우에도 그 특허권이 ‘일체’로서 발생, 소멸하는 것을 전제로 권리관계를 규정하고 있다고 볼 수 있다. ④ 이 사건의 경우와 같이 특허권의 공유자들 사이에서 특허를 받을 수 있는 권리의 존부에 관한 분쟁이 발생하는 경우에 있어서 특허법 제139조 제2항 에도 불구하고 공유자 중 일부가 나머지 공유자를 상대방으로 하는 특허권의 지분권에 대한 무효심판청구를 허용할 경우, 무효심판이 확정된 지분권은 소급적으로 그 효력이 소멸될 뿐이고 무효심판이 확정되지 아니한 다른 지분권의 권리자에게 그 소멸된 지분권이 귀속된다고 보기 어려우며, 소멸된 지분권에 대하여는 권리자가 새로이 특허출원을 하더라도 특허법 제44조 를 위배한 것이어서 거절결정이 될 수밖에 없게 되는 등 복잡한 문제가 발생한다.

위와 같은 사유로 특허법 제133조 제1항 제2호 에 의하여 특허권의 일부 지분권에 대한 무효심판청구가 허용된다고 볼 수는 없다.

3. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 특허무효심판청구는 부적법하여 각하되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 문영화(재판장) 김승곤 김신

심급 사건

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