[2] 심판절차에서 등록상표 중 일부 지정상품에 대하여 상표법 제73조 제1항 제3호 의 상표등록 취소사유를 주장하였다가, 그 후의 심결취소소송 절차에서 상표법 제73조 제1항 제2호 의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할 수 있는지 여부(소극)

[2] 상표법 제73조 제1항 제2호 의 상표등록취소 심판청구는 등록상표의 지정상품 전체에 대하여만 할 수 있고 그 일부에 대한 청구는 허용되지 않으므로, 심판절차에서 등록상표 중 일부 지정상품에 대하여 상표법 제73조 제1항 제3호 의 상표등록 취소사유를 주장하였다가 그 후의 심결취소소송 절차에서 상표법 제73조 제1항 제2호 의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할 수는 없다.

1. 상고이유 제1점에 대하여

원심판결 이유에 의하면 원심은, 피고가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 “ ”(이하 ‘실사용상표’라 한다)를 골프클럽에 사용하였는데, 실사용상표는 이 사건 등록상표(등록번호 제429841호) “ ”와 마찬가지로 ‘ ’ 도형과 영문자 ‘KATANA’ 및 ‘GOLF’를 모두 포함하고 단지 도형과 영문자가 2단 배열에서 3단 배열로 변형된 정도에 불과하여 이들 상표는 거래사회의 통념상 동일한 상표에 해당하므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 상표권자인 피고에 의하여 그 지정상품인 골프클럽에 사용되었다 할 것이어서 상표법 제73조 제1항 제3호 의 상표등록 취소사유가 없다고 판단하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제3호 에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

2. 상고이유 제2점에 대하여

상표법 제73조 제1항 제2호 의 상표등록취소 심판청구는 등록상표의 지정상품 전체에 대하여만 할 수 있고 그 일부에 대한 청구는 허용되지 않으므로, 심판절차에서 등록상표 중 일부 지정상품에 대하여 상표법 제73조 제1항 제3호 의 상표등록 취소사유를 주장하였다가 그 후의 심결취소소송 절차에서 상표법 제73조 제1항 제2호 의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할 수는 없다 .

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 같은 취지에서, 이 사건 심판절차에서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 일부인 상품류 구분 제28류의 지정상품에 대하여만 상표법 제73조 제1항 제3호 의 상표등록취소심판을 청구하였다가 이 사건 심결취소소송에 이르러 비로소 상표법 제73조 제1항 제2호 의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할 수는 없다는 이유로, 이 사건 등록상표에 위 제2호 의 취소사유가 있다는 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제2호 에 관한 법리오해의 위법이 없다.

3. 상고이유 제3점에 대하여

위에서 본 바와 같이 원고가 이 사건 심결취소소송 절차에서 상표법 제73조 제1항 제2호 의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할 수 없다고 한 원심의 판단이 정당한 이상, 원심이 이 사건 심결취소소송에서 위 취소사유를 추가로 주장할 수 있음을 전제로 하여 가정적으로 이 사건 등록상표에 상표법 제73조 제1항 제2호 의 상표등록 취소사유가 없다고 판단한 부분에 대한 원고의 상고이유는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다.

4. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.