뉴질랜드

대표자

소송대리인 변호사 양영준

소송복대리인 변호사 권오창, 변리사 홍현주

서울

2. 오민선

서울

피고들 소송대리인 변호사 김홍엽, 변리사 이호천

2. 소송총비용은 피고들이 부담한다 .

[ 증거 ] 갑 1 내지 3호증의 각 기재

가. 피고들의 등록상표와 원고의 선사용상표의 내용 ( 1 ) 피고들의 등록상표

① 등록번호 : 제543908호

② 구성 : /> ③ 출원일 / 등록결정일 등록일 : 2002. 1. 14. / 2003. 3. 24. / 2003. 3. 26 .

④ 지정상품 ( 상품류 구분 제32, 33류 ) : 맥주, 합성맥주, 흑맥주, 스타우트, 비알 콜 칵테일음료, 소다수, 사이다, 진저에일, 알콜함유 레몬드링크, 리큐르, 스피리트, 보드카, 샴페인, 칵테일, 알콜엑기스, 브랜디, 사과주, 와인쿨러 ( 2 ) 원고의 선사용상표 뉴질랜드 국적의 주류생산 및 판매 법인인 원고가 1997. 11. 경부터 생산한 ' 보드카에 레몬, 체리 등의 과일향을 첨가한 알콜함량 5 % 등 RTD ( Ready to Drink ) 류의 주류 ' 에 사용한 상표로서, 그 구성은 /> 나. 원고의 상표등록무효 청구와 기각심결 ( 1 ) 원고는, 피고들의 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호 내지 제12호에 각 해당한다는 이유로 등록무효 심판을 청구하였다 . ( 2 ) 특허심판원은 2003. 10. 20. 등록상표는 전체적으로 볼 때 선사용상표와 유사한 상표에 해당하지만, 선사용상표가 등록상표의 출원 당시 국내외 수요자들 사이에 현저하게 인식된 저명 상표였거나, 그 등록결정 당시 국내의 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표라고 인식될 정도로 널리 알려지지 아니하였다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 심결을 하였다 .

2. 이 사건의 쟁점과 당사자 주장의 요지

이 사건의 쟁점은 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 같은 조항 제12호에 해당하는지 여부에 있는바 ( 원고는 제4차 변론기일에서 상표법 제7조 제1항 제4호에 의한 무효주장을 철회하였음 ), 이에 관한 양쪽 당사자의 주장 요지는 아래와 같다 .

가. 원고의 심결 취소사유 주장의 요지 ( 1 ) 선사용상표는 등록상표의 등록결정일인 2003. 3. 24. 당시 국내의 일반 수요자들에게 원고의 상표라고 인식할 수 있을 정도로 알려진 상표이다. 또한, 등록상표는 선사용상표와 외관, 호칭 및 관념이 유사하고, 그 지정상품도 알콜함유 레몬드링크, 칵테일 등으로서 선사용상표가 부착된 원고의 상품과 유사하다. 따라서, 일반 수요자들로서는 등록상표가 부착된 상품을 원고의 상품으로 오인, 혼동할 염려가 있으므로, 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 규정된 ‘ 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 ' 에 해당한다 .

( 2 ) 선사용상표는 등록상표의 출원 당시 뉴질랜드의 일반 수요자들 사이에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식된 저명상표로서, 등록상표는 선사용상표와 외관, 호칭 및 관념이 유사하고, 그 지정상품도 유사하다. 또한, 피고 조성덕은 원고한 테서 선사용상표가 부착된 상품을 독점적으로 수입하여 판매하다가 2000. 6. 23. 이중희에게 위의 상품에 대한 독점 수입판매권을 양도하였으므로, 이중희로 하여금 위의 상품을 독점 수입판매할 수 있도록 협력하고 보장해 주어야 할 의무가 있다. 그런데 이중희의 노력으로 위의 상품의 판매량이 늘자, 피고 조성덕은 이중희로 하여금 위의 상품을 수입판매하지 못하게 하여 그의 영업을 방해하고, 원고와의 사이에 다시 독점수입판매계약을 체결할 부정한 목적으로 등록상표를 등록하였다. 따라서, 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 규정된 ' 국외의 수요자 간에 저명한 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표 ' 에 해당한다 .

나. 피고들의 심결 유지사유 주장의 요지 ( 1 ) 선사용상표는 등록상표의 등록결정일인 2003. 3. 24. 당시에는 국내의 일반 수요자들에게 원고의 상표라고 인식할 수 있을 정도로 알려지지 아니하였으므로, 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 아니한다 . ( 2 ) 선사용상표는 등록상표의 출원 당시 뉴질랜드의 일반 수요자들 사이에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식된 저명상표에 해당하지 아니한다. 또한, 피고 조성덕은 2000. 6. 23. 경 이중희와의 사이에 원고의 상품에 대한 독점 수입판매권을 양도하기로 약정한 사실은 있으나 선사용상표에 관한 권리를 양도한 사실은 없다. 피고 조성덕은 주류판매업을 하기 위하여 ‘ 주식회사 제트글로벌 ' 이라는 상호의 법인을 설립하고 등록상표를 ' Z ', ' Bali, Fiji 등 다른 상표들과 함께 출원한 것일 뿐, 이중희의 영업을 방해하거나 원고와의 사이에 다시 독점 수입판매계약을 체결할 부정한 목적으로 등록상표를 출원한 것이 아니다. 따라서, 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다 .

3. 심결의 적법여부에 대한 판단

먼저, 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 규정된 ' 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 ' 에 해당하는지 여부에 대하여 본다 .

가. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부의 판단 기준 및 판단 기준시등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 ' 에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반 수요자들에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 한다. 이 경우 선사용상표와 동일, 유사한 등록상표가 선사용상표의 상품과 동일, 유사한 상품에 사용되고 있다면, 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 대한 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다 ( 대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결 참조 ). 또한, 등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 ’ 인지의 여부는 그 상표에 대한 등록사정시를 기준으로 판단하여야 한다 ( 대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 참조 ) .

나. 선사용상표에 대한 국내 일반 수요자들의 인식 정도

선사용상표가 등록상표의 등록결정일인 2003. 3. 24. 당시 국내의 일반 수요자들에게 원고의 상품에 대한 상표로 인식될 정도로 알려져 있었는지 여부에 대하여 본다 . ( 1 ) 인정사실

[ 증거 ] 갑 3호증의 별첨 7, 갑 4, 5호증, 갑 20 내지 43호증, 갑 47 내지 52호증 ( 갑 51호증의 2는 제외 ), 갑 56, 57호증, 을 11호증의 각 기재

① 이중희는 2000. 6. 23. 주식회사 엠엠에이 ( 2002. 3. 22. ' 주식회사 인디펜던트리 쿼코리아 ' 로 상호변경등기, 이하 ' 인디펜던트리쿼코리아 ' 라 한다 ) 를 경영하고 있던 피고 조성덕한테서 위 회사의 차량, 재고물품, 사무실 및 선사용상표가 부착된 원고의 RTD 상품 ( 이하 ' KGB 상품 ' 이라 한다 ) 에 대한 국내 독점권을 양수하고, 같은 날 위 회사의 대표이사로 취임하였다 .

② 인디펜던트리쿼코리아는 2000. 7. 14. 원고와의 사이에 KGB 상품에 관한 국내 독점 대리 및 배급계약을 체결하고, 그 무렵부터 현재까지 원고한테서 KGB 상품을 독점으로 수입하여 판매하여 오고 있다 .

③ 인디펜던트리쿼코리아의 매출액은 2000년에는 4억 4, 830만여 원에 불과하였으나, 이중희가 동 회사의 대표이사로 취임한 후부터 급증하여 2001년 30억 7, 925만여원, 2002년 87억 5, 834만여 원, 2003년 94억 9, 146만여 원 ( = 상반기 매출액 48억여 원 + 하반기 매출액 46억여 원 ), 2004년 79억 9, 661만여 원, 2005년 94억 3, 537만여 원에 이르고 있다 .

④ 인디펜던트리쿼코리아가 2001. 3. 경부터 등록상표의 등록결정일 무렵까지 KGB 상품에 대하여 한 광고와 판촉행사의 내역은 다음과 같다 .

2001. 3. 부터 같은 해 12. 까지 총 35, 123, 000원의 광고비를 들여 ‘ 드링크스 코리아 ( DRINKS Korea ) ' 와 ' 더 바 ( THE BAR ) ' 등의 잡지에 6회에 걸쳐 광고를 하고, 판촉물 등을 제작, 배포하였다. 2002년에는 한해 동안 총 575, 197, 377원의 광고비를 들여 잡지 광고, 온라인 광고, 백화점, 할인점, 대학교 축제, 놀이공원 등에서의 판촉행사 및 2002년 한일월드컵 관련 이벤트를 실시하였다. 이어 2003. 1. 경부터 4. 경까지 총 96, 960, 000원의 광고비를 들여 잡지, 옥외전광판 및 온라인 광고, 지하철 1, 2, 3, 4호선 역 내에서의 피디피 ( PDP ) 광고, 각종 이벤트 등을 실시하였다 .

⑤ KGB 상품은 2001. 8. 4. 자 동아일보에 “ 보드카에 레몬이 섞여 ” 있는 알콜음료로 소개되었고, 같은 달 16. 자 조선일보에 " KGB는 뉴질랜드 산으로 보드카 베이스의 알콜음료이다. 보드카와 레몬, 탄산의 조화가 깨끗한 맛을 전해준다. ” 라고, 같은 달 30. 자문화일보에 “ 뉴질랜드의 KGB는 보드카와 레몬향을 넣어 탄산음료 향취를 풍긴다. ” 라고 각 소개되었다 .

⑥ 인디펜던트리쿼코리아는 2002년 한일월드컵 개최 무렵인 2002. 5. 경부터 KGB 상품에 대한 광고와 판촉을 대폭 강화하였는데, 그 무렵 KGB 상품에 관하여 보도한 신문기사들의 내용은 아래와 같다 .

- 2002. 5. 28. 자 머니투데이 : “ 뉴질랜드 과일보드카 KGB를 수입 판매하고 있는 인디펜던트 리쿼코리아 ( 대표 이중희 ) 가 맥주전문점 해리피아와 함께 대대적인 월드컵 마케팅을 펼친다 ” - 2002. 6. 12. 자 헤럴드경제 : “ 뉴질랜드 과일 보드카 KGB를 수입 판매중인 인디펜던트리쿼 코리아는 … 월드컵 이벤트를 6월 한달 동안 펼친다. ” - 2002. 6. 14. 자 한국일보 : “ LG마트 전 점포에서 크롬바커 카푸치너, KGB, 후치, 삿뽀로 등의 맥주를 구입할 수 있다. ” - 2002. 6. 28. 자 한국일보 : “ 인디펜던트리쿼코리아는 KGB 레몬, KGB 그레이프 프루트 등 뉴질랜드산 과일 보드카를 수입판매하고 있다. ” - 2002. 7. 19. 자 스포츠서울 : “ 요즘 맥주바에서 달콤한 향의 과실주 KGB나 후치 ( HOOCH ) 를 주문하지 못한다면 문화 원시인으로 취급받을 가능성이 크다. … 발효 알코올과 탄산수에 과일향을 혼합한 후치, KGB, ‘ 푸른맥주 ’ 보드카 크루저, 5. 4 등이 20대와 여성층을 대상으로 폭발적인 인기를 얻고 있다. ” - 2002. 10. 8. 동아일보 : “ 과일향 음료가 뜬다. … 과일 주류의 대표 주자는 KGB 과일 보드 카와 과일맥주 ” ⑦ KGB 상품은 등록상표의 등록결정일인 2003. 3. 24. 무렵 패밀리마트, 세븐일레 븐, LG25시 등의 편의점과 홈플러스, 롯데마트 등 대형 할인매장 및 맥주바 등에서 판매되고 있었다 .

( 2 ) 판단 .

위의 인정사실에 의하면, 원고의 선사용상표는 등록상표의 등록결정일인 2003 .

3. 24. 당시 국내의 일반 수요자들에게 원고의 KGB 상품에 대한 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 판단된다 .

피고들은, 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 규정된 ' 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 ' 에 해당하려면 선사용상표가 국내의 일반 수요자들에게 ' 특정 상품의 상표 ’로 알려져 있는 것만으로는 부족하고, 특정인의 상표 ’ 로 인식되어야 하는데, 피고 조성덕은 2001. 8. 10. ‘ 주식회사 제트글로벌 ' 이라는 상호의 주류 수출입, 판매법인을 설립하고, 원고의 KGB 상품과 유사한 상품에 등록상표를 부착하여 이를 판매하였으므로 , 국내의 일반 수요자들로서는 선사용상표를 원고의 상표가 아닌 ' 피고 조성덕 측의 상표 ' 로 인식할 가능성도 있다는 취지로 다툰다 .

살피건대 을 37 내지 42호증의 각 기재에 의하면, 피고 조성덕이 주류판매업을 하기 위하여 주류 수출입, 판매법인인 ' 주식회사 제트글로벌 ' ( 이하, ' 제트글로벌 ’ 이라고 한다 )

을 설립하고, 2001. 8. 10. 사업자등록을 한 다음 주류판매업을 해 온 사실은 인정되나 , 더 나아가 피고 조성덕이 등록상표의 등록결정일인 2003. 3. 24. 까지 등록상표을 사용한 사실을 인정할 증거가 없다 ( 을 23, 24호증의 각 기재 및 을 30호증의 1 내지 4의 각 영상에 의하면, 피고 조성덕 측은 2003. 10. 17. 이후에서야 등록상표을 KGB 상품과 유사한 상품에 부착하여 사용하였던 것으로 보인다 ) .

설령, 피고 조성덕이 등록상표의 등록결정일까지 등록상표를 KGB 상품과 유사한 상품에 사용하였음이 인정된다고 하더라도, 피고 조성덕이 경영하는 제트글로벌의 2002년 한 해의 총 매출액은 5억 3, 354만여 원으로서 인디펜던트리쿼코리아의 같은 기간 매출액의 6 % 정도에 불과한 점 ( 을 41, 42호증의 각 기재 ), 피고 조성덕 측의 상호인 ' 주식회사 제트글로벌 ' 이 선사용상표나 원고의 상호와 그 외관, 호칭 및 관념이 상이한 점 등에 비추어 보면, 국내의 일반 수요자들이 선사용상표를 피고 조성덕 측의 상표로 인식할 가능성은 거의 없다고 판단된다 .

따라서, 피고들의 주장은 이유 없다 .

다. 등록상표와 선사용상표의 표장과 사용상품의 유사 여부

등록상표와 선사용상표는 그 중심부에 큰 별 모양의 도형과 영문자 ' KGB ' 가 겹치도록 구성되어 있는 점에서 외관이 유사하다. 또한, 두 상표는 모두 영문자 ' KGB ' 가 포함되어 있어서 모두 ‘ 케이지비 ' 로 불릴 것이고, ' KGB ' 는 일반 수요자들에 의하여 ‘ 구소련의 국가보안위원회 ' 를 의미하는 것으로 인식될 것이므로, 그 호칭과 관념이 동일하다. 또한, 등록상표의 지정상품 중 ' 알콜함유 레몬드링크 ’ 와 ‘ 칵테일 ' 은 선사용상표가 사용되는 ' 보드카에 레몬, 체리 등의 과일향을 첨가한 알콜함량 5 % 미만의 저알콜음료 등 RTD류의 주류와 유사하다 .

결국, 등록상표는 전체적으로 볼 때 선사용상표와 그 표장과 사용상품이 유사하다고 판단된다 .

라. 소결론

따라서, 등록상표는 국내의 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하므로, 나머지 무효사유에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 상표법 제71조 제1항 제1호, 같은 법 제7조 제1항 제11호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다 .

4. 결론

그렇다면, 이와 결론을 달리한 심결은 위법하여 취소되어야 하므로, 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다 .

판사 설범식

판사 박원규