2. 소송비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다.

가. 이 사건 출원상표

1) 출원일/출원번호: 2010. 11. 26./(출원번호 1 생략)

2) 표장:

3) 지정상품: 상품류 구분 제12류의 휠체어, 2인승 자전거, 경주용 자전거, 도로 경주용 자전거, 모터 달린 자전거, 산악용 자전거, 여행용 자전거, 운반용 자전거, 자전거, 자전거용 내장튜브, 자전거용 림, 자전거용 바퀴, 자전거용 바퀴살, 자전거용 방향지시기, 자전거용 벨, 자전거용 새들, 자전거용 수하물 캐리어, 자전거용 스탠드, 자전거용 안장, 자전거용 안장커버, 자전거용 의복방호장치, 자전거용 체인, 자전거용 펌프, 자전거용 페달, 자전거용 프레임, 자전거용 핸들바, 자전거의 부품 및 부속품, 핸들바, 자전거/오토바이용 타이어, 자전거/오토바이용 튜브 없는 타이어, 자전거/오토바이용 튜브, 자동차용 완충기, 수송기계기구용 스프링완충기, 수송기계기구용 에어스프링, 수송기계기구용 완충기, 수송기계기구용 완충스프링, 자전거/오토바이용 브레이크, 자전거용 브레이크, 수송기계기구용 공기펌프, 수송기계기구차륜용 림, 수송기계기구차륜용 허브, 자전거/오토바이용 안장, 자전거 또는 오토바이용 안장커버, 이륜모터차량 또는 자전거용 흙받이, 이륜모터차량 또는 자전거용 핸들바, 이륜모터차량 또는 자전거용 차륜허브, 이륜모터차량 또는 자전거용 공기펌프, 승용차, 승합차(7인승 이상), 오토바이, 캠핑카[그 밖에도 이 사건 출원상표의 지정상품에는 상품류 구분 제18류의 화장품가방 등, 제25류의 스키복 등, 제28류의 스키, 스키날 등도 포함되어 있었으나, 원고는 아래와 같이 2013. 9. 27. 이 사건 출원상표에 대한 거절결정에 대한 불복심판청구를 한 후 2013. 10. 4. 이 사건 출원상표의 지정상품 중 제18류, 제25류 및 제28류를 삭제하여 각 상품류별로 3건으로 분할출원하였으나(출원번호 2/출원번호 3/출원번호 4 생략), 모두 2014. 6. 2. 피고로부터 상표법 제7조 제1항 제12호 를 이유로 거절결정되었다(을나 제42, 43호증)].

나. 선사용상표들

1) 선사용상표 1

가) 표장:

나) 사용상품: 산악스키장비와 관련 의류, 신발, 모자, 장갑, 벨트

2) 선사용상표 2

가) 표장:

나) 사용상품: 산악스키장비와 관련 의류, 신발, 모자, 장갑, 벨트

다. 이 사건 심결의 경위

1) 이 사건 출원상표의 2010. 11. 26. 출원 당시 출원인은 소외 1이었는데, 2011. 5. 27. 남편인 원고로 출원인이 변경되었고(을나 제36호증), 특허청 심사관은 2013. 9. 2. ‘이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당한다’는 이유로 상표등록을 받을 수 없다며 거절결정을 하였다.

2) 원고는 2013. 9. 27. 특허심판원 2013원7074호 로 위 거절결정에 대하여 불복하는 심판을 청구하였고, 특허심판원은 2014. 6. 26. ‘이 사건 출원상표는 국내외 일반 거래자나 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표들과 유사한 상표로서 부정한 목적으로 출원된 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당한다’는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 갑 제1, 2, 3호증, 을나 제36, 42, 43호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 이 사건 심결의 취소사유와 이 사건의 쟁점

가. 원고 주장의 이 사건 심결의 취소사유

1) 선사용상표들은 이 사건 출원상표의 출원 시 국내외 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식할 수 있을 정도로 알려져 있다고 보기 어렵고, 이 사건 출원상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품은 경제적 견련관계가 없다.

2) 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하지 않는다.

나. 이 사건의 쟁점

원고의 위와 같은 주장을 통해 정리되는 이 사건의 쟁점은 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하는지 여부이다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하는지 여부

가. 판단 기준

상표법 제7조 제1항 제12호 는 ‘국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이 규정은 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표권자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, ① 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, ② 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, ③ 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다( 대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조). 이러한 법리는 등록상표뿐 아니라 출원상태의 출원상표에도 그대로 적용된다.

나. 인정 사실

을나 제1 내지 50호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여보면 아래의 각 사실이 인정된다.

1) 오스트리아의 스키부츠 제조업체인 휴매닉(Humanic)은 1950년대부터 스키와 스키부츠 등을 제조·판매해왔는데, 1973년경부터 “DYNAFIT” 상표를 사용하여 스키용품, 스포츠용품 등을 제조하여 유럽 국가 등에 판매해왔다. 1996년경 DYNAFIT Gmbh가 오스트리아에 설립되었고, 위 회사는 2003년경 피고보조참가인 회사가 속한 Salewa Group에 합병되었다.

2) 피고보조참가인 회사는 2005년경부터 “ ”와 같은 눈표범(Snow Leopard)을 형상화한 표장을 사용하여 스키용품과 방한복, 장갑, 헬멧, 백팩 및 스포츠 악세사리 등을 판매해왔는데, 위 표장에 대해서는 유럽연합(2005년), 스위스(2006년), 캐나다(2007년), 대만(2007년)에, 선사용상표 1에 대해서는 뉴질랜드(2009년), 아르헨티나(2010년), 칠레(2010년)에, 선사용상표 2와 같은 문자표장에 대해서는 유럽연합(1998년), 일본(1999년), 미국(2000년), 캐나다(2001년), 오스트리아(2007년), 대만(2007년), 인도(2008년)에 각 상표등록을 마쳤다.

3) 피고보조참가인 회사가 선사용상표들을 사용하여 판매한 상품의 매출액은 2005년경부터 꾸준히 증가하여 2009년에 이탈리아에서 약 5,162,536유로(약 69억 주1) 원 ), 오스트리아에서 약 5,097,754유로(약 68억 원), 독일에서 약 4,912,327유로(약 66억 원), 프랑스에서 약 4,236,934유로(약 57억 원), 스위스에서 약 3,579,419유로(약 48억 원), 미국에서 약 1,262,167유로(약 17억 원), 스페인에서 약 736,463유로(약 10억 원)에 이르렀다.

4) 피고보조참가인 회사는 선사용상표들의 사용상품을 독일 뮌헨의 “ISPO 박람회”에 꾸준히 전시하여 DYNAFIT 바인딩은 2005년 “European Ski Award”를 수상하였고(을나 제10호증), 산악부츠는 2009년 “Outdoor Award”를 수상하였으며(을나 제11호증), 선사용상표 2는 유럽 등에서 발간된 “SKI” 잡지(1975. 9.부터), “SKIING” 잡지(1977. 9.경부터)에 게재되기도 하였다(을나 제44호증).

5) 피고보조참가인 회사는 2009년경부터 제품 카달로그, 스티커, 뉴스레터, 워크북 등을 제작하여 이탈리아, 오스트리아, 프랑스, 독일, 스위스, 미국, 일본 등의 220개 이상의 판매점과 소매점 등에 배포해왔다(을나 제14 내지 20호증).

6) 피고보조참가인 회사는 2011. 4. 14. 이 사건 출원상표의 당시 출원인인 소외 1에게 이 사건 출원상표 및 선사용상표 1과 표장이 매우 유사한 등록상표 (등록번호 생략)(2007. 11. 20. 등록, )에 대해 양도요청을 하였는데, 소외 1은 2011. 4. 20. 피고보조참가인 회사에게 양도대가로 15억 원을 요구하였고, 피고보조참가인 회사는 2011. 5. 6. 다시 1만 유로(약 1,340만 원)를 제시하였으나(을나 제36, 37호증), 소외 1은 소외 2를 통해 ‘저희 고객은 다이나핏의 가치를 잘 알고 있습니다. 그러나 양 당사자 간 합의가 이루어지지 않는다면, 소송을 하지 않을 수 없을 것입니다. 소송이 제기되면 다이나핏의 브랜드 가치와 브랜드 파워가 하락하는 결과가 초래될 것이며 양 당사자의 잠재적인 사업 기회들을 어렵게 만들 것입니다. 만약 귀사가 해결안 도출을 위한 우리의 제안을 거절한다면, 우리는 한국에서 전문가들과 함께 우리의 사업 분야 보호를 위해 최선의 노력을 하지 않을 수 없을 것입니다. 그리고 귀사(다이나핏)는 한국 시장뿐 아니라 아시아 시장 전체적으로 다이나핏의 브랜드 이미지와 판매에 부정적인 영향을 가져오는 소송과정 중에 발생하는 손해를 피할 수 없을 것입니다. …… 저희의 아래 제안을 고려해보시기 바랍니다. 저희 고객에게 90,000유로를 지불할 것, 저희 고객이 한국 시장에서의 총판권을 갖는데 동의할 것(총판권은 스키장비를 제외한 의복과 일반 제품에 대한 라이센스를 포함해야 한다. 수입은 상황에 따라 가능한 하나의 방법이다)’(을나 제38호증)라는 내용의 답변을 하였다.

다. 선사용상표들이 유럽에서 알려진 정도

위 인정 사실에 비추어 알 수 있는 선사용상표들의 사용 기간, 선사용상표들을 사용한 제품의 판매지역, 홍보 내역, 업계의 평가 등을 종합하여 볼 때, 선사용상표들은 그 지정상품을 ‘자전거, 자전거/오토바이용 안장, 캠핑카’ 등으로 한 이 사건 출원상표의 출원일인 2010. 11. 26. 무렵에는 적어도 이탈리아, 오스트리아, 프랑스, 독일, 스위스 등의 유럽의 수요자나 거래자들 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있었다고 볼 수 있다.

라. 이 사건 출원상표와 선사용상표들의 동일·유사 여부

이 사건 출원상표 “ ”와 대비할 때, 선사용상표 1 “ ”은 문자 부분의 위치만 다를 뿐 외관이 유사하고, 호칭은 동일하며, 선사용상표 2 “ ”은 문자 부분의 외관과 호칭이 동일하여 전체적으로 유사한 표장이다.

마. 원고에게 부정한 목적이 있었는지 여부

① 선사용상표 1의 도형 부분은 눈표범을 형상화한 것이고, 선사용상표들의 문자 부분은 원래 없는 단어로 만든 조어표장으로 창작성이 높은 편인데, 이 사건 출원상표는 선사용상표 1의 도형 부분과 선사용상표들의 문자 부분을 그대로 포함하고, 선사용상표들과 전체적으로 유사한 점, ② 앞서 살펴본 바와 같이 선사용상표들은 유럽의 일반 수요자나 거래자들 사이에 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 상표인 점, ③ 이 사건 출원상표의 출원경과와 소외 1과 피고보조참가인 사이의 교섭 과정 및 원고와 소외 1의 관계를 보면 원고와 소외 1은 이 사건 출원상표 출원 당시 선사용상표들의 존재를 미리 알고 있었던 것으로 보이는 점, ④ 피고보조참가인 회사가 소외 1의 제안을 거절하자, 소외 1은 ‘이 사건 출원상표에 관련된 사업을 시작할 계획을 가지고 있으며, 다이나핏 브랜드 가치와 브랜드 파워가 하락하게 될 것’이라고 고지하며 한국 시장에서의 총판권을 요구한 점, ⑤ 이 사건 출원상표의 출원 시 지정상품에는 선사용상표들과 경제적으로 밀접한 관련이 있는 등산용 배낭 등 산악용품과 스키복 등 스키용품 등이 포함되어 있었던 점, ⑥ 스키용품, 스포츠 관련 의류, 신발, 모자, 장갑 등에 사용된 선사용상표들과 유사한 이 사건 출원상표를 그 지정상품인 ‘자전거나 자전거용 부품 등’에 사용할 경우 일반 수요자들로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으키게 할 수도 있으므로(을가 제1호증 참조) 이 사건 출원상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품들은 경제적 견련관계를 가지고 있다고 볼 수 있고, 이 사건 출원상표를 그 지정상품인 ‘오토바이, 승용차, 캠핑카 등’에 사용함으로써 선사용상표에 구축되어 있는 양질의 이미지를 희석화시킬 수 있는 점 등에 비추어 보면, 원고와 소외 1이 선사용상표를 모방하여 그것이 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 위 상표의 가치를 희석화하여 피고보조참가인 회사에게 손해를 입히려고 하는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 출원상표를 출원하였다고 봄이 상당하고, 이 사건 출원상표의 일부 지정상품이 선사용상표들과 경제적 견련관계가 없다고 하더라도 그 부분에 한하여 상표법 제7조 제1항 제12호 가 해당되지 않는다고 볼 수도 없다( 대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결 , 대법원 2014. 2. 27. 선고 2013후2484 판결 참조).

바. 소결론

따라서 이 사건 출원상표는 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하여 등록될 수 없다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각한다.

주1) 1유로에 1,341원(2014. 10. 31.자 매매기준율)의 환율을 기준으로 계산한다. 이하 같다.