2. 항고비용은 신청인이 부담한다.

이 사건 기록과 심문 전체의 취지를 종합하면 아래의 사실이 소명된다.

가. 신청인과 허영란은 2000. 2. 19. 별지 목록 제2 기재 상품을 지정상품으로 별지목록 제1 기재 상표(이하 ‘이 사건 상표’라 한다)를 출원하여 2001. 5. 25. 그 상표등록을 마쳤고(일부 지정상품은 2003. 4. 25. 출원하여 2005. 1. 25. 그 등록을 마쳤다), 허영란은 2003. 7. 1. 이 사건 상표에 관한 권리를 신청인에게 양도하였다.

나. 신청인과 피신청인 황은주는 2004. 1. 28. 이 사건 상표를 피신청인 황은주가 생산하는 모자에 사용하는 내용의 계약을 체결하였다(이하 ‘이 사건 계약’이라 한다).

2. 신청원인의 요지

신청인은, 피신청인 황은주가 이 사건 계약을 체결하지 이전부터, ① 신청인의 승낙없이 2003. 12. 5. 우윤환에게, 2004. 1. 1. 장인덕에게 위 상표사용권을 양도하였고, ② 이 사건 계약에서 지정하지 않은 품목인 티셔츠에 대하여도 2004. 1. 20. 진성인에게 상표 사용을 허락하여 진성인이 이 사건 상표를 부착한 티셔츠 85만 장을 제작하였는 바, 이에 신청인은 2004. 5. 7. 피신청인 황은주에게 위와 같은 계약위반을 이유로 계약해지 통지를 하였고, 이로써 이 사건 계약은 적법하게 해지되었으므로, 피신청인 황은주는 더 이상 이 사건 상표를 사용할 수 없게 되었음에도 불구하고, 피신청인 황은주가 피신청인 조경환으로부터 이 사건 상표를 부착한 모자를 납품받아 피신청인 장부춘, 한숙희를 통하여 이를 판매함으로써 신청인의 상표권을 침해하고 있다고 주장한다.

3. 판단

가. 피신청인 황은주가 이 사건 상표를 무단 양도하였는지 여부

신청인의 위 주장에 대하여는 기록에 제출된 자료만으로는 이를 소명하기에 부족하고 달리 이를 소명할 자료가 없으므로, 신청인의 위 주장은 이유 없다.

나. 지정상품 외 상표 사용으로 인한 해지의 효력 유무

보건대, 신청인이 제출한 자료에 의하더라도 피신청인 황은주가 진성인에게 티셔츠 제작에 관하여 이 사건 상표사용을 허락하였다는 점을 소명할 자료가 부족하고, 설령 피신청인 황은주가 진성인에게 이 사건 계약에 따른 지정상품이 아닌 상품을 제작하도록 허락하였다 하더라도 피신청인 황은주의 위와 같은 행위로 인하여 이 사건 계약을 유지할 수 없을 정도로 그 신뢰관계가 파괴되었다는 점에 관하여도 그 소명이 부족하므로, 신청인의 위 주장도 이유 없다.

다. 이 사건 상표의 저작권 침해

(가) 이 사건 상표에 사용된 표장은 미국의 디자이너 망 케네스 로버트 하워드(Kenneth Robert Howard)가 창작한 ‘플라잉아이볼(flying eyeball; 날아다니는 눈알)’과 위 망인의 예명인 ‘본 더치(Von Dutch)’를 결합한 저작물(이하 ‘이 사건 저작물’이라 한다)로서 위 망인이 디자인한 개조자동차, 주문자동차 및 오토바이 등에 사용됨으로써 미국에서 널리 알려지게 되었다.

(나) 위 망인이 1992. 9. 19. 사망한 후 리사 하워드(Lisa Howard)와 로나 마이클(Lorna Michael)이 이 사건 저작물에 관한 일체의 권리를 상속하였는데, 위 상속인들이 1996. 10. 8. 다크호스 디스트리뷰션 주식회사(Dark Horse Distribution Inc.)에 계약기간을 1996. 10. 8.부터 2005. 10. 7.까지, 계약지역을 전세계로 정하여 위 회사가 이 사건 저작물을 포함하여 위 망인이 창작한 디자인을 사용하기로 하는 라이센스계약을 체결하였다.

(다) 다크호스 디스트리뷰션 주식회사는 1999. 4. 1. 위 계약상의 권리를 마이클 카셀(Michael Cassel)에게 양도하였고, 진성인이 2005. 6. 8. 마이클 카셀의 동의를 얻은 위 망인의 상속인들로부터 이 사건 저작물 등에 관한 일체의 권리를 양수하였다.

(라) 한편, 신청인은 이 사건 상표를 등록할 때에나 그 이후에도 위 망인의 상속인들 또는 진성인으로부터 이 사건 저작물의 사용에 관한 아무런 동의를 얻지 못하였다.

(2) 상표권자라 하더라도 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용은 저작권자의 동의를 얻지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다 할 것인데( 상표법 제53조 ), 위 소명사실에 의하면, 이 사건 저작물은 이 사건 상표가 등록되기 훨씬 이전부터 사용되었고, 이 사건 상표에 사용된 표장은 이 사건 저작물을 단순히 결합한 것에 불과하여 이 사건 저작물에 관한 위 망인의 저작권과 저촉된다고 할 것이므로, 이 사건 상표의 등록자체의 효력은 별론으로 하더라도, 이 사건 저작물의 사용에 관한 동의를 얻지 못한 신청인으로서는 이 사건 저작물에 관한 위 망인의 저작권과 저촉되는 범위 내에서 이 사건 상표를 사용할 수 없고, 나아가 피신청인들의 이 사건 상표 사용이 신청인의 상표권을 침해한다는 이유로 그 금지를 구할 수도 없다 하겠다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 신청은 그 피보전권리에 대한 소명이 없어 이를 기각할 것인바, 이와 결론을 같이 한 제1심 결정은 정당하므로 신청인의 항고를 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

[별지 목록 생략]