2. 소송비용은 원고가 부담한다.

가. 피고의 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2008. 5. 14./ 2009. 6. 15./ (등록번호 생략)

2) 구성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제19류의 인조석재, 콘크리트용 비금속제 거푸집널, 건축용 비금속표면 마감재, 건축용 석재(가공하지 않은 것), 도로포장용 비금속제 블록, 시멘트 블록, 콘크리트 블록, 시멘트제 보도판, 건축용 비금속제 타일, 벽돌(시멘트제는 제외), 비금속제 타일, 콘크리트타일, 석재, 가공한 석재

나. 원고의 확인대상표장

1) 구 성:

2) 사용상품: 송석타일, 송석벽돌, 송석판재, 송석 보도블록, 생활폐수 정수용 블록

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2011. 4. 5. 특허심판원에 피고를 상대로, 원고에게는 상표법 제57조의3 의 규정에 의한 선사용권에 기하여 확인대상표장을 계속 사용할 권리가 있기 때문에, 확인대상표장은 결국 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다며 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 그러자 특허심판원은 이를 2010당769호 로 심리한 다음, 2011. 10. 6. 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 원고 등에 의하여 확인대상표장이 사용됨으로써 국내 수요자 간에 확인대상표장이 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었다고 볼 수 없다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 갑 제7호증, 변론 전체의 취지

2. 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부

가. 대비 판단

이 사건 등록상표와 확인대상표장은 모두 ‘송석’이라는 문자로만 이루어져 외관, 관념 및 호칭이 동일·유사하고, 확인대상표장의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품 또한 모두 타일, 벽돌 및 블록 등으로 동일·유사하다(이 사건 등록상표와 확인대상표장이 표장 및 그 지정(사용)상품이 유사함에 대하여는 당사자 사이에도 다툼이 없다.).

따라서 두 표장이 함께 사용될 경우 일반수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다 할 것이어서, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다 할 것이다.

나. 원고의 주장에 대한 판단

원고는, 확인대상표장의 전 권리자인 소외인과 원고가 이 사건 등록상표의 출원 전부터 부정경쟁의 목적 없이 국내에서 계속하여 확인대상표장을 사용하여 왔고, 그 결과 국내 수요자 간에 확인대상표장이 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었으므로, 상표법 제57조의3 의 규정에 의하여 원고에게는 확인대상표장에 대한 선사용권이 인정되고, 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지로 주장한다.

그러나 상표권의 소극적 권리범위확인심판은 등록상표권의 보호범위를 기초로 하여 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 표장(확인대상표장)에 대하여 상표권의 효력이 미치지 않는가 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 하는 것이므로, 설령 원고가 그 주장과 같이 확인대상표장에 대한 선사용권을 가진다 하더라도, 그와 같은 사정은 상표권 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고, 확인대상표장이 상표권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없어 선사용권이 있음을 이유로 (소극적) 권리범위확인심판을 구할 수는 없다고 할 것이다( 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결 , 대법원 1974. 8. 30. 선고 73후8 판결 등 참조).

따라서 이와 다른 견해를 전제로 한 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

3. 결론

그렇다면, 원고의 소극적 권리범위확인 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 정당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 배기열(재판장) 김용덕 박종학

심급 사건

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