여기서 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.

1. 사건의 개요와 원심 판단

가. 피고는 2015. 11. 3. 원고를 상대로 특허심판원에 “키메라 항-CD20 항체를 이용한 순환성 종양세포와 관련된 혈액학적 악성종양의 치료법”이라는 이름의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 하고, 나머지 청구항들도 같은 방식으로 기재한다)부터 제5항에 대해 등록무효심판을 청구하였다.

나. 원고는 2016. 7. 29. 이 사건 제2항, 제5항 발명을 삭제하고, 이 사건 제1항, 제3항 및 제4항 발명을 정정하는 내용의 이 사건 정정청구를 하였다.

다. 특허심판원은 2017. 2. 7. 이 사건 정정청구는 부적법하다고 보아 정정 전 청구범위로 특허요건을 판단하면서, 이 사건 제1항, 제2항, 제4항 발명은 명세서의 기재요건을 충족하지 못하였고, 이 사건 제3항, 제5항 발명은 원심 판시 선행발명 4에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 피고의 심판청구를 모두 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

라. 원고는 2017. 3. 14. 특허법원에 심결취소의 소를 제기하였다. 특허법원은 2019. 1. 17. 이 사건 정정청구가 부적법하다고 보고 정정 전 청구범위로 특허요건을 판단하여 다음과 같은 이유로 이 사건 심결을 유지하였다.

이 사건 제1항, 제2항, 제4항 발명은 기재불비의 무효 사유가 있다. 이 사건 특허발명은 원심 판시 이 사건 선출원(을 제3호증)의 최초 명세서에 기재된 발명에 해당하지 않아, 그 특허요건 판단일은 우선권 주장일이 아닌 출원일(1999. 11. 9.)이 되고, 그 이전에 반포된 원심 판시 선행발명 5는 선행발명의 적격을 갖게 된다. 따라서 이 사건 제3항, 제5항 발명은 선행발명 5에 의해 진보성이 부정된다.

2. 이 사건 제3항, 제5항 발명 부분에 대하여

가. 이 사건 특허발명이 출원될 당시 적용되던 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 구 특허법(이하 ‘2001년 개정 전 특허법’이라고 한다) 제54조 에 따라 ‘공업소유권의 보호를 위한 파리협약’(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)의 당사국에 특허출원을 한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는, 진보성 등의 특허요건에 관한 규정을 적용할 때 그 당사국에 출원한 날(이하 ‘우선권 주장일’이라고 한다)을 대한민국에 특허출원한 날로 보게 된다. 그런데 이와 같은 조약우선권 제도에 의하여 대한민국에 특허를 출원한 날보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사하게 되면, 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있다. 따라서 특허법 제55조 제1항 의 국내우선권 규정의 경우와 같이, 2001년 개정 전 특허법 제54조 제1항 에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은, 조약우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 조약우선권 주장의 기초가 된 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등’이라고 한다)에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다 .

여기서 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다 ( 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결 등 참조).

나. 원심은 그 판시와 같은 이유를 들어, 항-CD20 항체의 500 내지 1,500mg/㎡의 용량이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이라고 볼 수 없어, 이 사건 제3항 발명과 그 종속항인 이 사건 제5항 발명 모두 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 해당하지 않으므로, 그 특허요건의 판단일은 우선권 주장일이 아니라 출원일(1999. 11. 9.)이 되어야 하고, 따라서 이 사건 제3항, 제5항 발명은 원심 판시 선행발명 5에 의해 진보성이 부정된다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 우선권 주장에 관한 법리와 진보성 판단에서 선행발명 적격 등에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 이 사건 제1항, 제2항, 제4항 발명 부분에 대하여

원고는 이 사건 제1항, 제2항, 제4항 발명 부분에 대하여 상고이유서 제출기간 내에 상고이유서를 제출하지 않았고, 상고장에도 상고이유를 기재하지 않았다.

4. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.