[2] 무효로 된 특허의 정정을 구하는 심판의 적법 여부(소극)

[3] 구 특허법 제63조 제8항 규정의 취지

[2] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제70조 에 의하면, 특허무효심결이 확정되었을 때에는 특허권은 처음부터 존재하지 아니한 것으로 보므로, 무효로 된 특허의 정정을 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어 그 정정을 구할 이익도 없으므로 부적법하다.

[3] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제63조 제8항 에서 "정정허가심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 다만, 제97조 제1항 제1호 의 심판에 의하여 무효가 된 후에는 예외로 한다."고 규정한 것은 유효하게 존속하였던 특허권이 존속기간의 만료, 등록료의 불납 등의 사유로 소멸한 후에도 특허를 무효로 할 수 있도록 한 규정( 같은 법 제69조 제4항 )에 대응하여, 특허권자에게 정정에 의하여 특허의 무효사유를 소급적으로 해소할 수 있는 권한을 예외적으로 부여한 것이고, 위 규정의 단서 조항은 그러한 취지에서 무효심결이 확정된 경우 더 이상 정정을 할 수 없다는 취지를 명확히 한 것일 뿐, 무효심결의 확정 전에 청구된 정정의 허가 여부를 판단하여야 한다는 취지의 규정이라고 할 수는 없다.

가. 원심은 명칭을 "퀴놀린카복실산의 수성 염기성 제제(제제)를 제조하는 방법"으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 정정 후 특허청구범위 제2항(이하 '제2항 발명'이라고 한다)은 다음과 같은 이유로 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 1982. 12. 22. 공개된 유럽 공개특허공보 제67666호에 게재된 발명(이하 '간행물 게재 발명'이라고 한다)에 의하여 용이하게 발명할 수 있으므로, 그 특허출원시에 특허를 받을 수 없다는 취지로 판단하였다.

(1) 양 발명은 퀴놀린카복실산 화합물의 안정된 수성 제제를 제조하고자 하는 점에서 목적이 같고, 제2항 발명의 '퀴놀린카복실산 중 특정의 1-사이클로프로필-7-(4-에틸-1-피페라지닐)-6-플루오로-1, 4-디하이드로-4-옥소-3-퀴놀린카복실산(엔로플록사신)'의 구성은 간행물 게재 발명에 구체적으로 특정된 바 없는 엔로플록사신을 활성 화합물로서 특정하고 있으나, 이 사건 특허발명의 명세서에서 위 화합물과 대등한 정도의 바람직한 화합물로 기재하고 있는 '1-에틸-6-플루오로-1, 4-디하이드로-4-옥소-7-(1-피페라지닐)-3-퀴놀린카복실산 및 1-에틸-6-플루오로-1, 4-디하이드로-4-옥소-7-(1-피페라지닐)-1, 8-나프티리딘-3-카복실산'이 간행물 게재 발명에서 예시하고 있는 화합물 A 및 B와 동일한 것인 이상, 양 발명은 활성화합물의 종류에서 별다른 차이가 없다.

(2) 제2항 발명의 '제제보조제와 함께 물에 현탁시키고'라는 구성에 대하여 보면, '제제보조제'란 활성화합물을 제제화할 때 첨가되는 완충제, 등장화제, 희석제 등으로서 필요에 따라 취사선택하여 사용할 수 있는 통상적인 성분이고, 간행물 게재 발명에도 의약적으로 사용가능한 보조제의 예 및 활성화합물과 제제보조제가 물에 용해된다는 기술내용이 나타나 있고, '물에 현탁한다.'는 것도 수난용성 활성화합물이 제제보조제 및 물과 함께 혼합될 때 물에 완전히 녹지 않아 현탁액(suspension) 상태에 있는 것을 말하는 것으로서 간행물 게재 발명에도 "화합물 A와 B를 원하는 산성용액이나 현탁액에 활성화합물을 가하여 용액이나 현탁액 상태로 취급할 수 있다."는 기재가 있어, '물에 현탁한다.'는 구성에도 별다른 기술적 특징이 있다고는 할 수 없다.

(3) 제2항 발명의 "활성화합물이 용해될 때까지 과량의 NaOH 또는 KOH를 서서히 교반하면서 가하고 덩어리가 없는 청정한 겔이 형성될 때까지 계속 교반하며, 겔을 목적하는 농도까지 물로 희석하여, ℓ당 0.01 내지 100 밀리당량 과량의 염기를 함유하고 염기성 염의 농도가 0.5 내지 10%인" 구성에 대해 보면, 먼저 간행물 게재 발명의 [표 1]에는 무기염기인 NaOH인 경우 pH가 10.0과 10.5라는 기재 및 과량의 염기를 첨가한다는 기재가 있어 양 발명은 모두 염기로서 NaOH를 사용하는 염기성 수용액으로 동일하다. 다만, 제2항 발명은 NaOH 또는 KOH를 ℓ당 0.01 내지 100 밀리당량 과량 사용하는 점, 염기성 염의 농도를 0.5 내지 10%로 하는 점에 차이가 있으나, 이 사건 특허발명의 명세서 어디에도 위 수치범위에 따른 임계적 효과를 인정할 만한 기재가 없어 이는 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 필요에 따라 선택할 수 있는 단순한 수치한정에 불과한 것으로 보인다.

또한, 위 구성에는 "덩어리가 없는 청정한 겔이 형성될 때까지 계속 교반하며, 겔을 목적하는 농도까지 물로 희석한다."라는 기재가 있으나, 현탁액의 기제로 사용되는 보조제 중 폴리에틸렌글리콜, 폴리비닐피롤리디돈, 젤라틴 등은 점도가 상당히 높은 화합물들로서 이러한 보조제와 활성화합물 및 물로 이루어지는 현탁액은 점도가 높은 겔(gel) 상태가 될 것인데, 여기에 과량의 NaOH 또는 KOH를 가하여 활성화합물이 염을 형성하게 되면 물에 녹으면서 뿌연 현탁액이던 것이 덩어리가 없어지면서 점점 맑아져 '청정한 겔' 상태로 되는 것이므로, 겔(gel) 상태를 거쳐 수성 염기성 제제를 제조한다는 것은 점도가 높은 보조제를 사용함에 따라 당연히 나타나는 현상에 불과한 것이다.

(4) 제2항 발명의 '제제'라는 구성에 대해 보면, 간행물 게재 발명의 명세서에 제제로서 정제, 캅셀제 및 경구용 액제 등을 기재하고 있으므로, 제2항 발명이 최종 생성물을 제제로 한 점도 특징이 없다.

(5) 제2항 발명의 효과와 관련하여, 이 사건 특허발명의 명세서에서는 "본 발명에 따른 염기성 제제가 산성 제제와는 다르게 저장시 변색 또는 침전현상을 일으키지 않는다."고만 기재되어 있을 뿐 현저한 효과가 있음을 확인할 수 있는 구체적인 기재가 없고, 갑 제6호증도 제2항 발명과 간행물 게재 발명의 안정성을 비교 실험한 결과가 아니어서 제2항 발명이 현저한 효과가 있음을 인정할 자료로 볼 수 없으며, 달리 이를 반증할 만한 증거도 없다.

나. 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정·판단은 정당하고, 거기에 진보성 판단에 관한 심리미진, 사실오인, 판단누락의 위법이 없다.

2. 상고이유 제2점에 대한 판단

가. 원심은, 원고가 이 사건 특허발명의 정정심판청구를 기각한 심결의 취소를 구하는 데 대하여, 주식회사 한국미생물연구소가 원고를 상대로 제기한 2001당110 등록무효심판 사건에서 특허심판원이 2001. 10. 31. 이 사건 특허발명의 특허청구범위 모두가 무효라는 심결을 하자, 원고가 위 심결에 대한 취소소송을 제기하여 특허법원이 2002. 8. 16. 그 중 특허청구범위 제2항에 대한 위의 무효심결을 취소하고, 나머지 청구를 기각하는 판결을 선고하였으며, 원고가 위 판결에 불복하여 상고하였으나 2002. 12. 27. 대법원에서 상고가 기각됨으로써, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항, 제3항 내지 제6항에 대한 무효가 확정되었으므로, 원고로서는 소멸된 위 특허청구범위 제1항, 제3항 내지 제6항에 대한 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상의 이익이 없어서 위 특허청구범위 제1항, 제3항 내지 제6항에 대한 소는 부적법하다는 취지로 판단하였다.

나. 기록에 의하면 이 사건 특허발명은 1985. 12. 30. 출원된 것이므로, 이 사건에는 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것)이 적용되어야 하는바, 구 특허법 제70조 에 의하면, 특허무효심결이 확정되었을 때에는 특허권은 처음부터 존재하지 아니한 것으로 보므로, 무효로 된 특허의 정정을 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어 그 정정을 구할 이익도 없게 된다 . 한편, 구 특허법 제63조 제8항 에서 "정정허가심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 다만, 제97조 제1항 제1호 의 심판에 의하여 무효가 된 후에는 예외로 한다."고 규정한 것은 유효하게 존속하였던 특허권이 존속기간의 만료, 등록료의 불납 등의 사유로 소멸한 후에도 특허를 무효로 할 수 있도록 한 규정( 구 특허법 제69조 제4항 )에 대응하여, 특허권자에게 정정에 의하여 특허의 무효사유를 소급적으로 해소할 수 있는 권한을 예외적으로 부여한 것이고, 위 규정의 단서 조항은 그러한 취지에서 무효심결이 확정된 경우 더 이상 정정을 할 수 없다는 취지를 명확히 한 것일 뿐, 무효심결의 확정 전에 청구된 정정의 허가 여부를 판단하여야 한다는 취지의 규정이라고 할 수는 없다 .

다. 기록과 위 법리에 의하면, 원고가 2001. 12. 6. 이 사건 특허발명에 대한 정정심판을 청구하였다가 2002. 6. 28. 그 심판청구가 기각되고 난 후, 위 기각 심결의 취소를 구하는 소송이 원심에 계속되던 중 원심 판시와 같은 경위로 특허청구범위 제1항, 제3항 내지 제6항에 대한 무효심결이 확정되자, 원심이 위 특허청구범위 제1항, 제3항 내지 제6항에 대한 소가 부적법하다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 정정심판에 관한 법리오해나 심리미진 또는 판단누락 등의 위법이 없다.

3. 따라서 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 주문과 같이 판결한다.