[2]제작 의뢰하여 납품받는 점퍼의 일부에 등록상표를 표시하게 한 것이 국내에서의 통상적인 상거래를 통하여 유통되는 것을 전제로 한 것이라기 보다는 불사용 취소를 면하기 위한 명목상의 사용에 불과하여 구 상표법 제73조 제4항 이 규정하고 있는 정당한 사용이라고 할 수 없다고 한 사례

[2] 제작 의뢰하여 납품받는 점퍼의 일부에 등록상표를 표시하게 한 것이 국내에서의 통상적인 상거래를 통하여 유통되는 것을 전제로 한 것이라기 보다는 불사용 취소를 면하기 위한 명목상의 사용에 불과하여 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제73조 제4항 이 규정하고 있는 정당한 사용이라고 할 수 없다고 한 사례.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

갑 제1, 2호증의 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 아래의 사실을 인정할 수 있다.

가. 이 사건 등록상표의 내용

①구성：" ", ② 등록번호：제357840호, ③ 출원일/등록일：1994. 9. 17./1997. 3. 14., ④ 지정상품：신사복, 작업복, 스커트, 아동복, 잠바, 오버코트, 청바지, 와이셔츠, 블라우스, 유니폼(운동용){ 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 의 [별표 1] 상품류 구분 제45류}, ⑤ 상표권자：원고

나. 피고의 등록취소심판 청구(2002당249)

(1) 청구원인

원고는 정당한 이유 없이 이 사건 등록상표를 이 사건 취소심판 청구일인 2002. 2. 7. 이전 계속하여 3년 이상 그 지정상품에 사용하지 아니하였므로 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호 의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.

(2) 심판 결과

특허심판원은 2002. 6. 27. 이 사건 등록상표의 등록을 취소하는 심결을 하였다.

(3) 이 사건 심결이유의 요지

원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 심판 청구일로부터 3년 이내의 기간 내에 원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 정당하게 사용하였음을 인정할 수 없다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소 사유

원고는 이 사건 취소심판 청구일로부터 3년 이내의 기간 내에 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 유니폼, 점퍼 등에 사용하였으므로 이 사건 심결은 취소되어야 한다.

나. 판 단

(1) 구 상표법은 제73조 제1항 제3호 에서 "상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 사용하고 있지 아니한 경우에는 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다."고 규정하는 한편, 제4항 에서는 " 제1항 제3호 에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판 청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표권자는 취소심판 청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다."고 규정하고 있으므로, 상표권자가 구 상표법 제73조 제1항 제3호 에 의한 상표등록의 취소를 면하기 위해서는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자가 그 취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서, 취소심판이 청구된 지정상품 또는 그 포장에 등록상표를 표시하는 등의 방법으로 등록상표를 정당하게 사용하였음을 입증하여야 할 것이다.

또한, 구 상표법이 이와 같이 일정기간 사용되지 아니한 상표에 대하여 취소심판을 청구할 수 있도록 규정한 것은, 상표는 거래시장에서 실제로 사용됨으로써 비로소 상표로서의 여러 가지 사회경제적인 기능을 발휘할 수 있는 것이므로 상표권자로 하여금 등록상표를 거래시장에서 적극적으로 사용하도록 촉구하는 한편, 우리 상표법 아래에서는 실제로 사용되지 않고 있는 상표라고 하더라도 등록되어 있기만 하면 제3자의 사용을 금지할 수 있어 등록상표의 불사용 상태를 무한정 방치할 경우 다른 사람의 상표 선택의 자유와 공정한 경쟁을 부당하게 제한함으로써 산업발전과 수요자의 이익보호라는 상표법의 목적에 반하는 결과가 될 수 있으므로 정당한 이유 없이 일정한 기간 동안 사용되지 아니한 상표에 대하여는 등록취소라는 제재를 가함으로써 상표 본래의 기능을 회복하게 하고자 함에 있다고 해석된다.

따라서 이와 같은 입법 취지에 비추어 보면, 상표를 그 지정상품에 표시하는 방법으로 사용한 사실이 있다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 통상적인 상거래를 통하여 유통되는 것을 전제로 한 것이 아니고 단순히 등록상표에 대한 불사용 취소를 면하기 위하여 극히 소량의 상품에 상표를 표시한 정도라면 이는 이른바, 명목상의 사용에 불과한 것으로서 구 상표법 제73조 제4항 소정의 정당한 사용이라고 할 수는 없다 할 것이다.

(2)이 사건으로 돌아와 살피건대, 갑 제4, 5호증의 기재 및 영상과 증인 김훈경, 금석호의 각 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 2001. 2.경 금석호를 통하여 김훈경에게 이 사건 등록상표 또는 그 영문자 부분인 'AIRBUS'가 표시된 점퍼 10벌 83,000원 상당에 대한 제작을 의뢰하였고, 위 김훈경은 2001. 3. 9. 위 점퍼 10벌의 제작을 완료하고 그 중에 1-2벌에는 이 사건 등록상표를, 나머지에는 이 사건 등록상표 중 영문자 부분만을 표시하여 원고에게 납품한 사실, 위 금석호는 원고로부터 이 사건 등록상표 또는 이 사건 등록상표의 영문자 부분만이 표시된 점퍼 3벌을 받아 일반 소비자에게 판매한 사실은 각 이를 인정할 수 있으므로 원고가 이 사건 취소심판 청구일 이전 3년의 기간 내에 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용한 사실은 인정된다고 할 것이다.

그러나 갑 제2호증, 을 제1호증의 기재에 의하면, 원고가 이와 같이 김훈경에게 이 사건 등록상표가 부착된 점퍼의 생산을 의뢰한 시점에는 원고와 다임러크라이슬러 에어로스페이스 에어버스 게임베하(이하 '다임러'라고 한다) 사이에 이 사건 등록상표에 관한 무효심판 청구사건에 대한 취소소송이 계속중이었을 뿐만 아니라, 원고가 김훈경으로부터 점퍼를 납품받은 직후인 2001. 3. 17.에는 위 다임러로부터 이 사건 등록상표에 대한 불사용취소심판이 청구된 사실이 인정되는바, 위 인정 사실에 원고가 위 김훈경에게 제작을 의뢰한 점퍼의 수량이 일반적인 거래 실정에 비추어 극히 소량에 불과할 뿐만 아니라, 그 가운데도 이 사건 등록상표가 그대로 부착된 것은 1-2벌에 불과한 점(김훈경이 납품한 점퍼 중 영문자 부분만이 표시된 것은 이 사건 등록상의 요부가 누락된 것이므로 이 사건 등록상표가 표시된 상품이라고 할 수 없다), 원고가 김훈경으로부터 납품받은 점퍼를 구체적으로 어떤 경로를 통하여 판매를 하였는지에 관하여 명확히 밝히지 못하고 있는 점 등을 종합하면, 원고가 김훈경으로 하여금 원고에게 납품하는 점퍼의 일부에 이 사건 등록상표를 표시하게 한 것은 국내에서의 통상적인 상거래를 통하여 유통되는 것을 전제로 한 것이라기 보다는 불사용 취소를 면하기 위한 명목상의 사용에 불과한 것이라고 판단되므로 원고의 위와 같은 상표 사용은 구 상표법 제73조 제4항 소정의 정당한 사용이라고 할 수는 없다 할 것이다.

(3)원고는, 이와 같이 김훈경으로부터 이 사건 등록상표가 부착된 점퍼를 납품받아 판매한 이외에도 2001. 1. 19. 주식회사 조령인터내셔널로부터 이 사건 등록상표가 표시된 고급점퍼 10벌을 납품받아 일반 소비자에게 판매하는 등 1998. 11. 중순부터 2001. 4. 초까지 사이에 이 사건 등록상표가 표시된 점퍼와 운동용 유니폼 8,000여 벌을 주문 생산하여 소비자들에게 판매하였다고 주장하나, 갑 제3호증의 기재만으로는 위와 같은 원고 주장 사실을 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 아무런 증거가 없으므로 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록의 취소를 면할 수 없다 할 것인바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당한다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김치중(재판장) 최정열 조영선

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관련문헌