[등록취소(상)][미간행]
라꼬스뜨 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 장선외 2인)
크로코다일 인터내셔날 프라이비트 리미티드 (소송대리인 법무법인 태평양 담당변호사 주기동외 3인)
2009. 7. 17.
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
1. 기초사실
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1, 갑 제3호증의 1, 갑 제35호증의 1, 2, 갑 제38호증의 1, 을 제18호증의 1 내지 4, 을 제19호증의 1, 변론 전체의 취지
가. 피고의 등록상표
(1) 구성 :
(2) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : 1986. 2. 26. / 1987. 11. 19. / 2007. 10. 30. / 제147499호
(3) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 방화피복 외 4종, 상품류 구분 제14류의 귀금속제 넥타이핀 외 6종, 상품류 구분 제24류의 직물제 손수건 외 1종, 상품류 구분 제25류의 티셔츠, 스포츠셔츠 외 42종(이하, 피고의 등록상표를 ‘이 사건 등록상표’라고 한다)
나. 원고의 대상상표
(1) 구성 :
(2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 / 갱신등록일 : 1990. 4. 21. / 1991. 8. 1. / 제217935호 / 2000. 12. 5.
(3) 지정상품 : 상품류 구분 제14류의 커프스단추, 상품류 구분 제24류의 때밀이타월, 상품류 구분 제25류의 양복바지, 스커트, 아동복, 와이셔츠 외 39종, 상품류 구분 제26류의 단추 외 3종(이하, 원고의 대상상표를 ‘이 사건 대상상표’라고 한다)
(4) 전용사용권자의 실사용행위 : 2005. 12. 1.부터 2010. 11. 30.까지 우리나라 전역에서 이 사건 대상상표에 대한 전용사용권자인 소외 1 주식회사는 티셔츠의 왼쪽 앞가슴 부분에
다. 이 사건 등록상표의 통상사용권자들의 상표 사용행위
이 사건 등록상표의 통상사용권자인 소외 2 주식회사와 소외 3 주식회사는 일부 티셔츠 상품의 왼쪽 앞가슴 부분에
라. 이 사건 심결의 경위
(1) 원고는 2008. 2. 27. 이 사건 등록상표의 통상사용권자들의 이 사건 실사용상표 사용행위는 수요자들로 하여금 원고의 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동을 생기게 하는 것이므로, 상표법 제73조 제1항 제8호 에 의하여 이 사건 등록상표의 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서, 특허심판원에 2008당579호 로 등록취소심판을 청구하였다.
(2) 특허심판원은 2009. 3. 20. 이 사건 실사용상표 사용행위가 원고의 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동을 생기게 하지 않는다는 등의 이유로, 원고의 심판 청구를 기각하는 심결을 하였다.
2. 원고의 등록취소심판 청구가 부적법하다는 주장에 대한 판단
피고는, 이 사건 등록상표를 우리나라에서 출원 및 등록하는 데 원고가 동의를 하였고, 나아가 원고와 피고 사이에 이 사건 등록상표에 대하여 심판청구 등 일체의 쟁송을 제기하지 않기로 하는 약정이 있었으므로, 이 사건 등록상표에 대한 원고의 등록취소심판 청구는 이러한 동의와 약정을 위반한 것으로 심판청구의 이익이 없거나 신의칙에 반하여 부적법하다는 취지로 주장한다.
살피건대, 을 제9호증에 의하면, 원고는 1983. 6. 17. 피고와 사이에, 적용 대상국을 대만, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아 및 브루나이의 5개국으로 하여, 그 당시 계속중이던 원, 피고 간의 모든 소송, 법적 조치, 분쟁 및 청구를 종결하고, 둘 다 악어 도형 등으로 이루어진 원, 피고의 상표가 관련시장에서 혼동 없이 공존할 수 있다는 데 동의하는 한편, 위 5개국 이외에 협력이 가능한 세계의 다른 모든 지역에서 원, 피고가 서로 협력해 나가기로 하는 내용의 약정을 체결한 사실을 인정할 수 있다. 그런데 위 약정에 의하면, 그 적용 대상국에 우리나라가 포함되어 있지 않고(서로 협력해 나가기로 한 대상 지역도 세계 모든 지역이 아니라 ‘협력이 가능한’ 지역일 뿐이다), 그 내용도 원, 피고의 상표가 혼동 없이 관련시장에서 공존할 수 있다는 데 동의하면서 그 당시 계속중이던 소송 등의 제반 분쟁을 종결하고, 향후 서로 협력해 나가자는 정도에 그치고, 더 나아가 이 사건 등록상표를 포함한 서로의 상표 등록에 대해 동의를 해주거나, 또는 서로의 상표에 대하여 일체의 쟁송을 제기하지 않기로 하는 내용을 포함한 것으로 볼 수는 없다. 그리고 을 제6, 7, 8호증은 원고가 피고의 상표권을 침해 주장에 대응하여 서로의 상표가 혼동 없이 공존할 수 있음을 항변하면서, 소제기와 같은 소모적인 분쟁을 자제하는 한편 원고가 적절한 보상금을 피고에게 지급하고 서로 합의하자는 의견을 제시한 서신들에 불과하고, 을 제11, 13호증은 원고가 이 사건 등록상표가 아닌 다른 상표의 등록에 대해 동의해준 서면이다. 따라서 이들 증거만으로는 이 사건 등록상표를 우리나라에서 출원 및 등록하는 데 원고가 동의를 하였다거나, 나아가 원고와 피고 사이에 이 사건 등록상표에 대하여 심판청구 등 일체의 쟁송을 제기하지 않기로 하는 등의 법적인 구속력을 가진 약정이 있었음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
3. 이 사건 등록상표의 등록이 상표법 제73조 제1항 제8호 에 의하여 취소되어야 하는지 여부
가. 상표법 제73조 제1항 제8호 의 요건
상표법 제73조 제1항 제8호 는 ‘전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’를 상표등록 취소사유 중 하나로 규정하면서, 다만 ‘상표권자가 상당한 주의를 한 경우’에는 상표등록을 취소할 수 없도록 규정하고 있다. 따라서 위 규정에 따라 상표등록이 취소되기 위해서는, ① 전용사용권자 또는 통상사용권자의 사용행위일 것, ② 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용할 것(명문의 규정상 상표법 제73조 제1항 제8호 는 같은 항 제2호 와는 달리 등록상표의 지정상품과 동일한 상품에 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우에도 적용된다고 해석함이 타당하다), ③ 수요자로 하여금 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 상품과 출처에 관하여 혼동을 생기게 할 것, ④ 상표권자가 상당한 주의를 하지 않았을 것 등의 4가지 요건이 충족되어야 한다(입증책임은 ①, ②, ③ 요건의 경우에는 이 사건 등록상표의 등록 취소를 주장하는 원고에게, ④ 요건의 경우에는 상당한 주의를 하였다는 점에 대하여 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고에게 있다고 할 것이다).
나. 이 사건 실사용상표 사용행위가 상표법 제73조 제1항 제8호 의 요건을 충족하였는지 여부
(1) 전용사용권자 또는 통상사용권자의 사용행위인지 여부
이 사건 실사용상표를 사용한 소외 2 주식회사와 소외 3 주식회사가 이 사건 등록상표의 통상사용권자임은 위 기초사실에서 본 바와 같다.
(2) 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용하였는지 여부
(가) 먼저, 상품의 동일 또는 유사 여부를 보건대, 위 기초사실에서 본 바와 같이, 이 사건 실사용상표가 사용된 상품은 티셔츠로 이 사건 등록상표의 지정상품들 중 하나인 티셔츠와 동일한 상품이다.
(나) 다음으로, 이 사건 실사용상표인
이러한 점들을 종합적으로 고려해 볼 때, 이들 상표는 그 외관이 유사하고, 호칭 및 관념에 있어서도 ‘Crocodile' 또는 ’악어‘로 서로 동일하다고 할 것이므로, 서로 유사한 상표에 해당한다고 할 것이다(다만, 앞서 본 차이로 인하여 거래사회의 통념상 동일성의 범위 내에 있다고 보기는 어려우므로 동일한 상표라고 할 수는 없다).
(3) 수요자로 하여금 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 상품과 출처에 관하여 혼동을 생기게 하는지 여부
(가) 혼동을 생기게 하는지 여부
1) 먼저, 이 사건 실사용상표인
이 사건 실사용상표는 앞서 본 바와 같이 악어 도형과 그 좌측 상단의
다음으로, 호칭 및 관념을 보건대, 이 사건 실사용상표의 경우 앞서 본 바와 같이, 문자 부분인
2) 다음으로, 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표가 상품에 사용되고 있는 태양을 보건대, 위 기초사실에서 본 바와 같이 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표가 사용되고 있는 상품은 티셔츠로 동일하고, 이들 상표의 부착위치도 왼쪽 앞가슴 부분으로 같다.
3) 또한, 갑 제8 내지 12호증(가지번호 포함)에 의하면, 실제로 거래계에서 일부 수요자들 사이에 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표 사이에 혼동이 발생하고 있음을 인정할 수 있고, 반증이 없다.
4) 그리고 갑 제4호증, 갑 제5호증의 7, 갑 제6, 18, 19, 22, 23, 24호증, 을 제31호증과 변론 전체의 취지에 의하면, ① 원고 회사는 1933년 프랑스의 유명 ○○○의 이름을 따서 설립된 회사로, 그의 별명인 악어를 도형화한 이 사건 대상상표와 같은 모양의 악어 도형을 상표(이하 ‘원고의 악어 도형 상표’라 한다)로 하여 의류사업 등을 영위해 오고 있는데, 2008년 말경을 기준으로 전세계 113개국에서 약 15억 유로의 매출을 올린 사실, ② 우리나라에는 1985년 소외 4 주식회사에 의해 원고의 악어 도형 상표가 처음 도입되었는데, 2008년을 기준으로 전국 103개 매장에서 약 880억 원의 매출을 올린 사실, ③ 원고의 악어 도형 상표는 우리나라에서 유명 연예인 협찬광고, 옥외광고, 잡지광고 등을 통해 광고되고 있는데, 2009년 1월부터 5월까지 사이에 잡지와 온라인 광고비용으로 약 5억 3,000만 원이 지출된 사실, ④ 2009년 3월경 국가브랜드경쟁력지수 조사결과 고급캐쥬얼 분야에서 ‘빈폴’, ‘폴로’ 브랜드에 이어 3위를 차지한 사실을 인정할 수 있다. 위 인정사실들을 종합해 보면 이 사건 대상상표는 현재 우리나라에서 널리 알려진 주지상표에 해당한다고 할 것이다.
5) 위에서 인정한 사실에 의하면, 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표는 그 외관에 있어서는 일응 차이가 있으나 호칭 및 관념이 동일하고, 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표가 사용된 상품이 티셔츠로 동일하며 그 부착위치도 왼쪽 가슴 부분으로 같고, 실제 거래계에서도 일부 수요자들이 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표를 혼동하고 있으며, 게다가, 위에서 본 바와 같이 이 사건 대상상표는 현재 우리나라에서 널리 알려진 주지상표에 해당하므로 이 사건 실사용상표를 구성하고 있는 악어 도형을 접한 수요자들로서는 이를 이 사건 대상상표와 연결하여 인식할 가능성 역시 큰 점 등을 알 수 있다. 그렇다면, 이 사건 실사용상표 사용행위로 인하여 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동이 발생하거나 적어도 혼동이 생길 염려가 객관적으로 존재한다고 할 것이다.
(나) 피고의 주장에 대한 판단
1) 피고는, 이 사건 등록상표의 통상사용권자들이 제품 라벨, 태그, 쇼핑백, 옷걸이 및 상점 간판에 반드시 이 사건 등록상표를 부착하여 영업을 하고 있으므로, 이 사건 실사용상표의 사용행위로 인하여 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동이 생기지 않는다고 주장한다.
살피건대, 을 제18, 20, 22, 23호증(가지번호 포함)에 의하면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자들이 제품 라벨, 태그, 쇼핑백, 옷걸이 및 상점 간판에 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 부착하여 영업을 하고 있는 사실을 인정할 수 있기는 있다. 그러나 ① 제품 라벨, 태그, 쇼핑백, 옷걸이 및 상점 간판 등은 제품에 계속 부착되어 있을 수 없거나 제품의 외관에 잘 드러나지 않는 것들로서, 이 사건 실사용상표와 같이 티셔츠의 왼쪽 가슴 부분에 부착되어 있는 표장에 비해서는 상품을 구매하고자 하는 수요자들의 주의를 덜 끌 것으로 보이는 점, ② 현재 의류 등의 거래실태로 볼 때, 이 사건 실사용상표가 부착된 티셔츠의 유통경로는 전용 매장을 통한 것 이외에도 온라인 판매나 TV 홈쇼핑 판매, 여러 상표의 의류를 함께 판매하는 상점에서의 판매 등 여러 가지가 있을 수 있고, 이 경우 제품 라벨, 태그, 쇼핑백, 옷걸이 및 상점 간판 등은 그 거래에 반드시 수반되지는 않는 점, ③ 제품 라벨, 태그, 쇼핑백, 옷걸이 및 상점 간판에 이 사건 등록상표와 동일한 표장이 부착되어 있다고 하더라도, 악어 도형 부분이 뚜렷하게 부각되어 있는 이 사건 실사용상표를 접한 일반 수요자들로서는 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표 사이에 어떠한 인적, 물적, 경제적인 관계가 있다고 혼동할 가능성이 여전히 남아 있는 점을 고려할 때, 위 인정사실만으로는 이 사건 실사용상표의 사용행위로 인하여 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동이 생기지 않는다고 할 수 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
2) 피고는 또한, 이 사건 실사용상표가 우리나라에서 주지성을 획득하였으므로 이 사건 실사용상표 사용행위로 인하여 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동이 생기지 않는다고 주장한다.
살피건대, 을 제1, 26 내지 30, 32, 33 내지 65호증(가지번호 포함)과 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 피고 회사는 1947년 싱가포르에 설립된 회사인데, 소외 5 주식회사가 1989년경 피고로부터 ‘
그러므로 이러한 사실들만으로는, 피고 브랜드가 주지성을 획득하였는지 여부는 별론으로 하고, 악어 도형 부분이 부각되어 있어 이 부분을 요부로 하는 이 사건 실사용상표가 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동이 생기지 않을 정도의 독자적인 식별력을 취득하였다고 할 수는 없으므로, 이 사건 실사용상표의 사용행위로 인하여 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동이 생기지 않는다고 할 수는 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
(4) 상표권자가 상당한 주의를 하였는지 여부
갑 제36호증의 2, 3, 갑 제37호증의 1, 2에 의하면, 원고가 2007. 8. 10.경과 2007. 9. 14.경 피고에게, 이 사건 실사용상표 사용행위가 이 사건 대상상표 등과 상품의 출처에 관하여 혼동을 생기게 하므로 이 사건 실사용상표 사용행위를 중지하고 이 사건 등록상표와 같은 형태로 상표를 사용하라고 요구하였음에도 피고는 2007. 8. 28.경과 2007. 9. 27.경 이 사건 실사용상표 사용행위가 정당한 상표 사용임을 주장하면서 원고의 요구에 응하지 않았던 사실이 인정된다. 그러나 ① 피고는 이 사건 등록상표 이외에 이 사건 등록상표에서 문자 부분이 빠져 있는
다. 소결론
결국, 이 사건 등록상표의 통상사용권자들의 이 사건 실사용상표 사용행위는, 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일한 상품에 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자들로 하여금 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동을 생기게 하였다고는 할 것이나, 위 사용행위에 대해 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고가 상당한 주의를 하였다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표에는 상표법 제73조 제1항 제8호 가 규정한 등록취소사유가 없어 그 등록이 취소되어서는 안 된다.
4. 결론
그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.