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특허법원 2019.09.20 2018허6917

등록무효(상)

주문

1. 특허심판원이 2018. 8. 1. 2017당2232호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은...

이유

1. 전제된 사실관계

가. 이 사건 심결의 경위 1) 원고는 2017. 7. 13. 특허심판원에 아래 나.항 기재 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로, “이 사건 등록상표는 일본 내에서 C 가부시키가이샤(C株式社, 이하 ‘C’라 한다) 및 그와 특수한 관계에 있는 회사들(이하 ‘C 등’이라 한다)이 관리통제 및 사용함으로써 일본 내에서 C 등의 상표로 알려진 아래 다.항 기재 선사용상표들과 유사한 상표로서, 피고는 선사용상표들의 신용에 편승하여 경제적으로 부당한 이득을 얻고자 이 사건 등록상표를 출원등록하였고, 경제적 거래관계 등에 의해 선사용상표들이 타인이 사용하고 있는 상표임을 알면서 그와 유사한 이 사건 등록상표를 출원하였으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호 및 제18호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.”라고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판(2017당2232호)을 청구하였다. 2) 특허심판원은 2018. 8. 1. 다음과 같은 이유로 원고의 이 사건 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

이 사건 등록상표 출원 전에 선사용상표들이 일본 내에서 특정인의 상표로 알려져 있기는 하나, 피고는 자신의 상표를 국내에서 사용하기 위하여 이 사건 등록상표를 출원한 것이어서 부정한 목적이 있다고 보기 어려우므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다.

이 사건 등록상표의 출원일 이전에 피고가 일본 회사인 D 및 E 등과 화장품의 수출입 거래관계를 맺고 있었고, 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 표장 및 지정상품이 동일ㆍ유사하나, 피고와 그 실제 사주 F은 2009년 8월 무렵 위 D에...