[2] 상표등록 무효가 이미 확정된 상표가 오인·혼동 판단의 대상상표가 될 수 있는지 여부(소극)

[2] 상표법 제73조 제1항 제2호 상의 오인·혼동의 판단의 대상인 상표인지 여부가 문제된 상표에서 이미 그 상표등록무효심결이 확정되었다면 그 등록의 효력이 소급적으로 소멸되어 오인·혼동 판단의 대상인 상표자체가 존재하지 아니하게 되었으므로 위 상표는 오인·혼동 판단의 대상인 상표로 삼을 수는 없다.

원심심결 이유에 의하면, 원심은, 피심판청구인이 1986. 4. 14. 출원한 이 사건 등록상표 [1987. 12. 23. (등록번호 1 생략)] " " 와 피심판청구인이 실제로 사용한 상표(이하 실사용상표라고 한다) "YSC" 는 서로 유사하고, 실사용상표와 오인·혼동의 대상이 되는 심판청구인들이 1990. 10. 23. 출원한 상표(1) " "[1992. 5. 28. (등록번호 2 생략), 이하 대상상표 (1)이라고 한다] 및 1991. 2. 5. 출원한 상표(2) " " [1992. 8. 17. (등록번호 3 생략), 이하 대상상표 (2)라고 한다] 역시 서로 유사하며, 피심판청구인이 실사용상표를 사용할 때 그와 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 심판청구인들의 대상상표 (1), (2)의 존재를 알고 있어서 피심판청구인의 고의도 인정되므로 피심판청구인의 같은 지정상품에의 실사용상표의 사용은 상표법 제73조 제1항 제2호 에 해당한다는 이유로 이 사건 심판청구를 기각한 초심심결을 파기하고, 이 사건 심판청구를 인용하였다.

그런데, 상표권자가 등록상표의 유사 범위에 속하는 실사용상표를 사용함으로써 대상상표의 포장상품과의 사이에 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부를 판단함에 있어서는 그 대상상표가 상표법상 유효한 상표이어야 하고, 또한 대상상표가 등록상표의 권리범위에 속하는 것으로 미등록이거나 등록상표보다 후에 등록된 것이라면 그 상표는 등록상표의 권리범위확인심판으로 사용이 금지되어야 할 것이기 때문에 위의 오인·혼동 판단의 대상상표로 삼을 수 없다 할 것이다( 당원 1988. 5. 10. 선고 87후87, 88 판결 참조).

기록에 의하여 살피건대, 우선 대상상표 (1)은 당원 1996. 3. 12. 선고 95후1432 판결 에 의하여 상표등록무효심결이 확정됨으로써 그 등록의 효력이 소급적으로 소멸되어 오인·혼동 판단의 대상인 상표자체가 존재하지 아니하게 되었으므로 대상상표 (1)을 오인·혼동 판단의 대상인 상표로 삼을 수는 없다 할 것이고, 나아가 대상상표 (2)를 이 사건 등록상표와 대비하여 볼 때, 한글과 영문 및 도형의 결합상표인 대상상표 (2)는 영문부분이 상표의 중앙상단에 매직체로 크게 표시되어 있어서 일반 수요자에게 그 영문발음인 "와이 에스 시"만으로 약칭될 가능성이 크다 할 것이어서 "와이 에스"만으로 약칭될 수 있는 이 사건 등록상표와는 칭호에 있어서 유사하게 청감되고, 그 외관에 있어서 영문자 "YS"를 공통으로 하고 있어서 전체적, 객관적, 이격적으로 볼 때 양 상표는 유사하다 할 것이며, 한편 대상상표 (2)가 이 사건 등록상표보다 후에 출원·등록된 상표임이 명백하므로 결국 대상상표 (2)는 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 볼 것이니 이 역시 위 오인·혼동 판단의 대상인 상표로 삼을 수 없다 할 것이다.

그럼에도 원심이 대상상표 (1), (2)를 오인·혼동 판단의 대상인 상표로 삼아 피심판청구인이 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용하여 오인·혼동을 생기게 하였다고 판단하고 말았으니 원심은 이 점에서 상표법 제73조 제1항 제2호 의 법리를 오해한 위법을 범한 것이고, 그로 인하여 심결 결과에 영향을 미쳤다 할 것이다.

그러므로 나머지 상고이유에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.