[2] 보정의 다른 요건을 충족하여 보정된 명세서로 재심사한 결과 특허출원시 특허출원을 받을 수 없는 경우라면 심사관이 다시 거절이유를 통지하지 아니하고 보정각하를 한 후 최후거절이유 통지시의 심사대상명세서로 거절결정을 할 수 있도록 한 구 특허법 제47조 제4항 제2호 규정이 거절이유통지 이전에 존재하였으나 통지하지 않은 거절이유에 해당할 뿐 보정에 의하여 새로이 거절이유가 발생하는 경우가 아닌 보정에도 적용되는지 여부(소극)

[2] 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제2호 의 취지는, 보정의 다른 요건을 충족하여 보정된 명세서로 재심사한 결과 특허출원시 특허출원을 받을 수 없는 경우라면 심사관이 다시 거절이유를 통지하지 아니하고 보정각하를 한 후 최후거절이유통지시의 심사대상명세서로 거절결정을 할 수 있도록 하여 최후거절이유통지 후의 보정으로 새로이 발생되는 거절이유 등에 대하여 심사관이 다시 선행기술을 조사하거나 반복적으로 거절이유통지를 하게 되는 경우를 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하기 위한 것으로, 위 규정은 보정된 청구항이 여전히 거절이유를 해소하지 못한 경우와 거절이유를 해소하였으나 보정으로 인하여 새로운 거절이유가 발생한 경우에만 적용되고, 거절이유통지 이전에 존재하였으나 통지하지 아니한 거절이유에 해당할 뿐 보정에 의하여 새로이 거절이유가 발생하는 경우가 아닌 보정에는 적용되지 않는다. 왜냐하면, 이와 달리 보정에 의하여 당초의 거절이유가 해소되고 그 보정으로 인하여 새로이 거절이유가 발생하는 경우에 해당하지 아니함에도 불구하고 그 보정 후의 청구범위에 대하여 최후거절이유통지 이전에 존재하였으나 심사관이 통지하지 아니하였던 거절이유를 내세워 출원인에게 의견제출 및 보정의 기회를 주지 아니하고 바로 보정각하를 할 수 있다고 본다면, 이는 실질적으로 거절이유통지 없이 특허등록을 거절하는 셈이 되어 출원인에게 그가 예상하지 못한 불이익을 주게 되어 특허법에서 정한 거절이유통지제도의 취지에 반할 뿐만 아니라 출원인의 정당한 절차적 이익을 해치게 되기 때문이다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증, 을 제1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지

가. 원고의 출원발명

(1) 명칭 : 식물 병원균 방제용 조성물 및 그의 제조방법

(2) 출원일 / 출원번호 : 2005. 4. 7. / 제2005-28993호

(3) 청구의 범위 : 별지 기재와 같다.

나. 비교대상발명들

(1) 비교대상발명 1

1999년에 발행된 ‘한자식지(한자식지, Korean J.Plant. Res.) 12(4)’에 게재된 ‘황련추출액의 항균활성과 항균성물질의 동정’이라는 제목의 논문으로서(을 제2호증), 황련으로부터 분리된 베르베린(Berberine)이 항균활성을 가지고 있어 황련 추출액이 고추 역병, 참깨 모잘록병, 파 검은무늬병의 방제에 효과가 있고, 참깨 모잘록병에 대한 방제효과를 확인하는 공시병원균으로 Fusarium oxysforum을 사용하였다는 내용 등이 기재되어 있다.

(2) 비교대상발명 2

2000년에 발행된 ‘생약학회지(Kor. J. Pharmacogn.) 31(4)’에 게재된 ‘애기똥풀 과실의 Alkaloid 성분’이라는 제목의 논문으로서(을 제3호증), 애기똥풀의 과실에 함유된 성분에 베르베린이 포함되어 있다는 내용 등이 기재되어 있다.

(3) 비교대상발명 3(을 제10호증, 내용 기재 생략)

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2005. 4. 7. 위 특허출원을 하였는데 특허청 심사관이 거절이유를 통지함에 따라 별지 제1항 기재와 같이 그 청구범위의 일부를 보정하였다(이하 이와 같이 보정된 것을 ‘이 사건 출원발명’이라 하고, 그 청구항별로 해당번호를 붙여 ‘이 사건 제1항 발명’ 등이라 한다), 특허청 심사관은 그 보정을 받아들인 다음 2007. 8. 22. 이 사건 제1 내지 4항 발명은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 이 사건 출원발명에 대하여 거절결정을 하였다.

(2) 원고는 위 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하고, 2007. 10. 22. 청구범위의 일부를 보정함으로써(이를 ‘이 사건 보정’이라 하고, 그와 같이 보정된 청구범위의 청구항별로 해당번호를 붙여 ‘이 사건 제1항 보정발명’ 등이라 한다) 심사전치절차가 개시되었는데, 특허청 심사관은 2007. 11. 7. 이 사건 보정은 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제47조 제3항 의 요건을 충족하지 못하였다는 이유로 보정각하결정을 하고, 위 거절결정을 그대로 유지하였다.

(3) 특허심판원은 이 사건 제8항 보정발명은 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있어 이 사건 보정은 구 특허법 제47조 제4항 제2호 의 요건을 충족하지 못하였으므로 위 보정각하결정은 결론적으로 적법하고, 이 사건 제2항 발명 역시 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 없어 특허등록을 받을 수 없으며, 이 사건 제2항 발명이 특허등록을 받을 수 없는 이상 이 사건 출원발명은 그 전부가 거절되어야 한다는 취지로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 주문 기재 이 사건 심결을 하였다.

2. 보정각하결정이 적법한지 여부

가. 이 사건 보정과 구 특허법 제47조 제4항 제2호 의 요건 충족 요부

(1) 당사자 주장의 요지

원고는, 이 사건 제1, 8항 보정발명은 항정리 차원의 보정에 해당하거나 특허청 심사관으로부터 거절이유를 통지받은 적이 없고, 보정으로 인하여 새로운 거절이유가 발생한 경우에도 해당하지 아니하여 구 특허법 제47조 제4항 제2호 가 적용된다고 할 수 없으므로 보정각하결정은 부적법하다는 취지로 주장한다.

이에 대하여 피고는, 이 사건 보정에 보정각하결정 기재의 보정각하사유는 없으나, 이 사건 제1항 보정발명은 비교대상발명 3에 의하여 공지되어 신규성이 없고, 이 사건 제8항 보정발명은 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 인정되지 아니하여 특허출원시에 특허를 받을 수 없어 구 특허법 제47조 제4항 제2호 의 요건을 충족하지 못하였으므로 보정각하결정은 결과적으로 정당하다는 취지로 주장한다.

(2) 판단

(가) 구 특허법 제174조 , 제51조 , 제47조 제1항 제3호 , 제4항 제2호 에 의하면, 특허출원인은 특허거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우 그 심판의 청구일로부터 30일 이내에 그 명세서 등을 보정할 수 있으나, 그 보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 없는 경우에 해당하면 특허청 심사관은 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.

그리고 특허청 심사관이 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하하는 경우에는 거절결정의 경우와 달리 그 결정 이전에 출원인에게 그 이유를 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 주도록 하는 특허법 규정이 없고, 심결취소소송 단계에 이르러 특허청이 보정각하결정이나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 사유를 내세워 보정이 부적법함을 주장하더라도 출원인으로서는 이에 대응하여 소송절차에서 그 심리의 방식에 따라 충분히 그 다른 사유와 관련하여 보정의 적법 여부에 관하여 다툴 수 있으므로 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없다 할 것이어서, 특허청은 거절결정에 대한 심결취소소송 단계에서 보정각하결정에 붙이거나 심판절차에서 다루어지지 아니한 새로운 이유를 추가하여 보정의 부적법을 주장할 수 있다고 보아야 할 것이고, 이러한 법리는 거절결정불복심판 단계에도 적용되어 특허심판원이 출원인인 심판청구인에게 의견진술의 기회를 주지 아니한 채 보정각하결정에 기재되지 아니한 새로운 보정각하사유를 들어 보정각하결정이 정당한 것으로 판단하였다고 할지라도 그 심결을 취소하여야 할 위법이 있다고 할 수 없다.

그런데 구 특허법 제47조 제4항 제2호 의 취지는, 보정의 다른 요건을 충족하여 보정된 명세서로 재심사한 결과 특허출원시 특허출원을 받을 수 없는 경우라면 심사관이 다시 거절이유를 통지하지 아니하고 보정각하를 한 후 최후거절이유통지시의 심사대상명세서로 거절결정을 할 수 있도록 하여 최후거절이유통지 후의 보정으로 새로이 발생되는 거절이유 등에 대하여 심사관이 다시 선행기술을 조사하거나 반복적으로 거절이유통지를 하게 되는 경우를 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하기 위한 것으로, 위 규정은 보정된 청구항이 여전히 거절이유를 해소하지 못한 경우와 거절이유를 해소하였으나 보정으로 인하여 새로운 거절이유가 발생한 경우에만 적용되고, 거절이유통지 이전에 존재하였으나 통지하지 아니한 거절이유에 해당할 뿐 보정에 의하여 새로이 거절이유가 발생하는 경우가 아닌 보정에는 적용되지 않는다고 할 것이다.

왜냐하면, 이와 달리 보정에 의하여 당초의 거절이유가 해소되고 그 보정으로 인하여 새로이 거절이유가 발생하는 경우에 해당하지 아니함에도 불구하고 그 보정 후의 청구범위에 대하여 최후거절이유통지 이전에 존재하였으나 심사관이 통지하지 아니하였던 거절이유를 내세워 출원인에게 의견제출 및 보정의 기회를 주지 아니하고 바로 보정각하를 할 수 있다고 본다면, 이는 실질적으로 거절이유통지 없이 특허등록을 거절하는 셈이 되어 출원인에게 그가 예상하지 못한 불이익을 주게 되어 특허법에서 정한 거절이유통지제도의 취지에 반할 뿐만 아니라 출원인의 정당한 절차적 이익을 해치게 되기 때문이다.

(나) 돌이켜 이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 제1항 보정발명은 ‘생귀나리아 또는 백굴채(애기똥풀)의 추출물을 함유하는 식물병원균 방제용 조성물’[이하 ‘백굴채(애기똥풀)’을 ‘백굴채’라고만 한다]에서 ‘또는 백굴채’ 부분을 삭제한 것이고, 이 사건 제8항 보정발명은 이 사건 제1항 보정발명의 청구범위가 위와 같이 감축됨으로써 당연히 그 청구범위가 감축된 종속항인 이 사건 제2항 보정발명의 감축 부분(백굴채 부분) 중 일부를 독립항으로 신설한 것인데, 심사관의 거절이유는 백굴채의 추출물이 베르베린을 포함하고 있고, 베르베린이 고추탄저병, 딸기 잿빛곰팡이병균 등에 대하여 항균효과가 있는 것이 비교대상발명 1, 2에 개시되어 있으므로 백굴채의 추출물이 고추탄저병, 딸기 잿빛곰팡이병균 등의 식물병원균 방제용 조성물로 사용될 수 있음이 예측될 정도이어서 거절결정 당시의 이 사건 제1, 2항 발명에 진보성이 없다는 것이다.

따라서 당초 원고의 이 사건 보정에 보정각하결정 기재의 보정각하사유가 없음을 피고도 자인하고 있고, 피고가 이 사건 소송에 이르러 비로소 주장하는 이 사건 제1, 8항 보정발명이 특허출원시에 신규성이나 진보성 등의 특허요건을 갖추지 못하였다는 사유는 최후거절이유 통지 전에 이들 발명에 존재하던 거절이유에 관한 것으로서 심사관이 거절이유로 통지한 적이 없으며, 이 사건 보정으로 인하여 새로이 생긴 것도 아니라고 할 것이므로, 이 사건 보정 중 이 사건 제1, 8항 보정발명에 관한 부분은 구 특허법 제47조 제4항 제2호 의 요건을 충족하여야 한다고 할 수 없다.

나. 소결

그러므로 이 사건 보정은 적법하다고 할 것임에도 불구하고 이를 각하한 결정은 위법하고, 심사관이 피고 주장의 위 사유로 특허등록을 거절하고자 한다면 출원인인 원고에게 다시 거절이유를 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 할 것이다.

3. 결론

그렇다면, 이와 결론을 달리하여 보정각하결정이 적법함을 전제로 거절결정 당시의 명세서에 의하여 거절결정의 당부를 판단한 이 사건 심결은 부적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[[별 지] : 생략]

판사 노태악(재판장) 노갑식 유영선

심급 사건

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관련문헌