2. 소송비용은 원고가 부담한다.

가. 이 사건 출원발명

1) 명칭: 열 교환기를 제조하기 위한 장치 및 방법

2) 출원일/ 출원번호: 2006. 10. 25./ (생략)

3) 청구범위: [별지] 표와 같다.

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 출원발명에 대하여 특허청 심사관은 2013. 4. 11. ‘원고의 출원발명 중 청구항 제1 내지 10항 제12 내지 14항은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 1978. 9. 26. 공고된 미국특허공보 제4,116,271호에 게재된 판형 열교환기에 관한 발명(이하 ’비교대상발명‘이라 한다) 등에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 그 진보성이 부정된다’는 등의 이유로 의견제출통지를 하였다(갑 제1호증).

2) 원고는 2013. 10. 11. 명세서 등 보정서(을 제3호증, 이하 위 보정에 의한 발명을 ‘이 사건 출원발명’이라 한다)를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2014. 2. 24. ‘이 사건 출원발명의 청구항 제1항 내지 10항, 제12, 14항은 비교대상발명 등에 의해 그 진보성이 부정된다’는 등의 이유로 거절결정을 하였다(갑 제2호증).

3) 원고는 2014. 5. 27. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판( 2014원3144호 )을 청구하면서 명세서 등 보정서(갑 제7호증, 이하 ‘이 사건 심사전치보정’이라 하고, 위 보정에 의한 원고의 출원발명을 ‘이 사건 보정발명’이라 한다)를 제출하였는데, 특허청 심사관은 2014. 7. 7. ‘이 사건 심사전치보정은 보정에 의해 청구항 제2항이 끝부분에 “수평력이 가해지고,”라고만 기재하고 있어 발명이 불명확하여 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생하였다’는 등의 이유로 보정을 각하하고(갑 제4호증, 이하 ‘이 사건 보정각하결정’이라 한다), 2013. 10. 11.자로 보정된 명세서를 기준으로 다시 심사하여 종전 거절이유를 번복할 만한 사정이 없다는 이유로 원결정을 유지하였다(갑 제3호증).

4) 특허심판원은 2015. 3. 31. 원고의 심판청구에 대하여 ‘이 사건 보정각하결정은 적법하고, 이 사건 출원발명 청구항 제1항은 비교대상발명에 의해 진보성이 부정된다’는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(갑 제6호증).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증, 을 제1 내지 6호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장 심결취소사유의 요지

이 사건 심사전치보정에서 청구항 제2항이 ‘(중략) 수평력이 가해지고,’라고 보정된 것은 명백한 오기에 해당한다. 즉, 이 사건 심사전치보정은 이 사건 출원발명의 청구항 제1, 9, 11항을 결합하여 이 사건 보정발명 청구항 제1항으로 하면서 이 사건 출원발명의 청구항 제9, 11항은 삭제하고, 제9항을 인용하는 출원발명의 청구항 제10항은 이 사건 보정발명의 청구항 제2항으로 변경하였는데, 원고는 그 과정에서 실수로 청구항 기재에 관용적으로 사용되는 표현인 ‘는 것을 특징으로 하는 방법’을 누락하였다. 만약 특허청 심사관이 통상의 주의를 기울여 이 사건 심사전치보정서 및 거절결정에 대한 불복심판청구서를 살펴보았더라면 이 사건 보정발명의 청구항 제2항이 그 말미에 위 관용적 표현을 누락한 것임을 쉽게 알 수 있었을 것이다. 또한 이와 같은 기재 누락은 특허청 서류제출 프로그램의 오류로 인한 것이다. 특허청 심사관은 이러한 명백한 오기에 대해서는 의견제출통지를 통해 보정할 기회를 부여하여야 한다. 따라서 이러한 조치 없이 이 사건 심사전치보정을 각하한 이 사건 보정각하결정은 위법하고, 같은 취지에서 거절결정에 대한 원고의 불복심판청구를 기각한 이 사건 심결도 위법하다(원고는 이 사건 심결 중 보정각하결정의 위법 여부에 대한 판단 이외에 이 사건 출원발명 청구항 제1항이 비교대상발명에 의해 진보성이 부정되는지 여부에 대한 판단은 다투지 않는다).

3. 이 사건 보정각하결정의 위법 여부

가. 관련 특허법 규정

2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정된 특허법 부칙 제3조와 그 개정 전의 구 특허법 제174조 에 의하여 구 특허법 제173조 의 심사전치절차에서의 심사에 준용되는 특허법 제51조 제1항 본문은 ‘심사관은 제47조 제1항 제2호 에 따른 보정이 같은 조 제2항 및 제3항 을 위반하거나 그 보정( 같은 조 제3항 제1호 및 제4호 에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다’라고 규정하고 있다.

또한, 구 특허법 제174조 제2항 은 심판청구에 관련된 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유통지에 관한 같은 법 제63조 를 법 제173조 의 심사전치절차에 준용하도록 하고 있으나, 구 특허법 제174조 제2항 , 같은 법 제63조 제1항 단서는 ‘ 법 제47조 제1항 제2호 또는 제3호 에 해당하는 경우로서 제51조 제1항 의 규정에 의하여 각하결정을 하는 때’를 거절이유통지의 예외로 규정하고 있다.

나. 구체적 판단

1) 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 특허청 심사관이 원고에게 이 사건 보정발명에 대해 다시 보정할 기회를 부여하지 않은 것이 위법하다고 할 수 없다.

① 원고는 이 사건 심사전치보정에서 청구항 제2항을 정정하였는데, 정정된 청구항 제2항은 “제1항에 있어서, 적층된 소자들의 스택은 새로운 소자가 배치될 때마다 소자들을 위치시키는 수평력이 가해지고,”라고만 기재되어 청구대상이 무엇인지 불분명하고, 다른 구성요소가 추가되는지 여부도 명확하지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호 에 위배되는 새로운 거절이유가 발생하였다.

② 특허법 제51조 제1항 은 ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우에 한하여 이러한 보정각하 사유의 예외로 하고 있다. 위 특허법 규정은 ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우 청구항을 한정·부가하는 보정 등 다른 경우와 달리 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생기지 아니하는 점을 고려한 것이다. ‘청구항을 삭제하는 보정’을 보정각하 사유의 예외로 한 취지에 비추어 볼 때, 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유가 청구항을 삭제하는 보정으로 인하여 또는 그와 관련하여 발생한 경우에 한해 위 조항이 적용되고, 위 조항을 청구항을 삭제하는 보정 이외의 경우까지 확대하여 적용할 수는 없다.

이 사건 출원발명과 심사전치보정에 의한 이 사건 보정발명을 대비하여 보면, 청구항 제1 내지 18항이 정정되고, 청구항 제19, 20, 21항이 삭제되었다. 이 사건 심사전치보정에 있어서 청구항 제2항에 관하여 발생한 새로운 거절이유는 청구항 제19, 20, 21항의 삭제로 인하여 또는 그와 관련하여 생긴 것이 아니므로, 위 보정각하 사유의 예외 규정에 해당되지 않는다.

③ 이 사건 심사전치보정에서 청구항 제2항이 명확하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호 에 위배되는 기재불비사유가 새로 발생하였으나, 심판청구에 관련된 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에도 특허법 제51조 제1항 의 규정에 의하여 각하결정을 하는 때에는 거절이유를 통지할 의무가 없으므로, 특허청 심사관이 이 사건 심사전치보정에 대해 각하결정을 함에 있어서 원고에게 의견제출통지를 하는 등 이 사건 보정발명을 재보정할 기회를 부여하지 아니한 것이 위법하다고 할 수 없다.

2) 원고의 주장에 대한 판단

가) 원고는 2013. 10. 11.자 보정서에서 정정한 청구항과 대비하여 이 사건 보정발명이 청구항 제9, 11항을 삭제하는 보정에 해당한다는 취지로도 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 청구항 제9, 11항은 삭제되지 않고 그 내용이 정정되었을 뿐이며, 원고가 2014. 5. 27. 심사전치보정서와 함께 제출한 심판청구서에도 ‘청구항 제1항에 제9항과 제11항을 결합하고 제14항과 제15항을 결합한 청구항을 제출한다’라고만 기재되어 있다. 따라서 이와 다른 전제에 서 있는 원고의 위 주장은 이유 없다.

나) 원고는 특허청의 서류제출 프로그램의 오류로 인해 위와 같은 기재 누락이 발생하였으므로, 추가로 보정 기회가 부여되어야 한다는 취지로도 주장하나, 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장도 이유 없다.

3) 따라서 이 사건 보정각하결정은 적법하고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결 또한 적법하다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[별지 생략]

판사 정준영(재판장) 최종선 장현진

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