미국

( U. S. A. )

대표자

소송대리인 변리사 나영환

소송복대리인 변리사 장원주

소송수행자 이상찬

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다 .

가. 원고는 2003. 8. 29. 이 사건 출원상표를 등록출원하였으나, 특허청은 2004. 11 .

12. 이 사건 출원상표가 선등록상표들의 표장 및 지정상품과 동일 · 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였다 .

나. 이에 원고가 2004. 12. 9. 위 거절결정에 불복하여 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 2004원5793호 사건으로 심리한 후 2005. 7. 4 .

이 사건 출원상표는 ' 최대, 극대 ' 의 의미를 가진 “ MAXIMUM " 의 복수형인 “ MAXIMA "의 4번째 문자에 “ X ” 를 추가한 것으로서 선등록상표들의 요부인 " MAXIMA " 와 유사하고, 지정상품도 완성품과 부품의 관계에 있는 것으로 동종의 것이어서 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 상품의 출처에 관한 오인 · 혼동을 일으키게 할 우려가 크므로 특허청의 거절결정은 정당하다는 이유에서 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다 .

다. 이 사건 출원상표와 선등록상표들 ( 1 ) 이 사건 출원상표

① 구성 :

② 출원인 : 원고

③ 출원일 / 출원번호 : 2003. 8. 29. / 2003 - 38714

④ 지정상품 : 발광다이오드에 의해 가동되는 미등 ( 선박 / 보트 / 비행기 / 철도차량 / 자동차 / 트럭 / 버스 / 자전거에 사용됨 ), 발광다이오드에 의해 가동되는 방향표시등 ( 선박/ 보트 / 비행기 / 철도차량 / 자동차 / 트럭 / 버스 / 자전거에 사용됨 ), 발광다이오드에 의해 가동되는 실내등 ( 선박 / 보트 / 비행기 / 철도차량 / 자동차 / 트럭 / 버스 / 자전거에 사용됨 ), 발광 다이오드에 의해 가동되는 전조등 ( 선박 / 보트 / 비행기 / 철도차량 / 자동차 / 트럭 / 버스 / 자전거에 사용됨 ), 발광다이오드에 의해 가동되는 차폭등 ( 선박 / 보트 / 비행기 / 철도차량 / 자동차 / 트럭 / 버스 / 자전거에 사용됨 ), 발광다이오드에 의해 가동되는 후진등 ( 선박 / 보트 / 비행기 / 철도차량 / 자동차 / 트럭 / 버스 / 자전거에 사용됨 ) ( 상품류 구분 제11류 ) ( 2 ) 선등록상표1

① 구성 : NISSANMAXIMA

② 상표권자 : 닛산지도오샤 가부시끼가이샤

③ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 1990. 5. 16. / 1992. 5. 21. ( 2002. 10. 4. 갱신등록 ) / 제238698호

④ 지정상품 : 로켓 ( 상품류 구분 제9류 ), 견인차, 모터모트, 내연기관차, 승용차 , 짐수레, 자동자전거 ( 상품류 구분 제12류 ) ( 3 ) 선등록상표 2 ① 구성 : NISSAN MAXIMA

② 상표권자 : 닛산지도오샤 가부시끼가이샤

③ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 1993. 7. 1. / 1994. 8. 26. ( 2004. 10. 20. 갱신등록 ) / 제296811호

④ 지정상품 : 로켓 ( 상품류 구분 제9류 ), 견인차, 모터모트, 내연기관차, 승용차 , 짐수레, 자동자전거 ( 상품류 구분 제12류 ) ( 4 ) 선등록상표 3

① 구성 : MAXIMA

② 상표권자 : 닛산지도오샤 가부시끼가이샤

③ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 1998. 12. 30. / 1999. 12. 3. / 제460053호 ④ 지정상품 : 견인차, 모터모트, 비행기, 내연기관차, 승용차, 화물자동차, 버스 , 포크리프트카, 자동자전거, 짐수레 ( 상품류 구분 제12류 )

[ 증거 ] 갑 제1 내지 4호증, 을 제1호증의 1, 2, 3각 기재, 변론 전체의 취지 2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 원고 주장의 요지

이 사건 출원상표의 지정상품은 조명기구이고 선등록상표들의 지정상품은 수송기구이어서 그 지정상품의 본질적인 기능이나, 목적 등이 상이하고, 형상과 용도 및 생산부문, 판매부문과 수요자의 범위 등이 서로 달라 거래실정상 서로 저촉될 염려가 없으므로 거래업계에서 공존한다고 하더라도 상품 출처에 관한 오인 · 혼동의 우려가 없다 .

나. 판단

( 1 ) 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 표장의 동일 · 유사 여부 이 사건 출원상표 “ MAXXIMA ” 는 영문자 7자로 구성된 문자상표로서, “ 최대량 , 최고점, 극대, 최대, 최대의, 최고의 ” 의 의미를 지닌 ' MAXIMUM ' 의 복수형인 “ MAXIMA ” 의 4번째 문자에 ' X ' 가 추가된 것이고, 선등록상표 1은 일본의 자동차회사의 상호인 “ NISSAN ” 과 “ MAXIMA " 가 띄어쓰기 없이 횡서된 것이며, 선등록상표 2는 선등록상표 1의 두 단어가 한 칸 띄어 표기된 것이고, 선등록상표 3은 " MAXIMA ” 로만 구성된 문자상표로서, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 모두 “ MAXIMA " 를 한 요부로 한 것이거나 그것으로 인식되고 호칭되어 서로 유사한 표장이라 할 것이다 ( 원고도 이에 대하여 명백히 다투지 아니한다 ) .

( 2 ) 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 지정상품의 동일 · 유사 여부 유사상표에 있어서 그 지정상품의 동일 · 유사 여부는 상품의 품질, 형상, 용도 , 거래의 실정 등을 고려하여 거래의 통념에 따라 결정하여야 할 것이므로, 상표법시행 규칙상의 별표 중 같은 유별에 속하는 상품이라도 서로 동종이 아닌 상품이 있을 수 있고, 서로 다른 유별에 속하더라도 동종의 상품이 있을 수도 있다 할 것이다 ( 대법원 1992. 5. 12. 선고 91후1793판결, 1993. 9. 14. 선고 93후541판결 참조 ) . 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 지정상품이 동종의 상품인지의 여부를 살피건대, 이 사건 출원상표의 지정상품은 “ 자동차, 선박, 비행기 " 등과 같은 수송기기의 조명부품인 “ 발광다이오드에 의해 가동되는 미등, 방향표시등, 실내등, 전조등, 차폭등 및 후진등 ” 인바, 변론 전체의 취지를 종합하면 이는 자동차 등 수송기기에 부착되어 조명등의 형태를 가지면서 빛을 발하여 주위를 밝게 하거나 신호를 표시하는 용도로 쓰이는 물품인 반면, 선등록상표들의 지정상품은 “ 자동차, 선박, 비행기 ” 등과 같은 수송기기 그 자체로서, 빛을 발하여 주위를 밝게 하거나 신호를 표시하는 용도 이외에 수송의 용도로 쓰이는 것이어서 양 상표는 그 지정상품들의 형상과 용도가 완전히 일치하는 것은 아니지만, 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표들의 지정상품 중 “ 자동차 ” 는 일반 자동차의 수요자가 사용하는 자동차 그 자체와 그 부속품의 관계이고, 이 사건 출원상표의 지정상품은 오로지 완제품인 자동차 등 수송기기에만 장착되어 사용되는 것이며, 또 완제품의 외관에서 차지하는 비중이 매우 높은 것으로서 그 완제품의 고유한 특성을 나타내는 역할도 수행하는 점에 비추어, 일반 수요자들이 “ 전조등과 같은 조명등에 완성품과 동일한 표장이 표시되어 있는 경우 그 부품의 출처가 완성품 업체인 것으로 오인 · 혼동할 우려가 크다 할 것이고, 나아가 이러한 완성품에 사용되는 부품의 경우에는 그 완성품의 제조업체에서 순정부품으로 완성품의 상표가 부착된 부품을 일괄적으로 공급하는 경우도 있는 것이 거래의 실정임에 비추어 보면 그 생산 부분이 다르다고 보기 어려우며, 수요자의 범위도 완성품을 구입하는 시점에서는 다르다고 할 것이나 완성품의 사용 중에는 완성품의 수요자가 바로 부품의 수요자가 될 것이어서 수요자부분도 다르다고 할 수 없고, 판매부분에 있어서는 자동차의 경우 완성품은 그 대리점에서 주로 이루어지고, 조명등과 같은 부품은 정비업체 등에서 이루어지나 자동차의 제조업체 등이 자동차의 정비공장을 직영하면서 부품을 교환, 판매하는 경우도 있으므로 판매부분이 완전히 다르다고 할 수도 없다 할 것이어서, 이러한 사정을 종합하여 보면 양 지정상품은 유사한 상품이라고 할 수 있다 .

다. 소결론

따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 그 지정상품에 함께 사용될 경우 그 표장 및 지정상품이 유사하여 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 상품의 출처에 관한 오인 · 혼동을 일으키게 할 우려가 크다 할 것이므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조제1항 제7호에 해당하여 상표로서 등록될 수 없다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한이 사건 심결은 적법하다 .

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다 .

김철환