원심이 인정한 사실과 기록에 의하면, 피고는 1977년경 이탈리아 디자이너 Anna Molinari 등에 의하여 설립되어 그때부터 ‘BLUMARINE’이라는 상표로 이탈리아 및 세계 여러 나라에 여성 의류 등을 제조·판매하여 왔고, 1995년경에는 위 ‘BLUMARINE’ 제품의 성공에 힘입어 20대 여성을 주된 소비층으로 삼아 위 ‘BLUMARINE’ 제품의 가격대를 낮춘 이른바 세컨드 브랜드(second brand)인 이 사건 선사용상표들 “ ”, “ ” 제품을 출시하기 시작하였으며, 그때부터 현재에 이르기까지 이탈리아를 비롯한 세계 여러 나라의 매장 및 인터넷 쇼핑몰 등을 통하여 ‘BLUMARINE’, ‘Anna Molinari’ 및 이 사건 선사용상표들을 사용하여 의류, 신발, 가방 등의 패션제품을 제조·판매하여 오고 있는 사실, 2003년경 이탈리아에서 이 사건 선사용상표들 제품 및 위 ‘BLUMARINE’ 제품 등을 함께 판매하는 매장은 약 286개에 이르고, 이 사건 선사용상표들 제품의 이탈리아 내 연간 매출액은 도매가로 2002년에는 14,309,811유로(약 169억 원)인 것을 비롯하여 1997년부터 2003년까지 7년간 합계 41,751,733유로(약 570억 원)에 이르는 사실, 이 사건 선사용상표들 제품은 1999년부터 2002년까지 패션잡지인 Vogue, Bazaar, Elle, Allure, Glamour, Marie Claire, Grazia 등의 이탈리아판에 지속적으로 광고되었고, 2002. 9.경에는 이탈리아 밀라노 패션쇼에 초대받은 사실, 이 사건 선사용상표들 중 ‘ ’은 1995년경부터 세계 50여 개 국가에 상표등록된 사실 등을 알 수 있다.

위와 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 선사용상표들은 이탈리아 내에서 7년 이상 피고의 주된 브랜드인 ‘BLUMARINE’ 제품과 관련되어 함께 판매되는 등 위 ‘BLUMARINE’ 제품의 주지성에 힘입어 보다 용이하게 이탈리아의 수요자에게 인식될 수 있었던 것으로 보이고, 여기에 이 사건 선사용상표들 제품을 판매하는 이탈리아 내 매장 수, 그 이탈리아 내의 도매가 매출액, 광고 정도 및 방법 등을 더하여 보면, 이 사건 선사용상표들은 이 사건 등록상표 “ ＂(등록번호 제604774호)의 출원 시인 2003. 3. 19.경 이탈리아의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었다고 볼 여지가 충분하다.

그럼에도 원심은 그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원 당시 이탈리아의 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있지 않다고 단정하였으니, 이러한 원심의 판단에는 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호 에서 말하는 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표’의 판단에 관한 법리를 오해한 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유는 이유 있다.

그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.