[2] 갑 주식회사가 등록상표 “ ”의 상표권자 을을 상대로 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당한다는 이유로 상표등록취소심판을 청구한 사안에서, 등록상표의 통상사용권자인 병 주식회사가 실사용상표 “ ”, “ ”를 사용함으로써 등록상표를 사용하였음에도, 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례

[2] 갑 주식회사가 등록상표 “ ”의 상표권자 을을 상대로 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당한다는 이유로 상표등록취소심판을 청구한 사안에서, 등록상표의 통상사용권자인 병 주식회사가 실제로 사용한 실사용상표 “ ”, “ ”에는 ‘몬테소리’ 부분이 ‘베이비’ 부분과는 구별되어 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있어, 위 실사용상표들은 거래사회 통념상 등록상표와 동일성 있는 상표에 포함되므로, 병 회사는 실사용상표들을 사용함으로써 등록상표를 사용하였고, 등록상표가 애당초 식별력 없는 상표인지 여부는 상표법 제73조 제1항 제3호 , 제4항 에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’ 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못하며, 을이 실사용상표들과 동일한 형태의 “”를 등록상표와는 별개의 독립된 상표로 등록하여 통상사용권자인 병 회사가 사용하고 있다 하더라도, 위 실사용상표들에 등록상표가 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있어 위 실사용표장들이 일반 수요자나 거래자에게 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 상표로만 인식된다고 볼 수 없는 이상, 그와 같은 사정 역시 위와 같은 판단에 장애사유가 되지 아니함에도 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례.

1. 상표법 제73조 제1항 제3호 , 제4항 에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함된다 할 것이고, 이 경우 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 상표권자 등이 등록상표에 다른 문자나 도형 부분 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 이를 들어 등록상표의 사용이 아니라고 할 수 없다 ( 대법원 1998. 6. 9. 선고 97후2118 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고의 이 사건 등록상표(상표등록번호 제427946호) “ ”의 통상사용권자인 주식회사 한국몬테소리(이하 ‘소외 회사’라 한다)가 그 지정상품 중 세트완구에 실제로 사용한 원심판시 실사용상표 1, 8은 “ ”, “ ”와 같이 ‘몬테소리’의 좌측이나 상단에 ‘베이비’ 부분이 결합된 것이다. 그런데 ‘베이비’ 부분은 지정상품인 세트완구에 흔히 쓰이는 표지일 뿐만 아니라 ‘몬테소리’ 부분과는 바탕색을 달리 하는 사각형 내에 배치되어 있어, ‘몬테소리’ 부분은 위 ‘베이비’ 부분과 일체불가분적으로 결합되어 있다고 할 수 없고 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 그 부분만으로 분리인식될 수 있다. 또한 이 사건 등록상표와 실사용상표 1, 8에서의 ‘몬테소리’ 부분은 그 글자체에 약간 차이가 있으나 이는 거래사회 통념상 서로 동일하게 볼 수 있는 정도이다. 결국 실사용상표 1, 8에는 이 사건 등록상표인 ‘몬테소리’에 ‘베이비’ 부분이 결합되어 있지만, ‘몬테소리’ 부분은 ‘베이비’ 부분과는 구별되어 그 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있으므로, 위 실사용상표들은 거래사회 통념상 이 사건 등록상표와 동일성 있는 상표에 포함된다고 할 것이다.

그렇다면 통상사용권자인 소외 회사는 실사용상표 1, 8을 사용함으로써 이 사건 등록상표를 사용하였다고 할 것이다.

한편 이 사건 등록상표가 애당초 식별력 없는 상표인지 여부는 상표법 제73조 제1항 제3호 , 제4항 에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’ 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다. 또한 비록 피고가 실사용상표 1, 8과 역시 동일하게 볼 수 있는 형태의 “ ”를 이 사건 등록상표와는 별개의 독립된 상표로 등록(상표등록번호 제506459호)하여 그에 관하여도 통상사용권을 설정받은 소외 회사가 이를 사용하고 있다 하더라도, 실사용상표 1, 8에 이 사건 등록상표가 그 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있어 위 실사용표장들이 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 상표로만 인식된다고 볼 수 없는 이상, 그와 같은 사정 역시 위와 같은 판단에 장애사유가 되지 아니한다.

그럼에도 원심은 이 사건 등록상표는 식별력이 없는 상표이고 피고가 실사용상표 1, 8과 동일한 상표를 이 사건 등록상표와는 별개의 독립된 상표로 등록하여 소외 회사가 이를 사용하고 있는 사정 등에 비추어 위 실사용상표들이 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식된다는 이유로 위 실사용상표들의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 상표의 동일성에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유는 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.