2. 소송비용은 원고가 부담한다.

가. 이 사건 등록상표

1) 출원일/등록일/등록번호 : 2005. 4. 20./2006. 1. 18./(상표등록번호 생략)

2) 구성 :

3) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 과자용 향미료(정유), 가정용 정전기방지제, 세탁용 유연제, 향수, 립스틱, 볼연지, 볼터치, 탈모제, 매니큐어, 스킨밀크, 아이섀도, 영양크림, 헤어무스, 모발염색제, 모발탈색제, 손톱탈색제, 아이라이너, 일반화장수, 크린싱크림, 헤어에센스, 선스크린로션, 페이스에센스, 헤어스프레이, 파운데이션크림, 바디폼, 나리싱크림, 리퀴드루즈, 마스카라, 마스크팩, 맛사지용 오일, 미용목욕물첨가제, 선밀크, 선탠제, 약용 크림, 콤팩트용 고형분, 라벤더유, 조합향료, 목향, 인조속눈썹, 화장용 로션처리티슈, 인조손톱, 화장용 마스크, 샴푸, 치약, 물비누, 양치액, 가루비누, 목욕비누, 미용비누, 화장비누, 헤어린스, 비의료용 구강세정제, 구두약, 광택왁스, 금강사, 연마포

나. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2011. 8. 17. 특허심판원에 상표권자인 원고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 “립스틱, 볼연지, 볼터치, 매니큐어, 스킨밀크, 아이섀도, 손톱탈색제, 아이라이너, 일반화장수, 선스크린로션, 페이스에센스, 파운데이션크림, 리퀴드루즈, 마스카라, 선밀크, 선탠제, 라벤더유, 조합향료, 목향, 인조속눈썹, 인조손톱(이하 ‘이 사건 취소심판청구에 관계되는 지정상품’이라 한다)”에 대하여 정당한 이유 없이 이 사건 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 아니하였다는 이유로 이 사건 등록상표의 등록취소심판( 2011당1943호 )을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2012. 3. 8. 원고가 이 사건 등록상표를 이 사건 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용하였다거나 사용하지 아니한 데 정당한 이유가 있다는 점을 증명하지 못하였다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 쟁점

이 사건 쟁점은, ① 이 사건 취소심판청구가 이 사건 등록상표의 지정상품 가운데 유사 범위에 속하는 상품 중 일부에 대하여만 청구한 것이어서, 가사 이 사건 취소심판청구가 인용되더라도 피고는 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용하거나 상표등록을 받을 수 없으므로 심판청구의 이익이 없어 각하되어야 하는지 여부 및 ② 피고가 이 사건 취소심판청구 이전에 이미 이 사건 등록상표의 지정상품 일부에 대하여 등록취소심판( 특허심판원 2011당525호 )을 청구한 바 있음에도 불구하고 그 지정상품의 일부를 변경하여 다시 청구하였으니, 이 사건 취소심판청구는 상표권자의 입증책임 경감에 관한 규정인 상표법 제73조 제4항 의 입법취지에 반하여 각하되어야 하는지 여부이다(원고는 제1차 변론기일에 이 사건 소의 이익이 없다는 주장 및 이 사건 취소심판청구가 신의성실의 원칙에 위반되고 권리남용에 해당된다는 주장을 철회하였다).

3. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 이 사건 취소심판청구가 심판청구의 이익이 있는지 여부

이 사건 취소심판청구가 심판청구의 이익이 있는지 여부에 관하여 보건대, ① 상표법 제73조 제3항 에서 ‘ 제1항 제3호 에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다’라고 규정하고 있을 뿐, 동일·유사 지정상품군 단위로 등록취소심판을 청구하여야 한다는 별도의 규정이 없는 점, ② 상표법 제10조 제3항 에 의하면, 상품류 구분은 상품의 유사 범위를 정하는 것이 아니므로 이 사건 등록상표의 지정상품이 모두 상품류 구분 제3류에 속한다고 하더라도 이 사건 취소심판대상 지정상품과 나머지 지정상품이 서로 유사한 상품이라고 단정할 수 없는 점, ③ 상표불사용취소심판제도는 상표의 사용을 촉진하는 한편 불사용상표에 대한 제재적 의미도 포함하는 것이므로, 이 사건 취소심판청구가 인용되더라도 심판청구인인 피고가 후에 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용할 수 없거나 동일·유사한 상표등록을 받을 수 없다 하여 그러한 사정만으로 피고가 이 사건 취소심판을 청구할 수 없다고 보기 어렵거니와, 이 사건 등록상표와 유사한 상표의 등록을 공익상 허용하지 않을 것인가, 허용할 것인가 하는 문제는 그러한 상표출원이 있을 경우 상표법 소정의 상표등록요건에 관한 각 규정에 의하여 따질 일이지, 상표등록취소심판 청구사건에서는 이를 고려할 것은 아니라는 점( 대법원 1999. 7. 9. 선고 97후3937 판결 참조) 등을 참작하면, 피고가 이 사건 등록상표의 지정상품 중 피고의 취소심판청구 지정상품 이외의 다른 지정상품을 포함하여 취소심판을 청구하지 않았다 하더라도 이 사건 취소심판청구가 심판청구의 이익이 없다고 볼 수 없다.

나. 이 사건 취소심판청구가 상표법 제73조 제4항 의 입법취지에 반하는지 여부

이 사건 취소심판청구가 상표법 제73조 제4항 의 입법취지에 반하는지 여부에 관하여 보건대, 피고가 2011. 3. 11. 특허심판원에 상표권자인 원고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 ‘향수, 립스틱, 볼연지, 볼터치, 매니큐어, 스킨밀크, 아이섀도, 영양크림, 손톱탈색제, 아이라이너, 일반화장수, 크린싱크림, 선스크린로션, 페이스에센스, 파운데이션크림, 바디폼, 나리싱크림, 리퀴드루즈, 마스카라, 마스크팩, 맛사지용 오일, 미용목욕물첨가제, 선밀크, 선탠제, 약용 크림, 콤팩트용 고형분, 라벤더유, 조합향료, 목향, 화장용 로션처리티슈, 화장용 마스크, 미용비누, 화장비누’에 대하여 정당한 이유 없이 위 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 아니하였다는 이유로 이 사건 등록상표의 등록취소심판( 2011당525호 )을 청구(이하 ‘별건 취소심판청구’라 한다)한 사실, 특허심판원이 2011. 12. 26. 원고가 이 사건 등록상표를 사용하였다는 ‘모발두피팩’은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘마스크팩’과 동일하다고 볼 수 없다는 이유로 별건 취소심판청구를 인용하는 심결을 하였으나, 특허법원이 2012. 5. 18. 2012허870호 로 ‘모발두피팩’은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘화장용 마스크’에 포함된다는 이유로 원고의 청구를 인용하는 판결을 선고하였고, 피고가 2012. 6. 5. 위 판결에 불복하여 대법원에 상고( 2012후2036호 )를 제기하여 현재 대법원에 계속중인 사실은, 당사자 사이에 다툼이 없거나 변론 전체의 취지를 종합하여 인정된다.

상표법은 제73조 제1항 제3호 에서 등록상표를 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니함을 이유로 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고, 같은 조 제3항 에서는 그 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다고 하고 있으나, 한편 같은 조 제4항 에서는 3년 이상 불사용하였음을 이유로 상표등록취소심판이 청구된 경우에는 피심판청구인이 그 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다고 규정하고 있는바, 이러한 규정으로 미루어 볼 때 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 심판청구를 한 경우에는 그 심판청구의 대상인 지정상품을 일체불가분적으로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주해서 지정상품 중의 하나에 대하여 사용이 입증된 경우에는 그 심판청구는 전체로서 인용될 수 없어서[ 대법원 1993. 12. 28. 선고 93후718, 725(병합), 732(병합), 749(병합) 판결 참조], 결과적으로 사용하지 않은 지정상품도 등록취소를 면하게 된다.

이 사건으로 돌아와 보건대, ① 이 사건 취소심판청구는 별건 취소심판청구와 심판청구일이 다르고, 또 별건 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 ‘향수, 영양크림, 크린싱크림, 바디폼, 나리싱크림, 마스크팩, 맛사지용 오일, 미용목욕물첨가제, 약용 크림, 콤팩트용 고형분, 화장용 로션처리티슈, 화장용 마스크, 미용비누, 화장비누’가 삭제되고 ‘인조속눈썹, 인조손톱’이 추가되어 일부 지정상품이 동일하더라도 전체적인 지정상품의 구성이 달라서, 심판청구일로부터 기산되는 불사용기간과 등록취소를 구하는 범위가 동일하지 아니하므로, 피고로서는 별건 취소심판청구와는 별도로 이 사건 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1(특히 별건 취소심판의 대상과 동일한 지정상품 외의 다른 지정상품) 이상에 대하여 상표 사용사실을 증명하기만 하면 지정상품 전체에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 있으니, 사정에 따라서는 별건 취소심판의 대상과 동일한 (일부) 지정상품에 대하여 다시 원고가 그 사용사실을 입증하여야 할 경우가 있다고 하더라도 그러한 정도의 입증책임의 부담만으로는 이 사건 취소심판청구가 상표법 제73조 제4항 의 입법취지(상표권자의 입증책임 경감)에 (정면으로) 반한다고 보기 어려우며, ② 가사 이 사건 취소심판청구가 상표법 제73조 제4항 의 입법취지에 반하는 측면이 있다고 하더라도 그러한 이유가 바로 이 사건 취소심판청구가 부적법하여 각하되어야 한다고 볼 근거가 된다고 보기도 어렵다.

다. 소결

결국 이 사건 취소심판청구는 적법한바, 원고가 이 사건 등록상표를 이 사건 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용하였다거나 사용하지 아니한 데 정당한 이유가 있다는 점에 관하여 아무런 주장·입증을 하지 아니하였으므로, 이 사건 취소심판청구에 관계되는 지정상품에 대하여는 상표법 제73조 제1항 제3호 에 의하여 상표등록취소가 되어야 한다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 기각한다.

판사 권택수(재판장) 염호준 최종선

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관련문헌