[보정각하(특)][공2002.11.15.(166),2620]
[1] 구 특허법 제47조 , 제48조 소정의 요지 변경의 의미
[2] 출원발명의 명세서 보정이 요지를 변경한 경우에 해당한다고 한 사례
[1] 구 특허법(1997. 4. 10. 법률 제5329호로 개정되기 전의 것) 제47조 , 제48조 에 의하면, 특허출원인은 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서 등의 명확화를 기하기 위하여 출원공고결정등본의 송달 전 일정한 기간 내에 그 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는바, 여기서 요지의 변경이라 함은 최초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 것을 말한다 할 것이고, 또한 최초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항에는 명시적으로 기재된 사항뿐만 아니라 출원시에 있어서 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 그 명세서에 기재되어 있는 기술 내용으로 보아 기재하고 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항도 포함된다.
[2] 단일패스형 콘덴서에 대하여 기재한 출원발명의 최초 명세서를 보정하면서 다중패스형 콘덴서가 포함되도록 한 것이 요지를 변경한 경우에 해당한다고 한 사례.
모다인 매뉴팩츄어링 컴파니 (소송대리인 변호사 백승헌 외 2인, 소송대리인 변리사 박종길 외 4인)
특허청장
원심판결을 파기하여 사건을 특허법원에 환송한다.
1. 공기조화장치 또는 냉매를 응축하기 위한 냉각장치에 사용하는 콘덴서에 관한 이 사건 출원발명의 명세서의 1995. 5. 9.자 보정이 최초 출원명세서의 요지를 변경한 것인지의 여부에 대하여, 원심은 그의 채용증거들을 종합하여 보정명세서는 첫째, 발명의 상세한 설명과 특허청구범위 제1항 및 제8항에서 각 유로(유로)의 수압경(수압경)의 범위를 0.015∼0.070인치로, 제2항에서는 수압경의 상한치를 0.070인치로 보정하고 둘째, 최초 출원명세서의 특허청구범위 제9항에서 기재하고 있는 "상기 헤더 튜브(header tube) 중 하나에는 증기의 입구가 배설되며, 상기 헤더 튜브 중 다른 하나에는 응축물의 출구가 배설되며"의 구성을 보정명세서의 특허청구범위 제2항에서 "상기 헤더 중 하나에 들어가는 증기의 입구와 상기 헤더 중 하나로부터 나오는 응축물의 출구"로 된 구성으로 보정한 점에서 최초 출원명세서와 차이가 있다는 사실을 인정한 후, 최초 출원서에 첨부된 도면 제3도에는 2가지 실시예인 곡선 A와 B의 열전달 데이터 특성을 개시하고 있으며, 이 중 곡선 B의 경우에는 "곡선 A에 비해 동일한 코어에 대하여 동일한 관계를 나타내지만, 각 튜브의 유로의 길이는 2배, 즉 튜브의 수는 절반이고, 튜브의 길이는 2배인 경우의 열 전달율을 나타내는 곡선"으로서 수압경이 0.040∼0.070인치 범위 내에서 종래 SCFM(Standard Cubic Feet per Minute)의 경우보다 높은 열 전달 특성을 나타내고 있다고 도시되어 있으므로, 이 사건 출원발명의 수압경의 범위를 0.015∼0.040인치에서 0.015∼0.070인치로 보정하는 것은 출원 당초의 명세서 또는 도면에 이미 기재되어 있던 기술적 사항의 범위 내의 것으로서 최초 출원명세서의 요지를 변경한 것이 아니고, 한편 최초 출원명세서에는 콘덴서의 냉매 유로(유로)에 있어서 유로의 변경수단인 배플(baffle : 조절장치)이 헤더 내부에 배설되어 있는지의 여부에 대하여는 전혀 기재되어 있지 아니하지만, 헤더 내부에 배플을 설치하여 냉매의 입구와 출구를 동일한 헤더에 형성하거나 아니면 다른 헤더에 형성하여 냉매의 유로를 다중패스로 형성하는 것은 이 사건 출원발명의 출원 전에 이미 공지된 기술에 해당하여 헤더 내부에 배플이 설치될 수 있으리라는 것이 당업자에게는 자명하다고 보여지고, 더욱이 이 사건 출원발명의 기술적 사상은 헤더 내부에 배플을 설치하여 유로를 변경시키는 것에 관한 것이 아니고 수압경의 범위를 한정함으로써 종래의 응축기보다 열 전달율을 높이도록 하는 것에 그 핵심이 있는 것으로서 단일패스 구조의 콘덴서는 물론 다중패스 구조의 콘덴서에서도 그 효과가 있으므로, 최초 출원명세서에 헤더 내부에 배플이 설치되었는지의 여부에 대하여 명시적으로 기재되어 있지 않았다는 사정만으로 이 사건 출원발명의 냉매 유로를 단일패스로 한정하여 해석할 수는 없어, 보정명세서의 특허청구범위 제2항에서 "상기 헤더 중 하나로 들어가는 증기의 입구와, 상기 헤더 중 하나로부터 나오는 응축물의 출구"로 보정한 것은 출원 당초의 명세서 또는 도면에 기재된 기술적 사항의 범위를 벗어난 것이라고 할 수 없으므로 결국 이 사건 명세서 보정은 최초 출원명세서의 요지를 변경한 것이 아니라고 판단하였다.
2. 구 특허법(1997. 4. 10. 법률 제5329호로 개정되기 전의 것) 제47조 , 제48조 에 의하면, 특허출원인은 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서 등의 명확화를 기하기 위하여 출원공고결정등본의 송달 전 일정한 기간 내에 그 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는바, 여기서 요지의 변경이라 함은 최초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 것을 말한다 할 것이고, 또한 최초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항에는 명시적으로 기재된 사항뿐만 아니라 출원시에 있어서 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 그 명세서에 기재되어 있는 기술 내용으로 보아 기재하고 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항도 포함된다 할 것이다.
기록에 의하니, 이 사건 출원발명의 최초 명세서에는 특허청구범위와 명세서 본문에서 "한 쌍의 헤더 중 하나에는 증기의 입구가 배설되며, 다른 하나에는 응축물의 출구가 배설되는" 단일패스형 콘덴서에 대하여 기재하고 있었는데, 이 사건 명세서의 보정에 의하여 위의 기재 중 "다른" 부분을 삭제함으로써 증기의 입구와 응축물의 출구가 다른 헤더에 있는 콘덴서 외에도 증기의 입구와 응축물의 출구가 같은 헤더에 있는 다중패스형 콘덴서도 포함되도록 보정이 되었는바, 최초 출원명세서에 증기의 입구와 응축물의 출구가 같은 헤더에 있는 다중패스형 콘덴서에 대한 기재는 전혀 없고(명세서에 첨부된 도면 제3도의 곡선 B의 경우는 곡선 A에 비하여 튜브의 길이는 2배이고 튜브의 수는 절반인 단일패스형에 관한 것으로 보아야 할 것이다), 종래에 사용되던 서펜타인식(Serpentine Type) 콘덴서가 유로 길이가 길어짐에 따라 냉매의 압력이 강하되는 것을 방지하기 위해 튜브의 유로가 비교적 대형화되어 튜브의 공기측이 상대적으로 커서 핀을 설치할 면적이 그 만큼 감소하고 또한 상대적으로 큰 튜브로 인해 공기측의 압력 강하가 커지므로 많은 장치에너지를 필요로 하는 문제점이 있어 이 사건 출원발명은 냉매의 압력 강하를 증가시키지 않도록 튜브 내의 유로의 수압경을 줄여 상기 서펜타인식 콘덴서의 문제점을 해결하고자 하는 것인데 반하여, 이 사건 명세서 보정에 의하여 포함된 다중패스형 콘덴서의 경우에는 배플이 헤더 내에 설치됨으로써 단일패스형에 비해 유로의 길이가 길어지게 되고 그로 인하여 유로 내의 관로(관로) 저항으로 압력 강하가 커지는 문제점이 생기고, 그것에 따라 수압경의 크기도 조절되어야 하는 것이므로, 비록 다중패스형 콘덴서가 이 사건 출원발명의 출원 전에 널리 알려진 기술이기는 하나 최초 출원명세서의 기재와 이 사건 출원발명의 목적을 감안하면 증기의 입구와 응축물의 출구가 같은 헤더에 있는 다중패스형 콘덴서가 최초 출원명세서에 기재되어 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항에 해당한다고 볼 수 없으며, 위와 같은 보정에 의하여 특허청구범위의 기술적 사항에 실질적 변화를 가져왔다 할 것이어서 그 명세서의 보정은 그 요지를 변경한 경우에 해당한다 할 것이다.
그럼에도, 위의 기술적 사항의 변화여부에 관한 반대되는 사정을 더 심리하지 아니한 단계에서 원심이 이 사건 명세서의 보정이 그의 요지를 변경한 것이 아니라고 단정한 데에는 필요한 심리를 다하지 아니하였거나 명세서의 보정과 요지 변경에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이므로 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 정당하기에 이 법원은 그 주장을 받아들인다.
3. 그러므로 나머지 상고이유를 판단하지 아니한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허법원에 환송하기로 관여 대법관들의 의견이 일치되어 주문에 쓴 바와 같이 판결한다.