[2] 특허발명의 보호범위 확정 방법

[3] 명칭을 “해면 모양의 뼈에 공동을 형성하는 도구”로 하는 특허발명의 특허권에 기초하여 갑 주식회사가 을 주식회사를 상대로 특허침해금지 등을 구한 사안에서, 위 청구가 권리남용에 해당하지 않는다고 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례

1. 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다 ( 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 참조). 한편 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 보충할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의한 특허청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다 ( 대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2447 판결 , 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결 등 참조).

2. 위 법리에 따라서 명칭을 “해면 모양의 뼈에 공동을 형성하는 도구”로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 제793005호) 중 특허청구범위 제1항 내지 제5항, 제7항(이하 ‘이 사건 제1항 내지 제5항, 제7항 발명’이라고 한다)의 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 될 것임이 명백하여, 이들 발명의 특허권에 기초한 원고승계참가인의 이 사건 특허침해금지 및 특허침해제품과 그 생산설비의 폐기 청구가 권리남용에 해당하는지 여부를 기록에 비추어 살펴본다.

가. 이 사건 제1항 발명의 원심판시 구성 ③인 ‘카테터 튜브의 제2루멘 내에 빼낼 수 있게 삽입되는 탐침’은 그 문언의 기재 자체로부터 ‘카테터 튜브의 내강(내강)인 제2루멘 내에 빼낼 수 있게 삽입되어 카테터 튜브를 지지하는 철사 형상의 탐침’을 의미하는 것으로 해석된다. 또한 원심판시 구성 ④에 ‘제2루멘은 상기 카테터 튜브의 제1루멘을 통하여 상기 팽창 가능한 구조의 선단부로 연장’된다고 기재되어 있는 점에 비추어 구성 ③의 탐침은 제2루멘 내에 삽입되면 카테터 튜브뿐만 아니라 팽창 가능한 구조도 지지하는 작용 내지 기능을 하는 구성이지만, 카테터 튜브의 제2루멘 내에 빼낼 수 있게 삽입되는 이상 해면 모양의 뼈에 공동을 형성하는 도구와는 일체로 결합되지 않고 독립적으로 분리되는 것이면서 카테터 튜브의 제2루멘에 삽입되어 그 기능이 발휘되는 구성임을 알 수 있다. 한편 이 사건 제1항 발명은 그 대상을 ‘해면 모양의 뼈에 공동을 형성하는 도구’로 특정하고 있는데, 이 사건 제1항 발명에서 파악되는 뼈에 공동을 형성하는 구성은 원심판시 구성 ②의 ‘팽창 가능한 구조’이고, 위와 같은 팽창 가능한 구조는 뼈 내부에서 팽창하면서 공동을 형성하는 것이어서 뼈와의 접촉에 따른 마모, 파열 등에 견딜 수 있을 정도의 재질로 되어 있어야 하므로, 이를 지지하는 탐침의 재질도 위와 같은 팽창 가능한 구조를 지지할 수 있을 정도의 것이라고 봄이 상당하다.

그렇다면 구성 ③의 탐침은 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 기초하여 특허청구범위의 기재 자체만으로 구체적인 기술구성을 명확하게 인식할 수 있으므로, 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 나타난 실시례의 구성 중 하나인 탐침의 말단이 팽창 가능한 구조의 선단부로 연장된 형태의 것이거나, 해면 모양의 뼈로부터의 저항을 극복할 수 있을 정도까지의 강성을 가진 재질의 것 또는 팽창 가능한 구조와 일체가 되어 시술부위로 진행하는 것 등에 한정된다고 볼 수는 없다.

나. 위와 같은 판단을 전제로 하여 이 사건 제1항 발명과 원심판시 비교대상발명 2를 대비하여 보면, 우선 이 사건 제1항 발명은 뼈에 공동을 형성하는 도구인 데 비해, 비교대상발명 2는 혈관 등의 체강을 확장하는 도구에 관한 것이라는 점에서 그 적용대상 부위에 차이가 있기는 하나, 팽창장치를 구비한 카테터는 신체의 다양한 부위에 적용될 수 있는 것인 데다가, ‘골절되거나 질환이 있는 뼈의 치료와 관련된 외과 프로토콜용 개량 팽창장치’에 관한 비교대상발명 4의 명세서 중 ‘배경기술’란에 다수의 혈관성형용 카테터 등이 선행기술로 기재되어 있어 그 기술적 구성의 전용에 별다른 어려움이 없다고 보이므로, 비교대상발명 2는 이 사건 제1항 발명의 진보성 판단을 위한 선행기술로 삼을 수 있다.

그런데 이 사건 제1항 발명의 구성 ①, ④는 비교대상발명 2에 동일한 구성이 개시되어 있고, 한편 구성 ②의 팽창 가능한 구조는 앞서 본 바와 같이 해면 모양의 뼈와의 접촉에 따른 마모, 파열 등에 견딜 수 있을 정도의 재질로 되어 있어야 하는 데 비하여, 구성 ②와 형태 및 기능이 동일한 비교대상발명 2의 대응구성인 풍선막(4)은 혈관 내벽과 접촉하는 것이어서 구성 ②의 팽창 가능한 구조와는 막의 두께 등 그 재질 면에서 차이가 있을 수밖에 없기는 하지만, 이러한 차이는 통상의 기술자가 위와 같은 도구들이 적용되는 체내 부위에 따라 별다른 기술적 어려움 없이 손쉽게 변경할 수 있는 정도에 불과하므로, 구성 ②는 비교대상발명 2의 대응구성으로부터 용이하게 도출될 수 있다.

나아가 이 사건 제1항 발명의 구성 ③ 역시 이에 대응하는 비교대상발명 2의 ‘제2루멘(12)에 삽입되는 가이드 와이어(42)’ 구성과 그 형태 및 기능 면에서는 차이가 없고, 다만 그 지지 대상인 위 팽창 가능한 구조와 풍선막(4)의 재질 및 그 전개되는 신체부위의 점도 등의 차이에서 비롯되는 재질상의 차이가 있기는 하지만, 위와 같은 취지에서 구성 ③ 역시 비교대상발명 2의 대응구성으로부터 용이하게 도출될 수 있는 것에 불과하다.

그렇다면 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 2로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 될 것임이 명백하다고 할 것이고, 따라서 그 특허권에 기초한 특허침해금지 등의 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다. 한편 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 될 것임이 명백한 이상, 그 구성요소를 모두 포함하면서 일부 구성요소를 부가·한정하고 있는 이 사건 제2항 내지 제5항, 제7항 발명의 진보성도 당연히 긍정된다고 볼 수 없으므로, 그 부가·한정된 구성요소를 포함하여 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 될 것임이 명백한지 여부를 심리 판단해 보아야 한다.

다. 그럼에도 불구하고 원심은, 이 사건 제1항 발명의 구성 ③은 그 기재가 추상적이어서 특허청구범위의 기재 자체만으로 탐침의 구조를 구체적으로 확정하기 어렵다는 이유로, 이 사건 특허발명의 상세한 설명 등의 기재에 의하여 구성 ③의 탐침은 ‘카테터 튜브의 제2루멘 내에 빼낼 수 있게 삽입되고, 그 말단은 팽창 가능한 구조의 선단부로 연장되며, 해면 모양의 뼈로부터의 저항을 극복할 수 있을 정도의 강성을 가지고, 팽창 가능한 구조(86)와 일체가 되어 시술부위로 진행하는 것’이라고 제한하여 해석한 다음, 이를 전제로 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 2 등에 의하여 진보성이 부정되지 않고, 나아가 이 사건 제2항 내지 제5항, 제7항 발명의 진보성도 부정되지 아니하여 이들 발명의 특허권에 기초한 원고승계참가인의 이 사건 특허침해금지 등의 청구는 권리남용에 해당하지 아니한다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 특허청구범위의 해석 및 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.