2. 소송비용은 원고가 부담한다.

가. 이 사건 등록상표

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제496543호/ 2000. 2. 23./ 2001. 6. 29.

(2) 구 성 :

(3) 지정상품 : 도난경보기, 음향경보기, 전기식경보벨, 화재경보기, 비디오폰, 수동교환기, 인터폰, 자동교환기, 라디오송신기, 라디오수신기, 방송용비디오카메라, 전기통신용송신기, 텔레비전위성방송수신기, 녹음기계기구(영화용제외), 녹음재생기구, 동전작동식 자동음악연주장치, 레코드플레이어, 메가폰, 음향녹음장치, 음향송신장치, 음향재생장치, 음향커플러, 카세트플레이어, 콤팩트디스크플레이어, 확성기계기구, 고주파장치, 녹음기, 마이크로폰, 어댑터, 오디오용미처리콤팩트디스크, 비디오용미처리 콤팩트디스크, 변환기, 증폭기(엠프), 헤드폰, 음악이 녹음된 컴팩트디스크

(4) 상표권자 : 피고

나. 이 사건 등록상표의 상표권 이전과 전용실시권 설정경위 및 관련 판결

(1) 상표권 이전과 전용실시권 설정경위

이 사건 등록상표의 상표권은 상표등록 후 2005. 5. 2.까지 피고가 상표권자였다가 2005. 4. 13. 체결된 매매계약으로 2005. 5. 3. 피고로부터 소외 1 주식회사로 이전 등록이 되었고(이 사건 등록상표의 등록 당시 피고의 상호는 위 소외 1 주식회사의 상호와 동일한 ‘ 소외 1 주식회사’였다가 2005. 4. 27. 현재의 상호로 변경되었다. 이하 피고는 상호 변경 전후를 불문하고 ‘피고’라고만 한다), 2009. 1. 5. 다시 소외 1 주식회사로부터 피고로 이전되었으며, 2009. 1. 2. 피고와 소외 1 주식회사 사이에 체결된 전용사용권설정계약으로 2009. 1. 13. 소외 1 주식회사에게 기간이 2009. 1. 6.부터 2011. 6. 29.까지인 전용사용권 설정등록이 되었다.

(2) 관련 판결

(가) 소외 3 등이 피고와 소외 1 주식회사를 상대로 제기한 수원지방법원 2008가합8754 미수대금 등 사건(원·피고는 준비서면 등에서 위 사건의 사건번호를 ‘ 2008가합1857 ’이라 기재하고 있으나 모두 오기로 보인다, 이하 ‘ 2008가합8754 사건’이라고만 한다)에서 2008. 12. 9. ‘피고와 소외 1 주식회사 사이에 2005. 4. 13. 체결된 이 사건 등록상표에 관한 매매계약은 사해행위로서 취소한다’는 취지의 판결이 선고되었고 위 판결은 양당사자 모두 상소를 제기하지 아니하여 2009. 2. 3. 확정되었다.

(나) 소외 2가 소외 1 주식회사를 상대로 제기한 서울중앙지방법원 2009가합64036 상표전용사용권설정등록말소 사건(이하 ‘ 2009가합64036 사건’이라고만 한다)에서 2009. 11. 4. ‘피고와 소외 1 주식회사 사이에 2009. 1. 2. 체결된 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권 설정계약은 사해행위로서 취소한다’는 취지의 판결이 선고되었는데 소외 1 주식회사가 항소하였고, 그 항소심사건인 서울고등법원 2009나118947 사건에서 2010. 5. 26. 항소기각판결 이 선고되었으나, 소외 1 주식회사가 상고하여 현재 대법원에 2010다48127호 로 상고심 계속중이다.

다. 이 사건 심결의 경위

원고가 2009. 1. 23. 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 등록상표는 그 지정상품에 관하여 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 상표권자, 전용사용권자, 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 국내에서 사용된 사실이 없으므로 상표법 제73조 제1항 제3호 의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 등록취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2009당157호 로 심리한 후 2010. 1. 27. 이 사건 등록상표는 전용사용권자 등이 그 지정상품에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 9호증, 당원에 현저한 사실, 변론의 전 취지

2. 당사자들의 주장의 요지

가. 원고의 주장

2005. 5. 3. 피고로부터 소외 1 주식회사로의 상표권이전행위는 2008가합8754 사건에서 사해행위로서 취소되어야 한다고 판시하였고 위 판결이 확정되었으므로 2005. 5. 3.부터 2009. 1. 4.까지 소외 1 주식회사에 의한 상표의 사용은 상표권자에 의한 정당한 상표의 사용이라 볼 수 없고, 피고의 2009. 1. 13. 소외 1 주식회사에의 전용사용권 설정행위 또한 2009가합64036 사건에서 사해행위로서 취소되어야 한다고 판시되었으므로 2009. 1. 13.부터 2009. 1. 23.까지의 소외 1 주식회사의 사용 역시 전용사용권자에 의한 정당한 상표의 사용에 해당하지 아니하여, 이 사건 등록상표는 그 지정상품에 관하여 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 상표권자, 전용사용권자, 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 국내의 거래사회에서 사용된 사실이 없으므로 상표법 제73조 제1항 제3호 의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.

나. 피고의 주장

이 사건 등록상표는 전용사용권자이자 이전 상표권자였던 소외 1 주식회사에 의하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 계속 사용되었고, 2009가합64036 사건 판결 은 현재 상고심 계속중으로 확정된 판결이 아니므로 2009. 1. 13.부터 2009. 1. 23.까지의 소외 1 주식회사에 의한 이 사건 등록상표의 사용은 전용사용권자에 의한 정당한 사용에 해당하며, 2008가합8754 판결 에 따라 2005. 5. 3.자 피고로부터 소외 1 주식회사로의 상표권 이전이 사해행위로서 취소된다 하더라도 그러한 사유만으로 2005. 5. 3.부터 2009. 1. 4.까지의 이전 상표권자인 소외 1 주식회사에 의한 이 사건 등록상표의 사용이 상표권자의 사용으로 볼 수 없다거나 정당한 상표의 사용이 아니라고 볼 수는 없으므로, 2005. 5. 3.부터 2009. 1. 4.까지의 소외 1 주식회사에 의한 이 사건 등록상표의 사용은 이전 상표권자에 의한 사용으로서 정당한 상표의 사용에 해당한다.

3. 이 사건 등록상표가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었는지 여부

가. 소외 1 주식회사에 의한 이 사건 상표의 사용 사실

2005. 5. 3.부터 2009. 1. 4.까지 이 사건 등록상표의 상표권자였고 2009. 1. 13.부터 이 사건 등록상표의 전용사용권자로 등록되어 있는 소외 1 주식회사는, ① 소외 1 주식회사의 2006년 제품 카탈로그와 2007년 제품 카탈로그에 이 사건 등록상표가 부착된 이 사건 등록상표의 지정상품의 일종인 제품들의 사진 등을 싣고, ② 소외 4(2007. 5. 31. 및 2008. 4. 2.), 소외 5(2007. 10. 31. 및 2008. 12. 19.), 소외 6(2007. 12. 26.), 소외 7(2009. 1. 6., 같은 달 13. 및 같은 달 23.), 소외 8(2009. 1. 13.), 소외 9 주식회사(2009. 1. 15.), 소외 10 주식회사(2009. 1. 21.) 등 국내 업체의 발주에 따라 각 이 사건 등록상표가 부착된 이 사건 등록상표의 지정상품의 일종인 제품들을 납품하였으며, ③ 독일 IML LGHT-SHOWTECHNIC LTD(2007. 4. 19.), 핀란드 East Light Oy(2007. 5. 25. 및 2009. 1. 18.), 크로아티아 IVAS GROUP(2008. 2. 21.), 남아프리카공화국 Audiosure(2008. 5. 1. 및 2009. 1. 21.), 이집트 International Company(2009. 1. 9.), 독일 Jedia Trading Office GMBH(2009. 1. 17.), 중국 Guangdong Film Audio ＆ Vis(2009. 1. 9.), 키프로스 Task(2009. 1. 12.), 이탈리아 Srl Etabeta Electronics(2009. 1. 20.), 체코 Dexon Czech S R O(2009. 1. 20.), 사우디아라비아 MANAKH SHEEBAH AL-JAZEERAH(2009. 1. 20.) 등 외국 업체의 주문에 의하여 각 이 사건 등록상표가 부착된 이 사건 등록상표의 지정상품의 일종인 제품들을 수출하여, 이 사건 심판청구일 전 3년 이내인 2006년 무렵부터 2009. 1. 23.까지 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 국내에서 사용하였다.

[인정근거] 을 제1 내지 24호증(각 가지번호 포함), 변론의 전 취지

나. 상표권 이전 계약 또는 전용사용권 설정 계약이 사해행위로서 취소된 경우 그 상표권자와 전용사용권자에 의한 사용이 상표법 제73조 제1항 제3호 의 ‘사용’에 해당하는지 여부

상표권 이전 계약 또는 전용사용권 설정 계약이 사해행위로서 취소된다 하더라도, 채권자취소권제도는 채무자의 책임재산 감소행위에 대한 채권자 보호를 위하여 채권자와 악의인 반환의 상대방 사이의 형평을 위하여 법이 특별히 인정한 청구권으로서, 사해행위의 취소는 재산반환의 상대방인 수익자 또는 전득자에 대한 관계에서 목적물의 반환에 필요한 범위 내에서만 상대적으로 효력이 있을 뿐 그 밖의 사람에게는 영향이 없는 점, 회복된 재산으로부터 채권자가 만족을 받고 남은 잉여는 채무자에게 반환되는 것이 아니라 사해행위취소청구를 받아 그 재산을 반환하였던 상대방에게 반환하여야 하는 점, 만일 사해행위취소로 인하여 상표권을 이전받거나 전용사용권을 설정 받아 사용했던 소외 1 주식회사의 사용이 상표법 제73조 제1항 제3호 의 ‘사용’에 해당하지 않는다고 보아 이 사건 등록상표 자체가 취소되어 버린다면, 이 사건 등록상표를 책임재산으로 하여 채권의 만족을 얻으려는 채권자들의 노력이 수포로 돌아가게 되는 결과가 되는 점 등에 비추어 볼 때, 사행행위취소로 상표권 이전계약 또는 전용사용권설정계약이 취소된다 하더라도 취소가 확정되기 전의 전용사용권자와 상표권 양수인의 상표권 사용은 상표법 제73조 제1항 제3호 의 ‘사용’에 해당한다고 봄이 타당하다.

다. 주주총회의 특별결의와 관련한 원고의 주장과 이에 대한 판단

한편, 원고는 이 사건 변론종결 후 제출된 참고서면에서, 피고의 2009. 1. 13. 소외 1 주식회사에의 전용사용권 설정행위는 영업용 재산의 처분으로 말미암아 회사영업의 전부 또는 일부를 양도하거나 폐지하는 것과 같은 결과를 가져오므로 주주총회의 특별결의가 필요한 사안임에도 주주총회의 특별결의 없이 대표이사 단독으로 설정한 것으로서, 위 전용사용권 설정계약은 무효이기 때문에 2009. 1. 13.부터 2009. 1. 23.까지의 소외 1 주식회사의 사용 역시 전용사용권자에 의한 정당한 상표의 사용에 해당하지 아니한다는 주장도 하고 있으나, 이 사건 등록상표에 관한 전용실시권 설정이 피고 회사의 영업의 전부 또는 일부를 폐지하는 것과 같은 결과를 가져오게 되는 사정에 대한 아무런 주장·입증이 없으므로 원고의 위 주장은 나아가 판단할 필요 없이 이유 없다.

라. 소결론

결국 이 사건 등록상표는 이전 상표권자와 전용사용권자인 소외 1 주식회사가 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 3년 이내의 기간인 2006년 무렵부터 2009. 1. 23.까지 국내에서 정당하게 사용하였다고 할 것이다.

4. 결론

따라서, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 변현철(재판장) 박창수 박민정

심급 사건

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