[2] 갑이 을 외국회사를 상대로 등록상표 “ ”이 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당한다는 이유로 상표등록취소심판을 청구한 사안에서, 등록상표와 을 회사의 실사용표장 “ ”, “ ”, “ ”은 ‘VICTORIA'S SECRET’으로 된 영문자가 상하 2단으로 구성되어 있는 점에서 동일하여, 실사용표장들이 거래통념상 등록상표와 동일성을 상실하기에 이르렀다고 할 수 없는데도, 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례

1. 제1점에 대하여

디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 그 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 한다( 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 , 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등 참조). 나아가 그와 같이 상표로서 사용되고 있는지 여부는 상품과의 관계, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 알려진 정도 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여, 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다( 대법원 2004. 10. 15. 선고 2004도5034 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판시 실사용표장들은 ‘ (실사용표장 6)’, ‘ , (실사용표장 7)’ 등과 같이 이 사건 등록상표(등록번호 제254562호)의 지정상품인 ‘속셔츠, 콤비네이션 내의’ 등 의류의 표면 전체에 걸쳐 반복적으로 ‘VICTORIA'S SECRET', ‘Victoria's Secret', ‘victoria's secret' 등의 문자가 상당한 크기로 표시되어 있어 의류의 장식적 심미감을 느끼게 하는 기능도 하지만, 또 한편으로는 일반 수요자들은 의류 내부의 라벨을 확인하지 않고도 해당 상품의 출처를 쉽게 식별할 수 있고 원고도 그러한 의도로 실사용표장들을 의류의 표면에 표기한 것으로 보이는 점 등 그 지정상품과의 관계, 상품에 표시된 위치, 크기 등 실사용표장들의 사용 태양, 원고가 실사용표장들을 사용한 의도와 경위 등에 비추어 볼 때 상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로서 상표로 사용되었다고 봄이 상당하다.

그럼에도 원심은 실사용표장들이 디자인적으로만 사용되었다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 상표적 사용에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유는 이유 있다.

2. 제2점에 대하여

상표법 제73조 제1항 제3호 , 제4항 에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있는바, 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 말하고 유사상표는 포함되지 않으나, 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우에는 동일한 상표의 범주에 포함된다( 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결 , 대법원 2008. 5. 29. 선고 2008후408 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 실사용표장 6, 7이 표시된 사진들은 모델이 제품을 착용한 상태로 찍은 것이어서 인체의 굴곡에 따라 상표 전체의 구성이 보이지 않는 부분도 있고 재단에 의해 상표의 일부만 보이는 것도 있지만, 실사용표장 6, 7은 동일한 패턴으로 반복되어 있고 직물지의 특성까지 감안하여 볼 때, 실사용표장 6은 ‘VICTORIA'S SECRET’이라는 영문자가 상하 2단의 유사한 크기로 서로 엇갈려 색채를 달리하는 등으로 이루어져 있고, 실사용표장 7은 ‘Victoria's Secret'과 ‘VICTORIA'S SECRET'이라는 영문자가 상하 2단으로 그 크기와 색채를 달리하는 등으로 이루어져 있음을 알 수 있다. 이 사건 등록상표 ‘ ’과 실사용표장 6, 7은 그 글자체, 알파벳 대·소문자 및 색채 등에서 다소 차이가 있기는 하나, ‘VICTORIA'S SECRET’으로 된 영문자가 상하 2단으로 구성되어 있는 점에서 동일하여, 위와 같은 변형으로 인하여 실사용표장 6, 7이 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일성을 상실하기에 이르렀다고 할 수 없다.

그럼에도 원심은 실사용표장들은 이 사건 등록상표와 동일성이 없다면서 이 사건 등록상표에 상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 등록취소사유가 있다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 상표의 동일성에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유는 이유 있다.

3. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.