2. 소송비용은 원고가 부담한다.

가. 이 사건 등록서비스표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: (등록번호 1 생략)/ 2008. 2. 25./ 2008. 10. 25.

2) 구성:

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제44류의 내과업, 물리치료업, 병원업, 병의원업, 비뇨기과업, 비만클리닉업, 산부인과업, 산후조리업, 성형외과업, 소아과업, 신경정신과업, 약국업, 약조제업, 외과업, 원격의료서비스업, 원격진료업, 의료업, 의원업, 이비인후과업, 침술업, 탈모치료업, 한방건강관리업, 한방물리치료업, 한방의료업, 한약국업, 한의원업, 향기치료업

4) 서비스표권자: 피고

나. 선등록서비스표들 및 선사용서비스표

1) 선등록서비스표 1(갑 제3호증)

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: (등록번호 2 생략)/ 1993. 4. 28./ 1995. 1. 18./ 2005. 4. 4.

나) 구성:

다) 지정서비스업:

- 서비스업류 구분 제42류의 약제연구업, 의학연구업, 성인병연구업, 남성의학연구업, 여성의학연구업

- 서비스업류 구분 제44류의 의료업, 병원업, 한의원업, 병리실험서어비스업, 건강진단업, 요양소업, 인터넷을 이용한 화상진료서비스업, 인터넷을 이용한 건강상담업, 인터넷을 이용한 건강자문업, 척추지압업, 물리치료업, 임상의료업.

라) 서비스표권자: 원고

2) 선등록서비스표 2(갑 제4호증)

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: (등록번호 3 생략)/ 1993. 4. 28./ 1995. 1. 17./ 2005. 4. 4.

나) 구성:

다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제44류의 의료업, 한의원업.

라) 서비스표권자: 원고

3) 선등록서비스표 3(갑 제5호증)

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: (등록번호 4 생략)/ 1993. 4. 28./ 1995. 1. 18./ 2005. 4. 4.

나) 구성:

다) 지정서비스업:

- 서비스업류 구분 제42류의 약제연구업

- 서비스업류 구분 제44류의 의료업, 한방병원업, 인터넷을 이용한 화상진료서비스업, 인터넷을 이용한 건강상담업, 인터넷을 이용한 건강자문업, 물리치료업, 임상의료업, 건강진단업, 병리실험서비스업, 척추지압업, 요양소업.

라) 서비스표권자: 원고

4) 선사용서비스표(갑 제6호증, 갑 제9, 10호증)

가) 구성:

나) 사용서비스업: 한의원업, 한방병원업, 한방물리치료업, 한방의료업

다) 사용자: 원고 또는 자생의료재단

다. 절차의 경위

1) 원고는 2014. 7. 11. 특허심판원에 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록서비스표는 그 출원 전부터 주지·저명한 선등록서비스표들과 표장 및 서비스업이 유사하여 수요자를 기만할 우려가 있는 것이고, 피고가 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 입히려고 하는 부정한 목적을 가지고 사용하는 것이어서 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호 의 등록무효 사유에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판( 2014당1671호 )을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2015. 5. 19. 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표들과 표장이 유사하지 않아 나머지 점에 관하여 더 살필 필요 없이 선등록서비스표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호 에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증, 갑 제9, 10호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장

이 사건 등록서비스표는 그 출원 전부터 주지·저명한 선등록서비스표들 또는 선사용서비스표와 표장 및 서비스업이 유사하여 수요자를 기만할 우려가 있는 것이고, 피고가 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 입히려고 하는 부정한 목적을 가지고 사용하는 것이어서 상표법 제7조 제1항 제11호 , 제12호 의 등록무효 사유에 해당한다.

따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고의 주장

이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표들 및 선사용서비스표와 외관, 호칭, 관념이 모두 달라 표장이 유사하지 않으므로, 다른 점에 관하여 더 살필 필요 없이 선등록서비스표들 및 선사용서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호 , 제12호 의 등록무효 사유에 해당하지 않는다.

따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호 , 제12호 에 해당하는지 여부

가. 표장의 유사 여부

1) 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호 , 제12호 에 해당하기 위해서는 선등록서비스표들 또는 선사용서비스표와 표장이 동일하거나 유사하여야 하므로, 양측 서비스표의 표장이 유사한지부터 본다.

2) 당사자들의 관련 주장

가) 원고의 주장

호칭에 있어서, 양측 서비스표는 앞의 두 음절이 ‘자생’으로 동일하다. 관념에 있어서, 이 사건 등록서비스표는 ‘저절로 자라나는 풀’ 정도를 연상시키고, 선등록 서비스표들 및 선사용서비스표의 요부인 ‘자생’은 ‘저절로 나서 자람’ 등으로 관념되어, 양측 서비스표는 모두 ‘저절로 자람(자라나다)’의 관념을 내포하고 있으므로 관념이 극히 유사하다. 외관에 있어서, 선등록서비스표들의 요부인 ‘자생’과 이 사건 등록서비스표인 ‘자생초’는 모두 한글 ‘자생’을 포함하고 있어 유사하다.

따라서 양측 서비스표는 전체적으로 유사하다.

나) 피고의 주장

자생초는 ‘스스로 자라나는 풀, 스스로 힘으로 자라는 풀, 저절로 나서 자라는 풀, 저절로 생긴 풀’이라는 관념을 가진 단어로서, ‘스스로 자라나는’이라는 관념의 ‘자생’만으로 약칭되는 경우 ‘풀’이라는 관념이 사라져 의미가 변하게 되므로, ‘자생’만으로 약칭될 수 없고, 그와 같이 약칭된다고 볼 만한 증거도 없다.

따라서 이 사건 등록서비스표는 전체인 ‘자생초’로만 호칭·관념되어, ‘자생’으로 호칭·관념되는 선등록서비스표들 또는 선사용서비스표와 외관, 관념, 호칭이 모두 다르므로 유사하지 않다.

3) 이 법원의 판단

가) 판단 기준

서비스표의 유사 여부는 그 외관, 칭호 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 서비스표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 그리고 둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합서비스표는 서비스표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 서비스표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 ‘독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분’, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 서비스표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 한편 대비되는 서비스표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사서비스표라고 할 수 없다( 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 , 대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등 참조).

나) 구체적 판단

(1) 외관

이 사건 등록서비스표 ‘ ’와 선등록서비스표들 ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, 선사용서비스표 은 글자수, 구성글자가 달라 외관이 유사하지 않다.

(2) 관념

이 사건 등록서비스표 ‘자생초’는 국어사전 등에 등재되어 있지 않은 조어이나, 앞의 두 음절인 ‘자생’은 ‘자기 자신의 힘으로 살아감’, ‘저절로 나서 자람’ 등의 ‘자생(자생)’의 의미로 많이 사용되고, ‘초’는 약초(약초), 건초(건초) 등과 같이 풀(초)을 의미하는 접미어로 많이 사용되어, 전체적으로 ‘스스로 자라는 풀’ 등으로 관념된다.

선등록서비스표 1은 앞서 본 바와 같은 의미의 ‘자생(자생)’ 등으로 관념된다. 선등록서비스표 2, 3과 선사용서비스표도 지정(사용)서비스업을 표시하여 식별력이 없는 ‘한의원’, ‘한방병원’을 생략한 ‘자생’만으로 관념될 수 있다.

위에서 본 바와 같이 ‘자생초’는 저절로 자라는 ‘풀’을 의미하고, ‘자생’은 저절로 자라는 ‘상태’ 등을 의미하므로, 관념이 서로 유사하지 않다.

(3) 호칭

이 사건 등록서비스표는 ‘자생초’로 호칭되고, 3음절로 호칭이 짧으며 식별력이 미약하거나 없는 부분을 포함하고 있지 않아 전체로서 호칭되고 일부만으로 약칭되지 않는다.

선등록서비스표 1은 ‘자생’으로 호칭된다. 선등록서비스표 2, 3과 선사용서비스표는 호칭이 5음절 또는 6음절의 ‘자생한의원’ 또는 ‘자생한방병원’으로서 비교적 길고, 그중 ‘한의원’, ‘한방병원’은 지정(사용)서비스업을 표시하여 식별력이 없으므로, ‘자생’만으로 호칭될 수 있다.

‘자생초’와 ‘자생’은 앞의 두 음절이 동일하기는 하나, ‘자생초’는 ‘초’라는 음절이 부가되어 전체척으로 3음절이고, 부가된 마지막 음절인 ‘초’의 초성이 파열음으로서 비교적 명확하게 발음되어 전체적으로 청감이 유사하지 않으므로, 호칭이 유사하지 않다.

(4) 전체 대비 결과

결국, 양측 서비스표는 표장의 외관, 관념, 호칭이 모두 달라서 유사하지 않다.

나. 검토 결과

이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표들 또는 선사용서비스표와 표장이 유사하지 않으므로, 더 살필 필요 없이 선등록서비스표들 또는 선사용서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 제12호 에 해당하지 않는다.

4. 결론

그렇다면 위와 결론을 같이하여 이 사건 등록서비스표에 대한 원고의 등록무효 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 정준영(재판장) 최종선 장현진

심급 사건

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