[2] 특허발명의 ‘발명의 상세한 설명’에 특허청구범위에 기재되어 있는 구성이 가지는 발명의 작용 및 효과가 제대로 기재되어 있지 않고, 그와 관련이 없는 발명의 작용 및 효과가 기재되어 있다고 하여 곧바로 특허발명의 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것은 아니라고 한 사례

특허법 제42조 제4항 제1호 의 취지는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것으로서, 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다 ( 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결 , 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 ‘… 셔터를 구성하는 각각의 셔터 격자가 최초의 길이(L)에서 외력에 의해 항복점 이하에서 최대한으로 늘어날 수 있는 길이(L’)의 차이(L’-L)인 변위 길이(L)의 1/2이 되는 선택길이(δ)를 구하고, 위 가이드프레임의 내부에 삽입되어 있는 셔터 격자의 양단에 체결구들을 각각 체결하되 가이드프레임의 내측단에서 위 선택길이(δ) 만큼이 되는 위치에 베어링을 설치한 체결구를 체결하는 것을 특징으로 하는 본 발명의 셔터를 제공한다’, ‘이때 위 체결구가 가이드프레임에서 최초 위치하고 있는 상태에서 내측단에 걸리게 될 때까지 이동하는 거리는 위와 같이 선택길이(δ)와 같다’라는 등의, ‘… 필요에 따라 위 각각의 셔터 격자 양단상에 보강판을 고정한 다음 체결구를 체결할 수 있다’, ‘… 각각의 셔터 격자 상, 하부에 보강판을 고정하여 체결구를 체결함으로써 제 문제점을 해결할 수 있다. 이러한 각각의 보강판은 각각의 셔터 격자에 체결됨으로써 각각의 체결구를 통해 전해지는 충격을 흡수하게 되어 결국 셔터 격자의 훼손을 방지할 수 있게 되는 것이다. 이때 위 보강판은 리벳에 의한 리벳팅 고정 또는 소폿용접에 의한 용접 고정 등을 취할 수 있고 …’ 라는 등의 기재가 각 있으므로, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2항에 기재된 사항에 대응되는 사항이 나와 있다고 볼 것이다.

원심이 파악한 바와 같이 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에 특허청구범위에 기재되어 있는 구성이 가지는 발명의 작용 및 효과가 제대로 기재되어 있지 않고, 그와 관련이 없는 발명의 작용 및 효과가 기재되어 있는 사정은 인정되나, 이 사건 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서 그와 같은 사정을 고려하여 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 발명의 작용 및 효과를 이 사건 특허발명의 발명의 작용 및 효과로 보지 않는 것은 별론으로 하고, 그와 같은 사정이 있다는 이유로 이 사건 특허발명의 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것은 아니라고 할 것임에도, 이와 달리 판단한 원심에는 특허청구범위의 기재요건 충족 여부에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.