2. 소송비용은 피고가 부담한다.

가. 이 사건 특허발명

1) 명칭 : 디젤 엔진용 연료 분사 밸브의 테스트 방법

2) 출원일(우선권 주장일)/ 등록일/ 등록번호 : 2004. 10. 13.(2003. 10. 20.)/ 2009. 5. 15./ (등록번호 생략)

3) 특허권자 : 피고

4) 특허청구범위

청구항 1. 대형 디젤 엔진용의 대형 연료 분사 밸브(1)를 그 밸브(1)의 입구측에 압축 오일을 공급함으로써 테스트하며, 입구측에서의 오일 압력을 점진적으로 상승시키면서 기록하는 것인 테스트 방법에 있어서(이하 ‘구성 1’이라 한다), 분사 밸브(1)의 개방 압력을 초과하여 입구측의 압력이 강하하는 순간에 입구측에 오일 압력을 제공하는 압축공기의 공급을 일시적으로 중단함으로써 분사 밸브의 개방 압력을 일시적으로 유지시키고, 그 후에 개방 압력을 현재 상태의 분사 밸브가 엔진에 사용하기에 적합한가를 결정하는 데에 사용하는 것(이하 ‘구성 2’라 한다)을 특징으로 하는 방법.

5) 도면 : 별지 1 이 사건 특허발명의 도면과 같다.

나. 확인대상발명

원고가 자신의 실시발명으로 특정한 확인대상발명의 내용은 별지 2 확인대상발명의 설명서 및 도면과 같다.

다. 절차의 경위

1) 원고는 2011. 1. 6. 특허심판원에 특허권자인 피고를 상대로 하여 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 (소극적) 권리범위확인심판( 2011당39호 )을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2011. 6. 27. 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 균등관계에 있어 그 권리범위에 속한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 쟁점

이 사건 쟁점은 ① 이 사건 특허발명의 명세서 기재가 불비하여 그 권리범위를 확정할 수 없는지 여부, ② 확인대상발명과 이 사건 특허발명의 구성 대비를 통한 권리범위의 속부(특히 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 균등관계에 있는지 여부)이다.

3. 이 사건 특허발명의 명세서 기재가 불비하여 그 권리범위를 확정할 수 없는지 여부

가. 원고의 주장 요지

이 사건 특허발명의 특허청구범위에는 ‘펌프’ 등 오일 압력을 제공하는 수단에 대한 언급은 없이 “오일 압력을 제공하는 압축 공기의 공급”이라고만 기재되어 있어 그 의미가 불명확하고, ‘분사 밸브의 개방 압력을 일시적으로 유지한다’는 것은 자연법칙에 반하고 그 의미 또한 불명확하며, ‘일시적’의 정도도 불분명하므로 이 사건 특허발명의 특허청구범위 기재는 전체적으로 불명료하여 그 보호범위를 특정할 수 없다.

나. 판단

특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 ‘특허청구의 범위’에 기재된 사항에 의하여 정하여진다 할 것이나, 특허명세서의 기재 중 특허청구의 범위 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 설사 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우, 특허청구의 범위에 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재 부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허의 기술적 범위 내지 그 권리범위를 실질적으로 확정하여야 하고( 대법원 2006. 10. 26. 선고 2004후2260 판결 등 참조), 특허발명의 특허청구의 범위 기재나 발명의 상세한 설명, 기타 도면의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없는 것이다( 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결 등 참조).

이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는, ‘본 발명은 밸브를 테스트하는 방법에 관한 것으로, 특히 비교적 대형 디젤 엔진용의 비교적 대형의 연료 분사 밸브를 그 밸브의 입구측에 압축 테스트 오일을 공급함으로써 테스트하는 방법에 관한 것으로, 이 방법에 의해 입구측에서의 오일 압력을 점진적으로 상승시키면서 기록된다. MAN B ＆ W DIESEL A/S사에서는 최근 도 2에 나타낸 바와 같은 K 90 MC-C 및 K 80 MC-C 등의 형태의 슬라이드 연료 밸브로 명명된 새로운 형태의 연료 분사 밸브를 개발하였다. 도 1에 나타낸 종래의 밸브와 비교할 때, 색 볼륨(sac volume) 또는 간극 체적(clearance volume)으로 불리는 밸브 팁에서의 공극을 제거하였고, 이에 의해 간극 체적(통상 1-2㎤)에 상당하는 적은 부피의 연료가 궁극적으로 분사되는 것을 방지하고 있다.’(갑 제3호증 중 식별번호 〈19〉, 〈20〉), ‘연료 분사 밸브는 무엇보다도 특히 개방 압력을 정확하게 하기 위해 규칙적으로 체크되어야 한다. 개방 압력은 예를 들면 밸브에 내장된 스프링이 느슨해지면 변화할 수 있다. 또 배기 압력이 체크되고, 기화 테스트(carburetion test)가 수행될 수도 있다. 개방 압력, 배기 압력(venting pressure) 및 기화 테스트를 비롯하여 연료 밸브를 체크하기 위한 통상의 장비는 다음의 방식으로 작동한다. 압축공기(5 내지 10 bar)가 공압식 펌프로 공급되며, 이 펌프가 공기 압력의 수백 bar의 유압적 오일 압력으로 전환한다. … 개방 압력 테스트에서 밸브 내의 압력을 점진적으로 상승시키면 밸브 내의 내장된 활주체가 작동하여 밸브가 짧은 시간 동안 개방되며, 그 후에 압력이 약간 떨어져 압력이 다시 개방 압력을 초과할 때까지 활주체가 다시 폐쇄된다. 기화 테스트에서, 밸브의 개방 압력을 상당히 초과하는 내부 오일 압력이 펌프 내에서 생성된다. 펌프와 연료 분사 밸브 간에 연결이 도 7에 도시한 큰 레버를 당김으로써 이루어지면, 분사 밸브와 펌프 사이의 연결이 단절될 때까지 밸브는 즉시 덜걱거리기 시작한다. 그러나 이러한 종래의 테스트 장비에서는 신규의 밸브의 기능에 대해 불리한 영향을 미친다. 밸브 팁에 내장 활주체가 있는 신규의 밸브는 종래의 기화 테스트를 받는 것을 잘 견디지 못하며, 수회의 연속적인 개방이 이루어지는 통상의 개방 테스트를 받음으로써 불필요한 응력을 받게 된다.’(갑 제3호증 중 식별번호 〈21〉), ‘따라서 본 발명의 목적은 보다 잘 견딜 수 있고 또 새로이 개발된 분사 밸브와 관련하여 사용할 수 있는 테스트 방법을 제공하는 것이다.’(갑 제3호증 중 식별번호 〈22〉), ‘본 발명에 있어서 전술한 형태의 방법은, 밸브의 개방 압력을 초과하고 그에 따라 입구측에서 압력이 강하하는 순간에 압력 상승을 전자적으로 일시적으로 중단하고, 그 순간에 입구측에 오일 압력을 제공하기 위한 압축 공기 공급을 전자적으로 일시적으로 중단하며, 그 후에 무엇보다도 현 상태에서의 분사각이 엔진에 사용하기에 적합한가를 결정하는 데에 개방 압력을 사용하는 것을 특징으로 한다.’(갑 제3호증 중 식별번호 〈23〉), ‘압력이 연료 밸브의 개방으로 인해 강하하는 순간에, 전자 유닛은 압축 공기 파이프 내의 자기 밸브를 작동시킴으로써 펌프로의 압축 공기의 공급을 차단하는 것을 보장한다. 따라서 펌프는 정지하고, 분사 밸브의 개방 압력은 디스플레이상에 고정되어 나타난다. 전자적 측정 장치, 자기 밸브 및 디지털 판독 장치의 조합은 또한 이전과는 달리 개방 압력을 단지 수 ㎳ 동안 유지하는 것을 보장한다.’(갑 제3호증 중 식별번호 〈24〉)고 기재되어 있는바, 이러한 발명의 상세한 설명 기재와 앞서 본 특허청구범위 기재 등 명세서의 전체적인 기재를 종합하면, 이 사건 특허발명은 ‘밸브 팁에 내장 활주체가 있는 신규의 연료 분사 밸브의 개방 압력을 정확하게 하기 위해 규칙적으로 체크하는 공지의 기화 테스트를 실시함에 있어서, 공지의 방법에 따라 밸브 내의 압력을 점진적으로 상승시키면, 밸브 내의 내장된 활주체가 작동하여 밸브가 짧은 시간 동안 개방되고 이로 인해 압력이 약간 떨어져 활주체가 반대 방향으로 작동함으로써 밸브가 폐쇄되며, 이후 압력이 다시 개방 압력을 초과하면 밸브가 개방되는 방식으로 분사 밸브와 펌프 사이의 연결이 단절될 때까지 밸브가 활주체의 작동에 의해 개방과 폐쇄를 반복하게 되는 결과 밸브가 불필요한 응력을 받게 되는 문제점이 있으므로, 이러한 문제점을 해결하기 위하여, 압력이 연료 밸브의 개방으로 인해 강하하는 순간에 입구측에 오일 압력을 제공하기 위한 압축 공기 공급을 전자적으로 일시적으로 중단하고, 밸브 개방으로 인한 압력 강하에 따라 활주체가 반대 방향으로 작동함으로써 밸브가 폐쇄된 상태에서 유압 차단 시간만큼 일시적으로(단지 수 ㎳ 동안) 밸브 내 압력이 유지되도록 하며, 그 후에 현 상태에서의 분사각이 엔진에 사용하기에 적합한가를 결정하는 데에 위와 같이 일시적으로 유지되는 압력(개방 압력)을 사용하는 것’을 특징으로 하는 발명임을 알 수 있다.

따라서 이 사건 특허발명에서 ‘오일 압력을 제공하는 수단’은 ‘펌프’라는 점, ‘분사 밸브의 개방 압력을 일시적으로 유지한다’는 의미가 ‘분사 밸브 내부의 압력이 상승하면 밸브에 내장된 활주체가 작동하여 짧은 시간 동안 밸브가 개방되면서 입구측의 압력이 강하하게 되고, 이 순간 입구측에 오일 압력을 제공하기 위한 압축 공기 공급을 전자적으로 일시적으로 중단하면, 밸브 개방으로 인한 압력 강하에 따라 활주체가 반대 방향으로 작동함으로써 밸브가 폐쇄된 상태에서 유압 차단 시간만큼 일시적으로(단지 수 ㎳ 동안) 밸브 내 압력이 유지되는 것’이라는 점, ‘개방 압력’은 ‘밸브가 개방되는 순간의 압력’이 아니라 ‘밸브 개방 후 압력 강하로 인한 폐쇄 상태에서 유압 차단 시간만큼 수 ㎳ 동안 유지되는 압력’을 의미하는 것으로 보여지고, 이와 같이 파악되는 구성의 의미가 자연법칙에 반하지도 않으므로, 이 사건 특허발명이 그 명세서 기재가 불비하여 권리범위를 확정할 수 없는 경우에 해당한다고 볼 수 없으니, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

4. 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부

가. 문언침해에 해당하는지 여부

1) 구성 1 부분

구성 1은 이 사건 특허발명의 전제부로서 ‘대형 디젤 엔진용의 대형 연료 분사 밸브(1)를 그 밸브(1)의 입구측에 압축 오일을 공급함으로써 테스트하며, 입구측에서의 오일 압력을 점진적으로 상승시키면서 기록하는 것인 테스트 방법’으로서, 확인대상발명의 ‘오일펌프(105)로부터 오일흐름 전환수단(109)을 경유하여, 선박용 디젤엔진의 연료 분사 밸브(104) 입구측에 테스트오일(106)을 공급함으로써 테스트하며, 입구측에서의 테스트오일(106)의 압력을 상승시키면서 기록하는 것인 테스트 방법’과 대응된다.

이들 구성을 대비하면, 모두 연료 분사 밸브의 입구 측에 공급되는 오일의 압력을 점진적으로 상승시키면서 디젤 엔진용 연료 분사 밸브를 테스트하는 방법이라는 점에서 동일하다.

2) 구성 2 부분

가) 구성 2의 기술적 의미

구성 2는 이 사건 특허발명의 특징부로서 ‘분사 밸브(1)의 개방 압력을 초과하여 입구측의 압력이 강하하는 순간에 입구측에 오일 압력을 제공하는 압축공기의 공급을 일시적으로 중단함으로써 분사 밸브의 개방 압력을 일시적으로 유지시키고, 그 후에 개방 압력을 현재 상태의 분사 밸브가 엔진에 사용하기에 적합한가를 결정하는 데에 사용하는 구성‘인데, 위 3의 나항에서 본 바와 같이 그 기술적 의미는 ‘압력이 연료 밸브의 개방으로 인해 강하하는 순간에 입구측에 오일 압력을 제공하기 위한 압축 공기 공급을 전자적으로 일시적으로 중단하고, 밸브 개방으로 인한 압력 강하에 따라 활주체가 반대 방향으로 작동함으로써 밸브가 폐쇄된 상태에서 유압 차단 시간만큼 일시적으로(수 ㎳ 동안) 밸브 내 압력이 유지되도록 하며, 그 후에 현 상태에서의 분사각이 엔진에 사용하기에 적합한가를 결정하는 데에 위와 같이 일시적으로 유지되는 압력을 사용한다’는 것으로서, 여기서 ‘개방 압력’은 ‘밸브가 개방되는 순간의 압력’이 아니라 ‘밸브 개방 후 압력 강하로 인한 폐쇄 상태에서 유압 차단 시간만큼 수 ㎳ 동안 유지되는 압력’을 의미한다.

나) 확인대상발명의 대응구성

이 사건 특허발명의 구성 2에 대응되는 확인대상발명의 구성은 ‘연료 분사 밸브(104)의 개방 압력을 초과하여 입구측의 압력이 강하하는 순간에 공기흐름 절환수단(110)이, 오일흐름 전환수단(109)의 에어실린더(124)로 유입되는 압축공기의 흐름을 자동으로 절환하여, 오일흐름 전환수단(109)의 드레인통로(118)를 개방하도록 에어실린더(124)를 작동시키고, 이때에도 계속해서 유입되는 압축공기에 의한 오일펌프(105)의 작동으로 테스트오일(106)이 드레인통로(118)를 통해 오일탱크(101)로 흐르도록 하며, 드레인통로(118)의 개방과 동시에 테스트오일(106)의 압력이 강하하고, 그 후에 연료 분사 밸브(104)의 개방 압력을 연료 분사 밸브(104)가 선박용 디젤엔진에 사용하기에 적합한가를 결정하는 데 사용하는 구성’이다.

그런데 확인대상발명의 설명서에는 위 ‘개방 압력’의 의미에 관하여, ‘연료 분사 밸브(104)가 장착된 오일배출구(103)의 부근에는 연료 분사 밸브(104)의 개방 압력을 측정하기 위한 압력센서(113)가 설치되어 연료 분사 밸브(104)에서 테스트오일(106)이 분사되는 개방 압력을 측정하도록 되어 있다. 압력센서(113)에서 측정된 개방 압력은 소정의 적정 압력범위와 비교하여 연료 분사 밸브(104)가 선박용 디젤엔진에 사용하기에 적합한가를 결정하는 데 사용된다. … 연료 분사 밸브(104)로부터 테스트오일(106)이 분사되어 압력강하가 감지되면, 압력센서(113)의 전기신호에 의해 공기흐름 절환수단(110)이 압축공기의 흐름을 자동으로 절환하여, 피스톤(125)을 상승시키도록 에어실린더(124)를 작동시켜, 체크볼(122)을 밀어올린다. 이때 공기 주입구(102)를 통한 압축공기의 계속적인 유입으로 인해 오일펌프(105)는 멈추지 않고 계속 작동하고 있으므로 드레인통로(118)는 개방되어, 테스트오일(106)이 드레인통로(118)를 통해 연료탱크(101)로 배출된다. 따라서 테스트오일(106)의 압력은 연료 분사 밸브(104) 출구측으로부터의 분사 및 드레인통로(118)의 개방의 동시작용으로 인해 즉시로 강하하게 된다. 그 후에 압력센서(113)에 의해 측정된 개방 압력을 소정의 적정 압력범위와 비교함으로써 연료 분사 밸브(104)가 테스트 대상인 선박용 디젤엔진에 사용하기에 적합한가를 결정하게 된다. … 압력조절밸브(107)를 조절하여 오일펌프(105)에 의해 압송되는 테스트오일(106)의 압력을 개방 압력까지 상승시킨다. 이때 연료 분사 밸브(104)의 출구측이 개방 압력에 도달하게 되면, 연료 분사 밸브(104)의 출구측에서 테스트오일(106)이 분사되는데, 압력센서(113)에 의해 개방 압력이 측정되는 것과 동시에, 공기흐름 절환수단(110)이 자동으로 압축공기의 흐름을 절환하여, 피스톤(125)이 상승하여 드레인통로(118)를 개방하도록 에어실린더(124)를 작동함으로써, 오일흐름 전환수단(109)의 드레인통로(118)가 개방되어 테스트오일(106)이 오일탱크(101)로 흐르도록 한다. 그 후에 압력센서(113)에 의해 측정된 개방 압력을 소정의 적정 압력범위와 비교함으로써 연료 분사 밸브(104)가 테스트 대상인 선박용 디젤엔진에 사용하기에 적합한가를 결정하게 된다.’고 기재되어 있어, ‘개방 압력’이 단순히 ‘밸브가 개방되는 순간의 압력’을 의미하는 것임이 나타나 있다.

다) 대비 판단

이들 구성을 대비하면, 이 사건 특허발명의 구성 2는 연료 밸브의 개방으로 인해 압력이 강하하는 순간에 분사 밸브에 오일 압력을 제공하는 압축공기의 공급을 중단함으로써, (밸브 개방으로 인한 압력 강하에 따라 활주체가 반대 방향으로 작동하여) 밸브가 폐쇄된 상태에서 유압 차단 시간만큼 일시적으로(수 ㎳ 동안) 밸브 내 압력이 유지되도록 하는 반면에, 확인대상발명의 대응구성은 연료 밸브의 개방으로 인해 압력이 강하하는 순간에 오일 압력을 제공하는 압축공기의 공급은 유지한 채로 오일의 흐름을 절환함으로써, 분사 밸브 내부의 오일 압력이 곧바로 강하되도록 하는 점, 이 사건 특허발명의 구성 2는 현재 상태의 분사 밸브가 엔진에 사용하기에 적합한가를 결정하는 데에 위와 같이 일시적으로 유지되는 압력(이 사건 특허발명의 개방 압력)을 사용하는 반면에, 확인대상발명의 대응구성은 현재 상태의 분사 밸브가 엔진에 사용하기에 적합한가를 결정하는 데에 밸브가 개방되는 순간의 압력(확인대상발명의 개방 압력)을 사용하는 점에서 상이하다.

라) 피고의 주장에 관한 판단

피고는, 이 사건 특허발명의 개방 압력은 ‘수 ㎳ 동안 유지'되는 것인데, 확인대상발명도 드레인통로가 개방된 후 테스트오일의 압력이 강하하기까지 장치의 반응속도 및 유체의 유동관성에 의해 수 ㎳ 동안 밸브의 개방 압력이 유지될 수밖에 없으므로 양 대응구성은 차이가 없다는 취지로 주장한다.

그러나 이 사건 특허발명의 개방 압력을 일시적으로 유지한다’는 의미는 위 3의 나항에서 본 바와 같이 ‘분사 밸브 내부의 압력이 상승하면 밸브에 내장된 활주체가 작동하여 짧은 시간 동안 밸브가 개방되면서 입구측의 압력이 강하하게 되고, 이 순간 입구측에 오일 압력을 제공하기 위한 압축 공기 공급을 전자적으로 일시적으로 중단하면, 밸브 개방으로 인한 압력 강하에 따라 활주체가 반대 방향으로 작동함으로써 밸브가 폐쇄된 상태에서 유압 차단 시간만큼 일시적으로(수 ㎳ 동안) 밸브 내 압력이 유지되는 것’이고, 위 ‘개방 압력’은 ‘밸브가 개방되는 순간의 압력’이 아니라 ‘밸브 개방 후 압력 강하로 인한 폐쇄 상태에서 유압 차단 시간만큼 수 ㎳ 동안 유지되는 압력’을 의미하는데, 확인대상발명은 연료 밸브의 개방으로 인해 압력이 강하하는 순간에 오일 압력을 제공하는 압축공기의 공급은 유지한 채로 오일의 흐름을 절환함으로써, 분사 밸브 내부의 오일 압력이 곧바로 강하되도록 하고, 압력을 일시적으로라도 유지시키기 위한 아무런 구성도 구비하고 있지 않으며, 현재 상태의 분사 밸브가 엔진에 사용하기에 적합한가를 결정하는 데에 이 사건 특허발명과 같이 일시적으로 유지되는 압력이 아닌 단순히 밸브가 개방되는 순간의 압력을 측정하여 사용하고 있으므로, 확인대상발명에서는 이 사건 특허발명의 ‘수 ㎳ 동안 유지되는 개방 압력’이라는 구성이 결여되어 있으니, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

3) 대비 결과

위에서 살펴본 바와 같이 이 사건 특허발명의 전제부인 구성 1은 확인대상발명의 대응구성과 동일하나, 이 사건 특허발명의 특징부인 구성 2는 확인대상발명의 대응구성과 상이하므로, 확인대상발명이 이 사건 특허발명을 문언침해하는 경우에 해당한다고 볼 수 없다.

나. 균등침해에 해당하는지 여부

1) 피고의 주장 요지

확인대상발명은, 연료 밸브의 개방으로 인해 압력이 강하하는 순간에 분사 밸브에 오일 압력을 제공하는 압축공기의 공급을 중단하는 이 사건 특허발명의 구성을, 오일의 흐름을 절환하여 밸브에 대한 오일의 공급을 중단하는 구성으로 치환한 것에 불과한데, 이 사건 특허발명의 과제해결원리는 밸브로의 오일 공급을 차단하는 구체적인 구현 방법에 있는 것이 아니라, 밸브 입구측 압력이 강하하는 순간에 밸브로의 오일 공급을 차단하는 것이고, 이러한 밸브로의 오일 공급 차단의 시점을 특정한 구성이 이 사건 특허발명의 본질적 부분이며, 확인대상발명 역시 이러한 이 사건 특허발명의 본질적 부분을 그대로 채용하고 있으니, 확인대상발명은 이 사건 특허발명을 균등침해하는 경우에 해당한다.

2) 판단

가) 먼저 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한지 여부에 관하여 본다.

위 3의 나항에서 본 바와 같이 밸브 팁에 내장 활주체가 있는 디젤 엔진용 연료 분사 밸브의 개방 압력을 정확하게 하기 위해 규칙적으로 체크하는 기화 테스트 방법, 즉 압축공기로 공압식 유압펌프를 가동하여 특정 압력의 오일을 분사 밸브에 공급함으로써 밸브의 기능을 테스트하는 방법 자체는 이미 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 전에 공지되어 있었는바, 이러한 종래기술과 대비할 때 이 사건 특허발명은 ‘압력이 연료 밸브의 개방으로 인해 강하하는 순간에 입구측에 오일 압력을 제공하기 위한 압축 공기 공급을 전자적으로 일시적으로 중단하고, 밸브 개방으로 인한 압력 강하에 따라 활주체가 반대 방향으로 작동함으로써 밸브가 폐쇄된 상태에서 유압 차단 시간만큼 일시적으로(수 ㎳ 동안) 밸브 내 압력이 유지되도록 하며, 그 후에 현 상태에서의 분사각이 엔진에 사용하기에 적합한가를 결정하는 데에 위와 같이 일시적으로 유지되는 압력(이 사건 특허발명의 개방 압력)을 사용하는 것’을 특징으로 하는 점에서 종래기술과 주된 차이가 있고, 이러한 구성이 이 사건 특허발명의 본질적이고 특징적인 구성이라고 할 것이다(이와 달리 포괄적으로 ‘밸브로의 오일 공급 차단의 시점을 특정한 구성’이 이 사건 특허발명의 본질적 구성이라는 취지의 피고의 주장은 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 근거하지 아니한 채 그 권리범위를 지나치게 확장해석하는 것이어서 받아들일 수 없다).

그런데 위에서 본 바와 같이 확인대상발명은 이 사건 특허발명과는 달리 연료 밸브의 개방으로 인해 압력이 강하하는 순간에 오일압력을 제공하는 압축공기의 공급은 유지한 채로 오일의 흐름을 절환함으로써, 분사 밸브 내부의 오일 압력이 곧바로 강하되도록 하고, 현재 상태의 분사 밸브가 엔진에 사용하기에 적합한가를 결정하는 데에 밸브가 개방되는 순간의 압력(확인대상발명의 개방 압력)을 사용하는 점에서 차이가 있으므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 본질적이고 특징적인 구성을 다른 구성으로 치환한 것이고, 따라서 이 사건 특허발명과 과제의 해결원리가 동일하다고 보기 어렵다.

나) 나아가 양 발명의 효과가 동일한지 여부에 관하여 본다.

(1) 이 사건 특허발명은 ‘보다 잘 견딜 수 있고, 또 새로이 개발된 분사 밸브(밸브 팁에 내장 활주체가 있는 신규의 연료 분사 밸브)와 관련하여 사용할 수 있는 테스트 방법을 제공하는 효과’를 가지고 있고(갑 제3호증 중 식별번호 〈40〉), 각각의 테스트 후에 장치는 재설정을 위해 RESET 위치로 설정되도록 하여, 반복 테스트를 위해서는 각 테스트 수행 후 재설정이 필요하도록 한 것(갑 제3호증 중 식별번호 〈36〉)인 반면에, 확인대상발명은 1회의 테스트 실시 후 테스트 장치를 원상태로 RESET 위치로 설정되도록 함이 없이, 연료 분사 밸브로부터 테스트오일이 분사되는 것과 동시에 자동으로 테스트오일은 오일탱크측으로 배출되면서 압축공기는 계속해서 오일펌프로 공급되어 테스트오일이 지속적으로 공급되도록 함으로써, 재측정스위치를 한번 조작하여 오일흐름을 연료 분사 밸브측으로 전환할 때마다 매우 신속하게 연료 분사 밸브의 재측정이 실행되게 되어 연료 분사 밸브의 개방 압력을 매우 편리하고 신속하게 연속적으로 반복 측정할 수 있게 되는 효과를 가진다.

살피건대, 확인대상발명의 연료 분사 밸브의 개방 압력을 신속하게 연속적으로 반복 측정할 수 있게 되는 효과는, ‘확인대상발명이 이 사건 특허발명과는 달리 연료 밸브의 개방으로 인해 압력이 강하하는 순간에 오일압력을 제공하는 압축공기의 공급은 유지한 채로 오일의 흐름을 절환하는 구성을 채택하고, 1회의 테스트 실시 후 테스트 장치를 원상태로 RESET 위치로 설정되도록 함이 없이 재측정스위치를 한번 조작하는 것만으로 재측정이 이루어지도록 한 구성’으로부터 달성되는데, 이 사건 특허발명의 명세서에 ‘각각의 테스트 후에 장치는 재설정을 위해 RESET 위치로 설정되도록 하여, 반복 테스트를 위해서는 각 테스트 수행 후 재설정이 필요하도록 한다’는 취지의 기재가 있는 점에 비추어 보면, 확인대상발명의 위 효과는 이 사건 특허발명으로부터는 기대할 수 없는 새로운 효과라고 할 것이니, 양 발명이 서로 동일한 효과를 갖는다고 보기도 어렵다.

(2) (가) 먼저 피고는, 확인대상발명에서는 개방 압력 도달 후 드레인통로(118)가 개방되어 있을 때, 드레인통로(118)와 밸브(104) 내의 압력차로 인해 밸브(104) 내의 오일은 오일 유출구(117)를 거쳐 드레인통로(118)로 이동하게 되어 밸브(104)는 비워지게 되는 반면에, 이 사건 특허발명에서는 개방 압력 도달 후 밸브가 폐쇄되면 밸브 내의 오일이 그대로 유지되므로, 확인대상발명은 밸브 개방 압력을 재측정하는 경우 이 사건 특허발명에 비하여 밸브 내에 오일을 처음부터 다시 채워야 하는 시간이 소요되어 신속하게 재측정할 수 없으니, 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 달리 연료 분사 밸브의 개방 압력을 신속하게 연속적으로 반복 측정할 수 있게 되는 효과를 가진다고 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

그러나 확인대상발명에서 개방 압력 도달 후 드레인통로(118)가 개방되어 있을 때에도 오일펌프(105)는 멈추지 않고 계속 작동하고 있어 오일 공급은 유지되므로, 드레인통로(118)와 밸브(104) 내에 압력차가 있다고 하여도 반드시 밸브(104) 내의 전체 오일이 빠짐 없이 드레인통로(118)로 이동하게 된다고 단정하기는 어렵고, 가사 피고의 주장과 같이 확인대상발명에서 개방 압력 도달 후 드레인통로(118)가 개방되어 있을 때에 밸브(104) 내에 오일이 전혀 남아 있지 않게 되어 재측정을 위해서는 밸브 내에 오일을 다시 채워야 한다고 하더라도, 위에서 본 바와 같이 이 사건 특허발명에서는 각각의 테스트 후에 RESET 위치로 돌아가는 장치를 재측정을 위해 재설정하여야 하는 반면에, 확인대상발명에서는 이러한 RESET 및 재설정 단계 없이 재측정스위치를 한번 조작하여 오일흐름을 연료 분사 밸브측으로 전환하는 것만으로 밸브 내에 오일을 다시 채우고 재측정을 실행할 수 있다는 점을 감안하면, 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 달리 연료 분사 밸브의 개방 압력을 신속하게 연속적으로 반복 측정할 수 있게 되는 효과를 가진다고 할 것이니, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

(나) 다음 피고는, 이 사건 특허발명 및 확인대상발명의 테스트 대상이 되는 선박용 디젤엔진의 연료 분사 밸브는 소량으로 간헐적으로 입수되어 테스트되는 것이어서 그 테스트의 신속성이 요구되지 않으므로, 확인대상발명의 ‘연료 분사 밸브의 개방 압력을 신속하게 연속적으로 반복 측정할 수 있게 되는 효과’는 당업계에서 실효성이 없고, 또 확인대상발명에서와 같이 개방 압력의 반복 재측정을 위해 펌프를 지속적으로 가동한다면, 그에 따른 전력 손실 및 지속적 작동으로 인한 펌프 수명의 저하 문제도 발생할 수 있다는 취지로 주장한다.

그러나 위에서 본 바와 같이 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 달리 연료 분사 밸브의 개방 압력을 신속하게 연속적으로 반복 측정할 수 있게 되는 효과를 가지는 이상, 이러한 효과가 당업계에서 반드시 필요로 하는 것이 아니라거나 그 효과에 수반하여 다른 부수적인 문제점이 야기될 수 있다는 사정은 위에서 본, 양 발명의 효과가 상이하다는 판단에 지장을 주지 아니한다고 할 것이니, 피고의 위 주장 역시 받아들일 수 없다.

다) 따라서 확인대상발명은 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 특허발명을 균등침해하는 경우에 해당한다고 볼 수 없다.

5. 결론

그렇다면 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니하는 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론이 달라 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 인용한다.

판사 권택수(재판장) 박태일 염호준

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