소송대리인 변호사 이태원

2. B2 주식회사

3. B3 (68년생, 남)

피고들 소송대리인 법무법인 정률

담당변호사 강혜원

가. 'XXX' 상표(이하 'X상표'라 한다)의 등록

(1) 이탈리아 법인 ■■ ■ (이하 '■'이라 한다)는 X상표를 구 상표법 시행규칙(1987. 7. 7. 상공부령 제720호로 개정되기 전의 것) 제10조 제1항의 별표1 상품류 구분(이하 '지 정상품'이라 한다) 제45류(피복, 장신용품과 조화류 : 머리핀, 보자기, 수건, 손수건, 넥타이, 와이셔츠, 양복 등)에 관하여 1982. 11. 22. 출원하여 1983. 8. 18. 상표등록(이하 'X상표1'이라 한다)을 받았고, 2003. 7. 23. 지정상품의 전환을 신청하여 구 상표법 시행규칙(2004. 5. 1. 산업자원부령 제232호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항의 별표1 지정상품 제14류(메달, 넥타이핀, 귀걸이 등), 제24류(보자기, 직물제수건, 직물제손수건), 제25류(모자, 넥타이, 와이셔츠, 양복, 신사복 등), 제26류(단추, 머리핀 등)를 지정상품으로 전환등록하였다.

(2) 그 후 ■는 다시 X상표를 구 상표법 시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항의 별표1 지정상품 제26류(농, 커어 튼, 백자기, 액자, 모포, 침대보 등)에 관하여 1997. 2. 5. 출원하여 1998. 8. 17. 등록번호 제kkkk호(이하 'X상표2-1'이라 한다)로, 지정상품 제24류(직물제 라벨, 자수용본이 그려져 있는 천, 직물제테이블매트, 직물제손수건, 직물제수건, 면직물, 모포, 침대커버 등)에 관하여 1999. 5. 4. 출원하여 2000. 4. 7. 등록번호 제kkk-1호(이하 'X상표2-2'라 한다)로, 지정상품 제20류(쿠션, 방석, 베개, 부채, 침대, 매트리스, 옷걸이 등)에 관하여 2001. 2. 7. 출원하여 2002. 7. 23. 등록번호 제kkk-2(이하 'X상표2-3'이라 한다)로 각 상표등록을 받았다.

나. 피고 주식회사 B1의 X상표 전용사용권 및 서브라이센스계약

(1) 피고 주식회사 B1(이하 '피고 B1'라 한다)는 로부터 위 X상표 중 X상표2-2를 제외한 나머지 X상표에 관한 전용사용권을 설정 받았는데, X상표1에 관하여는 1997. 4. 28.에, X상표2-1에 관하여는 1999. 12. 16.에, X상표2-3에 관하여는 2002. 11. 5.에 각 전용사용권의 설정등록을 마쳤다.

(2) 피고 B1은 전용사용권에 기해 2001. 7. 25. 피고 B2 주식회사(이하 '피고 B2'이라 한다)와 사이에 서브라이센스 계약을 체결하였는바, 그 주요 내용은 피고 B2가 계약유효기간인 2002. 1. 1.부터 2006. 12. 31.까지 계약품목 'TOWELS (TOWELS SHEET, 목욕가운, 단 목욕가운은 침구류와 중복 가능함)'에 한하여 한국지역 내에서 X상표의 사용과 제조·판매에 관한 독점적 권리를 부여받는 대신, 최소보장 로얄티로 매년 3,500 만원을 피고 B1에 지급하고 상품기획 및 디자인 개발, 광고시에는 피고 B1로부터 사전승인을 받아야 할 뿐만 아니라 연 2회 디자인 사전승인 및 품질검사를 위한 견본품 제출 의무, 6개월마다 판매현황 및 마켓팅 리포트 제출의무를 부담한다는 것 등이었다.다. 피고 B2 및 피고 B3의 X상표 제품의 생산 및 판매

피고 B2 및 관리이사 피고 B3은, 위 서브라이센스 계약을 근거로 2003. 5.경 중

국 업체를 통해 크기가 230㎝×180㎝로서 X상표를 부착한 타월 재질의 직물(이하 '이 사건 직물'이라 한다) 1,820장을 주문 · 제조하여 수입한 다음, 그 무렵부터 2003년 말경까지 사이에 B2 판매대리점 또는 타월판매매장 등에 1장당 23,000원으로 이를 모두 판매하였다.

라. '♥♥' 상표(이하 '이 사건 상표'라 한다)의 등록 및 X상표 무효심결

(1) 원고는, C가 지정상품을 '제26류 : 농, 탁자, 침대, 식탁, 커어튼, 방석, 이불, 요. 베개, 의자커버'로 하여 1992. 6. 17. 등록번호 제kkk-k호로 상표등록(2003. 10. 9. 상품분 류전환등록으로 지정상품이 제20류 농, 탁자, 침대, 식탁, 방석, 베개, 제24류 의자커버, 직물제 커튼(샤워커튼은 제외), 플라스틱제 커튼(샤워커튼은 제외), 이불, 요가 되었다)을 했으나 사용실적이 전혀 없었던 상표인 이 사건 상표를 C로부터 양도 받아 2002. 11. 20. 권리이전등록을 마침으로써 상표권자가 되었다.

(2) 원고는 이 사건 상표권을 취득한 후 ■를 상대로 특허심판원에 X상표 중 X상표 2-1,2,3(이하 'X상표2'라 한다)의 상표등록에 대한 무효심판을 청구하여 위 X상표2가 이 사건 상표와 유사한 후출원 상표라는 이유로 상표등록 무효심결(이하 '이 사건 무효심결'이라 한다)을 받았다(2003. 6. 20. X상표2-1에 관하여, 2003. 9. 24. X상표2-2에 관하여, 2003. 9. 6. X상표2-3에 관하여). ■는 위 무효심결에 불복하여 특허법원에 무효심결 취소소송을 제기하였으나 청구기각 판결이 선고되었고(2003. 12. 19. X상표2-1에 관하여, 2004. 3. 11. X상표2-2와 X상표2-3에 관하여), 다시 상고가 기각됨으로써 2004. 7. 22. 이 사건 무효심결은 확정되었다.

【인정근거】다툼 없는 사실, 갑 1 내지 8호증(각 가지번호 포함), 을 1 내지 3호증(각 가지번호 포함)의 각 기재, 이 법원의 SS세관장, XX세관장, YY세무서장, KK세무서장에 대한 각 사실조회결과, 변론 전체의 취지

2. 주장 및 판단

가. 당사자의 주장

(1) 원고는, 이 사건 무효심결이 확정되어 X상표 등록의 효력이 소급적으로 무효가 되었고, 무효심결이 청구된 사실 및 상표권은 상표공보와 등록원부 등에 공시되어 있었을 뿐만 아니라 상표법 제68조에 의하여 상표권을 침해한 자는 고의가 추정되므로, 피고 B2, B3이 X상표를 부착하여 이 사건 상표권의 지정품목인 '요'(침대시트)와 동일하거나 유사한 이 사건 직물을 제조하여 이 사건 무효심결이 확정된 2004. 7. 22. 이후까지도 계속 판매한 행위는 고의 또는 과실로 이 사건 상표권을 침해한 행위이며, 피고 B1은 위 피고들에게 사용권을 설정하여 주고 디자인 및 품질검사를 하는 등으로 위 피고들로 하여금 이 사건 직물을 제조, 판매하게 함으로써 이 사건 상표권을 침해하도록 공모 내지 방조하였고, 피고 B1이 X상표에 대한 사용권을 설정해 준 대가로 받은 사용료 및 나머지 피고들이 X상표를 사용하여 이 사건 직물을 제조•·판매하여 얻은 이익은 모두 원고에 대한 부당이득으로서 원고는 그로 인하여 위 이득액 상당의 손해를 입었으므로, 피고들은 원고에게 이 사건 상표권 침해에 따른 손해배상으로서 또는 피고들이 취득한 부당이득의 반환으로서 1억원을 지급할 의무가 있다는 취지로 주장한다.

(2) 피고들은 ① 이 사건 직물은 100% 면인 재질과 침대시트와는 구별되는 크기 및 형태, B2 대리점 또는 수건판매매장에서만 판매·유통된 경위 등에 비추어 침대시트나 요가 아니라 용도가 다양한 대형 타월 즉 수건이므로 이 사건 상표권의 지정품목인 이불이나 요와 동일하거나 유사한 물건이라 할 수 없고, ② 따라서 피고 B1과 피고 B2 간의 서브라이센스 계약은 이 사건 무효심결의 대상이 아닌 유효하게 존속하고 있는 X상 표1에 대한 사용계약이어서 위 상표를 부착, 사용한 이 사건 직물의 제조와 판매는 이 사건 상표의 사용이나 침해와는 무관하며, ③ 이 사건 무효심결이 확정된 2004. 7. 22.까지는 X상표 등록이 유효한 것이므로 그 때까지의 X상표의 사용은 이 사건 상표권의 침해행위가 될 수 없거나 피고들에게 이 사건 상표권 침해에 대한 고의나 과실이 있다.고 할 수 없고(나아가, 피고 B1는, 설령 이 사건 직물이 타월이 아니라 요나 시트에 해당된다고 하더라도, 서브라이센스 계약에서 품목을 타월로 한정하였기 때문에 피고 B2가 위 계약과 달리 독단적으로 이 사건 직물을 제조 판매한 행위에 대하여 피고 B1에게는 아무런 과실이 없다고도 주장한다), 위 확정일 이후에는 X상표를 사용하여 이 사건 직물을 제조하거나 판매한 사실이 없으므로 피고들의 손해배상책임은 성립될 수 없고, ④ 이 사건 상표는 등록 이후 현재까지 실질적으로 사용된 적이 없어 원고는 피고들의 상표사용으로 손해를 입은 바도 없다는 취지로 주장한다.

나. 판단

(1) 이 사건 직물의 유사 상품성 여부 및 피고들의 관련 주장에 대한 판단

원고는 이 사건 직물이 침대시트, 피고는 대형 타월이라 각 주장하며 극렬히 다투고 있고, 상표법 제66조 제1항에 따른 이 사건 상표권의 침해가 인정되기 위해서는 이 사건 직물이 이 사건 상표권의 지정상품인 이불 내지 요와 유사한 상품인지 여부가 문제되는 것이므로(일반적으로 이불과 요의 경우 직물 안에 솜 등이 들어가는 점에서 한 겹의 대형 직물로 만들어진 이 사건 직물을 이불 내지 요와 동일하다고 보기는 어렵다), 이 점에 대하여 살펴보건대, 위 인정사실 및 위 거시증거들에 변론 전체의 취지를 종합하여 보면, 이 사건 직물이 타월을 전문적으로 생산하는 피고 B2에 의하여 통상의 수건과 동일한 재질인 100% 면 소재로 제조되어, 대부분 수건판매매장에 판매되었다고는 하나, 직사각형 형태로 직조된 크기가 킹사이즈의 침대 매트리스보다 넓은 230cm×180㎝에 이르고 있어 수건이나 타월의 본래 용도인 세면장, 목욕탕, 수영장 및 해변 등지에서의 물기 제거용도로 사용하기에는 상당히 불편하여 일반 소비자들이 수건으로 사용할 의도에서 구입할 것이라고 보기는 어려울 뿐만 아니라 '요'라 함은 보통 사람이 앉거나 누울 때 바닥에 펼쳐서 깔아두는 직물 등을 일컫는다고 할 것인데, 이 사건 직물은 그 크기와 형태면에서 침대나 매트리스, 방바닥의 요 위에 덮어 깔아서 사용하기에 매우 적합한 것으로 보이는 점 등을 감안하여 볼 때 반드시 침대용 시트로만 사용되어 질 것을 목적으로 하지는 않더라도 바닥에 깔아서 사용하는 요로서의 기능을 중시하거나 그 점을 최대의 장점으로 하고 있는 상품이라 판단된다. 따라서 이 사건 직물은 주된 기능면에서 이불은 아니지만 요에 가까운 '침대용 시트' 또는 '다용도 시트'인 침구류로서, 이 사건 상표권의 지정상품과 유사한 상품에 해당된다고 할 것이다.

그렇다면, 이 사건 직물이 수건임을 전제로 그에 부착, 사용된 상표가 이 사건 상표 이전에 등록된 것으로서 무효심결이 확정된 바가 없어 유효하게 존속하고 있는 상표권자 , 전용사용권자 피고 B1인 X상표1이며, 피고 B2와의 서브라이센스 계약도 X상 표1에 대한 것이라는 피고들의 주장은 받아들이기 어렵다 할 것이다.

(2) 손해배상청구의 점에 관한 판단

① 앞서 본 바와 같이 이 사건 직물이 요와 유사한 상품으로서 타월이나 수건이라고 볼 수 없는 결과 이 사건 직물에 사용된 상표는 침구류 등을 지정상품으로 포함하고 있는 X상표2라 할 것이고, 이에 대하여는 2004. 7. 22. 무효심결이 확정되었으므로 피고들의 위 상표의 사용 및 이 사건 직물의 판매행위에 대한 불법행위 성립여부가 문제된다.

한편, 피고 B1이 피고 B2에 대하여 X상표2에 대한 사용권을 설정해 준 행위 자체는 상표법 제66조의 규정에 비추어 상표권 침해행위가 된다고 볼 수는 없지만(대법원 2004. 9. 24. 선고 2002다58594 판결 등 참조), 피고 B2 및 피고 B3의 행위가 이 사건 상표권에 대한 침해로 판단된다면 그 침해는 피고 B1이 위 피고들에게 설정해 준 고의 또는 과실 있는 행위로 인한 것인 만큼 피고 B1도 위 피고들과 연대하여 손해배상책임을 지게 된다고 봄이 상당하다고 할 것이다.

② 그러므로, 피고 B2, B3이 이 사건 상표권에 대한 침해 행위를 하였는지 여부에 관하여 보건대, 먼저 원고는 위 피고들이 이 사건 무효심결이 확정된 2002. 7. 22. 이후에도 이 사건 직물을 제조, 판매함으로써 상표권을 침해하였다고 주장하나, 갑 4 내지 8호증(각 가지번호 포함)의 각 기재만으로는 위 피고들이 위 확정일 이후에도 이 사건 직물을 제조하였다거나 직접 판매하였다는 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 이 부분 주장은 이유 없다. 3 다음으로 이 사건 무효심결이 확정되기 이전의 위 피고들의 이 사건 직물의 제조, 판매행위에 대하여 보건대, 취소심결의 확정이나 말소등록 등과 달리 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 상표법상의 소급효에 의하여 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 되므로, 후출원 등록상표인 X상표2에 대하여 무효심결이 확정된 이상 X상표2는 처음부터 없었던 것이어서, 위 피고들이 무효심결 확정 이전이라도 후출원 등록상표를 사용하였다면 이는 원고의 상표권을 침해한 것으로 봄이 상당하나(피고들이 원용하는 대법원 1996. 6. 16. 선고 93도839 전원합의체 판결은 선출원 등록상표에 관해 무효심결이 확정된 경우에 대한 것으로서 이 사건과 사안을 달리한다), 나아가 위 피고들이 X상표2를 사용함으로써 원고의 이 사건 상표권을 침해하게 된다는 사실에 관하여 고의 또는 과실이 있었는지 여부에 관하여 보건대, 상표법은 제68조에서 제90조의 규정에 의하여 등록상표임을 표시한 타인의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 추정한다고 규정하는 한편, 제90조에서는 상표권자 · 전용사용권자 또는 통상사용권자는 등록상표를 사용할 때에는 당해 상표가 등록상표임을 표시할 수 있다고 규정하고 있으므로, 상표권자가 어떠한 상품에 상표를 부착, 표시하는 등의 방법으로 등록상표를 사용하면서 그 상표가 등록된 것이라는 사정을 알 수 있게 하는 어떠한 표시를 하였을 경우에는 위 각 규정에 따라

그 등록상표의 침해행위자에 대한 고의는 추정된다고 할 것인데, 원고가 이 사건 상표를 어떠한 상품에 부착하는 등의 방법으로 사용하면서 그 상표가 등록된 것이라는 표시를 하였다는 점에 대한 아무런 주장과 증명이 없으므로 피고들의 고의가 추정된다고 볼 수 없고(따라서 위 상표법 규정만을 들어 피고들의 고의가 추정된다는 원고의 주장은 이유 없다), 갑 1 내지 10호증(각 가지번호)의 각 기재 및 이 사건 상표나 무효심결의 청구사실 등이 공부나 상표권 등록원부에 기재되었다는 등의 사정만으로는 위 피고들에게 원고의 이 사건 상표권 침해에 대한 고의 또는 과실이 있다고 인정하기에 부족하고, 달리 원고가 피고들에게 이 사건 무효심결의 내용을 통지하였다거나 피고들이 이 사건 무효심결을 알았거나 알 수 있었다는 등의 사실을 인정할 만한 아무런 증거가 없다. 따라서 위 피고들이 고의·과실로 인하여 원고의 이 사건 상표권을 침해하였음을 전제로 하는 원고의 이 부분 주장도 이유 없다.

④ 설령 그렇지 않다 하더라도, 상표법 제67조 제3항의 규정은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 손해의 액을 입증하는 것이 곤란한 점을 감안하여 손해액을 법률로 정한 것일 뿐이고, 상표권 등의 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없으므로, 상표권자가 위 규정의 적용을 받기 위해서는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있고 등록상표 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액 등에 대하여 주장 · 증명할 필요가 있다 할 것인데, 이 사건 상표는 1992. 6. 17. 등록된 이래 원고가 상표권을 취득할 무렵인 2002. 11. 20.까지 사용실적이 전혀 없었던 사실은 앞서 본 바와 같고, 갑 9호증의 1, 2, 갑 10호증의 1 내지 37의 각 기재는 변론 전체의 취지로부터 알 수 있는 소극적 제출경위 및 지연된 제출시기 등에 비추어 그 내용을 그대로 믿기 어려울 뿐더러 그 내용 또한 주로 차량용품에 대한 잡지광고와 세금계산서들에 불과하여 피고들이 후출원 등록상표인 X상표2를 사용할 당시 원고가 이 사건 상표권을 사용하고 있었다는 사실을 인정하기에는 부족하고, 달리 원고가 이 사건 상표를 사용하고 있었다는 사실을 인정할 만한 아무런 증거가 없으므로, 이 점에서도 원고의 피고들에 대한 손해배상청구는 이유 없다.

(3) 부당이득반환청구의 점에 관한 판단

살피건대, 부당이득 반환청구권은 법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가할 경우에 성립하는 것인바, 피고들은 X상표2를 사용한 것일 뿐 원고가 권리자인 이 사건 상표를 사용한 것은 아니며, 앞서 본 바와 같이 이 사건 상표는 1992. 6. 17. 등록된 이래 원고가 상표권을 취득할 무렵인 2002. 11. 20.까지 전혀 사용실적이 없었을 뿐만 아니라 그 후 피고들이 X상표2를 사용할 무렵 원고가 이 사건 상표권을 사용하고 있었다는 사실을 인정할 만한 증거가 없어 결국 피고들이 원고의 재산이나 노무를 이용하였다고 볼 수 없으므로, 피고들이 X상표2를 사용하여 어떠한 이익을 얻었다 하더라도 이를 원고에 대한 관계에서 부당이득이라고는 볼 수 없다. 그 전제를 달리하는 원고의 위 주장 역시 이유 없다.

3. 결론

그렇다면, 원고의 피고들에 대한 청구는 모두 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.