1. 가. 기록에 의하면 원심은 오폐수 처리용 미생물 접촉재에 관한 (가)호 발명이 1986. 6. 18. 출원되어 1992. 7. 6. 등록된 (특허등록번호 생략)의 하수처리용 접촉물에 관한 발명(이하 '이 사건 특허발명'이라 한다)의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하기 위하여, 먼저 이 사건 특허발명이 그 출원 전에 일본에서 반포된 간행물인 "용수와 폐수" 잡지에 기재된 "끈 형상의 접촉재"에 관한 발명(이하 '인용발명'이라 한다)에 의하여 공지된 것인지를 판단함에 있어서, 증거에 의하여 다음과 같은 사실을 인정하였다.

(1) 이 사건 특허발명과 인용발명은 모두 하수를 효과적으로 정제하는데 충분한 양의 미생물이 안정화된 상태에서 부착할 수 있고 하수 흐름의 수압에 견디는 강도를 가지며 다루기 쉽고 비용이 적게 드는 접촉물을 제공하기 위한 기술적 목적과 작용효과를 가지는 것이다.

(2) 이 사건 특허발명의 특허청구의 범위 제1항의 발명은 ① 합성섬유로 만들어지고, ② 루우프 파일을 갖는 브레이드를 포함하며, ③ 루우프 파일을 형성하는 합성섬유가 전체 브레이드를 구성하는 합성섬유의 40 내지 90중량%라는 3가지의 구성요소로 이루어지고, 특허청구의 범위 제7항은 제1항의 종속항으로서 위 합성섬유를 폴리염화비닐리덴계 등의 합성섬유로 한정하였으며, 특허청구의 범위 제8항은 다시 루우프 파일을 형성하는 합성섬유를 폴리염화비닐리덴계로만 한정한 것이다. 그리고 특허청구의 범위 제2항 내지 제6항은 특허청구의 범위 제1항의 발명과 기본 구성을 같이 하되 루우프 파일의 중량비를 60 내지 80%로 더 한정하거나 루우프 파일을 형성하는 합성섬유의 단위 직경을 40 내지 120㎛, 또는 60 내지 100㎛으로 한정하고, 루우프 파일을 포함하는 브레이드 횡단면의 직경을 25 내지 80㎜, 또는 40 내지 65㎜로 한정한 것이다.

(3) 한편 인용발명은 ① 염화비닐리덴의 매우 가는 실로 만들어지고, ② 끈의 형태로 연속적으로 형성되어 바퀴형상을 가지는 브레이드를 포함한다는 구성요소로 이루어져 있다.

나. 원심은 위와 같이 인정된 사실을 근거로 하여 다음과 같이 판단하였다.

(1) 인용발명이 염화비닐리덴의 매우 가는 실을 사용하고 있기 때문에 이는 곧 폴리염화비닐리덴의 합성섬유를 사용하고 있는 것으로 보아야 하고, 인용발명의 바퀴형상체는 이 사건 특허발명의 루우프 파일과 동일한 형상과 기능을 가지고 있으므로, 이 사건 특허발명의 특허청구의 범위 제1항, 제7항, 제8항의 발명과 인용발명은 위 구성요소 ①, ②에 있어서 동일하고, 다만 이 사건 특허발명이 구성요소 ③에 있어서 루우프 파일의 중량비를 한정한 것에 비하여 인용발명은 아무런 한정을 가하고 있지 않은 차이만 있다.

(2) 그런데 심재의 주위에 방사상으로 형성된 루우프 파일에 미생물 덩어리를 흡착시켜 미생물의 작용에 의하여 하수를 정화하는 이 사건 특허발명에 있어서는 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이, 루우프 파일의 표면적이 넓어지면 흡착하는 미생물의 양이 많아져 BOD의 감소율이 증가하는 것을 당연히 예상할 수 있고, 또 브레이드의 심재 부분에 비하여 루우프 파일의 중량비가 너무 커지면 브레이드의 강도가 약해져 내진동성이 약화되고 흡착된 미생물의 일부가 다시 떨어져 버리는 문제점이 있는 것을 쉽게 알 수 있으므로, 위와 같은 사람이 이 사건 하수 처리용 접촉재를 제조함에 있어서는 하수 정제능력의 향상에 적합한 수치가 되도록 루우프 파일의 두께나 중량비를 고려하고 적합한 수치를 선택하는 것은 이 사건 하수 처리용 접촉재의 기본 구성과 성격상 예정되어 있어, 이 사건 특허발명이 한정한 루우프 파일의 중량비인 40 내지 90%는 당연히 고려할 수 있는 수치 범위 내의 것으로서 그러한 수치 한정에 구성의 곤란성이 인정되지 아니한다.

(3) 나아가 그러한 수치 한정이 현저한 효과를 가져 특허성을 획득하기 위하여는 한정된 수치의 전후로 발명의 효과에 현저한 차이를 가져와야 하는데, 이 사건 특허발명의 명세서의 실시예에는 30%부터 90%에 이르기까지 10% 단위별로 BOD의 평균 감소율이 증가한다는 기재만 있을 뿐 40%와 90%를 경계로 하여 그 전과 후의 범위에 있어서 하수의 정제능력에 현저한 차이가 있는 이른바 임계적(임계적) 의의가 인정될 정도의 효과 차이가 확인되고 있지 아니하므로, 이 사건 특허발명의 수치 한정에 효과의 현저성이 인정되지 아니한다.

(4) 또한 이 사건 특허발명의 청구범위 제2항 내지 제6항의 발명도 같은 이유로 그와 같은 수치의 한정은 반복시험을 통하여 최적비를 적절히 선택하여 실시할 수 있는 단순한 수치의 한정에 해당하여 구성의 곤란성이 인정되지 아니하고, 이 사건 특허명세서의 실시예에서도 위와 같은 수치 한정의 특별한 효과나 임계적 의의를 인정할 수 있는 아무런 기재가 없어 효과의 현저성도 인정되지 아니한다.

(5) 그러므로 결국 이 사건 특허발명은 인용발명과 기술적 구성이 실질적으로 동일하여 공지된 기술에 해당하므로 무효심결의 확정 여부에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없고, 따라서 (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다.

다. 기록과 관련 법령의 규정에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고 거기에 상고이유의 주장과 같은 법리오해나 심리미진의 위법이 없다.

2. 그리고 이 사건 권리범위확인 심판의 대상이 되는 (가)호 발명이 이 사건 특허발명에서와 같이 접촉재의 루우프 파일을 형성하는 합성섬유의 전체 합성섬유에 대한 중량비를 한정하고 있지 아니한 것은, 그와 같은 중량비의 한정이 없는 접촉재를 심판의 대상으로 삼아 판단을 구하는 것이라고 할 것이고, 위와 같은 중량비의 한정이 접촉재의 필수적인 구성요소라고 할 수도 없으므로, (가)호 발명에 그와 같은 중량비의 한정이 되어 있지 않다고 하여 (가)호 발명이 권리범위확인에 필요한 기본적인 요건을 구비하지 못한 것이라고 할 수 없다.

이 점에 관한 상고이유의 주장도 받아들일 수 없다.

3. 따라서 상고이유는 모두 받아들일 수 없으므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 원고들의 부담으로 하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.