[2] 특허심판원이 등록상표 “ ”가 상표법 제23조 제1항 제3호 본문에 해당된다는 등의 이유로 등록취소의 청구를 인용하는 심결을 한 사안에서, 갑이 대표로 있는 을 법인이 생산한 비교대상상표 “ ”가 부착된 가방 등에 관하여 독점판매계약을 체결한 병 주식회사의 대표이사 정이 개인 명의로 등록상표 “ ”를 출원하여 등록받은 것은 위 상표법 규정의 적용을 회피하기 위한 편의적, 형식적인 것에 불과하므로, 정은 등록상표 출원 당시 갑에 대한 관계에서 위 규정에서 말하는 대리인에 해당한다고 한 사례

기록에 의하면, 원심은 특허심판원의 2010. 2. 16.자 2009당1014 심결 의 취소를 구하는 원고의 청구 중 피고 1에 대한 부분만을 기각하고 피고 제이에스제이 벤쳐스 인코퍼레이티드(이하 ‘피고 제이에스제이’라고 한다)에 대한 부분은 그대로 받아들였는데, 원고는 피고 제이에스제이에 대하여도 상고를 제기하였음을 알 수 있다. 따라서 이 부분 상고는 전부 승소한 판결에 대한 것으로 그 이익이 없어 부적법하다.

2. 피고 1에 대한 상고이유를 판단한다.

가. 상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 ‘대리인 또는 대표자’의 해석적용에 관한 상고이유에 대하여

상표법 제73조 제1항 제7호 , 제23조 제1항 제3호 본문에 의하면, ‘조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유없이 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 하여 등록된 상표는 ‘그 상표에 관한 권리를 가진 자’가 당해 상표등록일부터 5년 이내에 취소심판을 청구한 경우 상표등록이 취소되어야 하고, 위 규정의 입법 취지에 비추어 볼 때 여기서 말하는 ‘대리인이나 대표자’라 함은 대리점, 특약점, 위탁판매업자, 총대리점 등 널리 해외에 있는 수입선인 상표소유권자의 상품을 수입하여 판매, 광고하는 자를 가리킨다고 보아야 할 것이다 ( 대법원 1996. 2. 13. 선고 95후1241 판결 참조). 그리고 계약에 의하여 대리점 등으로 된 자와 상표등록을 한 자가 서로 다른 경우에도 양자의 관계 및 영업형태, 대리점 등 계약의 체결 경위 및 이후의 경과, 등록상표의 등록경위 등 제반 사정에 비추어 상표등록 명의자를 대리점 등 계약의 명의자와 달리한 것이 위 상표법 규정의 적용을 회피하기 위한 편의적, 형식적인 것에 불과하다고 인정되는 때에는 위 규정을 적용함에 있어 양자는 실질적으로 동일인으로 보아야 하므로, 그 상표등록 명의자 역시 위 규정에서 말하는 ‘대리인이나 대표자’에 해당한다고 할 것이다.

기록과 원심판결 이유에 의하면, 원고가 그 주식의 37% 가량을 소유하며 대표이사로서 운영하고 있는 주식회사 컴앤아이(이하 ‘컴앤아이’라고 한다)는 2006. 4. 30. 당시 피고 1이 부대표로 있던 피고 제이에스제이와 사이에 피고 제이에스제이가 생산한 비교대상상표 “ ”가 부착된 가방 등에 관하여 24개월간 한국 및 일본에서의 독점판매계약을 체결한 사실, 컴앤아이는 위 계약에 따라 2007. 6. 27. 무렵부터 2008. 4. 30.경 계약이 해지될 때까지 비교대상상표가 부착된 가방 등을 수입하여 국내에서 판매 및 광고한 사실, 위 계약상 원고와 피고 1이 모든 통지, 요청, 동의, 기타 연락의 실질적 수신인(Attention)으로 지정된 사실, 위 계약은 원고와 피고 1의 주도로 체결되었고, 계약서에도 원고와 피고 1이 직접 서명하였으며, 특히 피고 1은 위 계약 당시 피고 제이에스제이의 부대표였으면서도 피고 제이에스제이를 대표하여 서명한 사실, 위 계약 당시부터 현재까지 컴앤아이의 이사로는 원고 외에는 원고의 아내인 소외인뿐인 사실, 비교대상상표가 부착된 가방과 관련된 거래계약서 일부의 거래당사자 표시가 컴앤아이 외에도 원고가 감사로 있는 주식회사 지에스디인터네셔널(이하 ‘지에스디’라고 한다)로도 되어 있는데, 지에스디가 거래당사자로 되어 있는 거래계약서 중 일부는 지에스디가 정식으로 설립되기 전에 작성된 사실, 피고 1은 위 계약 체결 후 미국에서 비교대상상표의 권리자로 등록되었고 현재 피고 제이에스제이의 대표인 사실, 원고가 2006. 7. 4. 이 사건 등록상표(상표등록번호 제712912호) “ ”를 출원하여 등록되었으나 원고는 이 사건 등록상표를 컴앤아이의 영업이 아닌 독자적 용도로 사용하지는 아니한 사실 등을 알 수 있다.

앞서 본 법리에 비추어 위와 같은 사실 등에 나타나는 원고와 컴앤아이, 지에스디의 관계 및 영업형태, 피고 1과 피고 제이에스제이의 관계, 위 독점판매계약의 체결 경위 및 그 뒤의 경과, 이 사건 등록상표의 등록경위 등 위 독점판매계약과 관련된 모든 사정을 종합하여 보면, 컴앤아이의 대표이사인 원고가 개인 명의로 이 사건 등록상표를 출원하여 등록받은 것은 위 상표법 규정의 적용을 회피하기 위한 편의적, 형식적인 것에 불과하다고 인정되므로, 위 규정을 적용함에 있어 양자는 실질적으로 동일인으로 보아야 한다. 따라서 원고 역시 이 사건 등록상표의 출원 당시 비교대상상표의 권리를 가진 피고 1에 대한 관계에서는 컴앤아이와 마찬가지로 위 규정에서 말하는 대리인에 해당한다고 할 것이다.

같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 ‘대리인 또는 대표자’의 해석적용에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

나. 출원에 대한 동의 여부에 관한 상고이유에 대하여

원고의 이 부분 상고이유 주장의 요지는, 원고는 이 사건 등록상표의 출원 시에 피고 1의 동의를 받은 바 있음에도 이와 달리 본 원심의 판단은 위법하다는 것이나, 이는 결국 사실심인 원심의 전권사항에 속하는 증거의 취사선택이나 사실인정을 탓하는 것이므로 적법한 상고이유로 보기 어렵고, 나아가 원심의 판단을 기록에 비추어 살펴보더라도 논리와 경험의 법칙에 위배하고 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 잘못 인정함으로써 판단을 그르친 위법이 없으므로, 이 부분 상고이유도 받아들일 수 없다.

3. 결론

그러므로 원심판결 중 피고 제이에스제이에 대한 상고를 각하하고 피고 1에 대한 상고를 기각하는 한편, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.