[2] 포워딩 방식에 의한 도메인 이름의 사용이 상표법상 상표적 사용에 해당한다고 한 사례

[2] 웹브라우저의 주소창에 도메인 이름을 입력하면 곧바로 다른 웹사이트로 이동하도록 하는 소위 포워딩 방식에 의한 도메인 이름의 사용도, 그 실질은 최초에 입력한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 상품을 판매하고 있는 것과 다를 바가 없으므로 상표법상 상표적 사용에 해당한다고 한 사례.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

가. 원고는 일본의 와코도(화광당)사로부터 유아용 식품을 수입한 후, 국내 인터넷의 주소관리 전문기관인 재단법인 한국인터넷정보센터에 'www.bebest.co.kr' 라는 도메인 이름을 등록하고 그 이름으로 개설한 웹사이트에서 위 와코도사 제품을 판매하고 있는 회사인데, 2001. 5. 14. 위 한국인터넷정보센터에 이 사건 도메인 이름을 등록한 후 인터넷 웹브라우저의 주소창에 이를 입력하면 곧바로 자신의 'www.bebest.co.kr' 홈페이지로 이동하도록 연결(위와 같은 방식의 인터넷상의 주소간 연결을 '포워딩'이라 한다)하여 놓았다(피고와 분쟁이 생긴 이후에는 위와 같은 포워딩을 해제시켜 놓은 상태이다).

나. 피고는 1910. 2. 23. 현재와 같은 상호로 법인으로 설립되기 이전인 1899.경부터 그 상호인 '삼영'의 일본어 발음에 대한 로마자표기인 'MORINAGA'라는 표장을 이용하여 일본에서 각종 과자, 음료 등 식품을 판매하여 온 회사로서, 1989.경부터 1994.경 사이에 별지 목록 제1 내지 7 기재와 같은 상표 및 서비스표를 국내에 등록한 후 1996.경부터 일본국의 요시카와 상사를 통하여, 2001.경부터는 마쿠로콤사를 통하여 자사의 제품을 한국에 수출하여 판매하고 있다.

다. 원고가 재단법인 한국인터넷정보센터에 이 사건 도메인 이름을 등록하면서 도메인 이름과 관련한 분쟁이 발생할 경우 따르기로 한 도메인이름분쟁조정규정(이하 '이 사건 분쟁조정규정'이라 한다)은 다음과 같다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. '신청인'이란 등록된 도메인 이름과 관련하여 분쟁조정을 신청한 자를 말한다.

2. '피신청인'이란 분쟁조정이 신청된 도메인 이름의 등록인을 말한다.

4. '위원회'란 도메인이름분쟁조정위원회를 말한다.

6. '조정부'란 특정 분쟁조정을 위하여 구성된 1인의 조정인 또는 3인의 조정인 합의체를 말한다.

제3조(분쟁조정의 신청) ① 타인의 도메인 이름 등록과 사용으로 인하여 대한민국의 법률 또는 대한민국이 가입한 조약에 따라 보호받는 권리 또는 정당한 이익을 침해받는 자는 해당 도메인 이름의 말소 또는 자신에게로의 이전을 구하는 취지의 조정을 위원회에 신청할 수 있다.

제6조(조정부의 구성) ② 위원회는 당사자의 선택에 따라 1인 조정부 또는 3인 조정부를 구성한다.

제8조(조정부의 심리) ③ 피신청인의 도메인 이름 등록이나 사용이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 조정부는 피신청인의 도메인 이름 등록 또는 사용으로 인하여 대한민국 법률 또는 대한민국이 가입한 조약에 따라 보호되는 신청인의 권리 또는 정당한 이익이 침해받는 것으로 판단할 수 있다.

1. 피신청인의 도메인 이름 사용이 국내에 등록된 신청인의 상표나 서비스표에 대한 권리를 침해하는 경우

2. 피신청인의 도메인 이름 사용이 국내에 널리 인식된 신청인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하는 경우

3. 피신청인의 도메인 이름 사용이 국내에 널리 인식된 신청인의 성명, 명칭, 상표, 서비스표 또는 상호 등에 대한 식별력이나 명성을 손상하는 경우

4. 피신청인의 도메인 이름이 국내 또는 외국에 널리 인식된 신청인의 성명, 명칭, 상표, 서비스표 또는 상호 등과 동일 또는 유사하고, 피신청인의 도메인 이름 등록의 주된 목적이 신청인이 그 성명, 명칭, 상표, 서비스표 또는 상호 등을 도메인 이름으로 등록시키는 것을 방해하기 위한 것인 경우

④ 피신청인의 도메인 이름이 그가 정당한 권리를 갖고 있는 성명, 명칭, 상표, 서비스표 또는 상호와 동일한 것이거나, 자타상품식별력이 없는 것이거나, 또는 기타 정당한 사용에 해당하는 경우에는 전항의 규정에 불구하고 조정부는 신청인의 권리 또는 정당한 이익이 침해받지 않는 것으로 판단할 수 있다.

제12조(조정결정의 효력 등) ① 조정결정에 대하여 불복하는 당사자는 그 조정결정을 송부받는 날로부터 14일 이내에 법원에 제소하거나 당사자합의에 의한 중재신청을 하는 이의제기를 하지 않는 경우에는, 상대편 당사자는 그 조정결정문을 등록대행자에게 제출하여 조정결정을 실행시킬 수 있다.

라. 피고는 2003. 2. 22. 원고가 등록한 이 사건 도메인 이름이 자신이 등록한 상표 또는 서비스표와 동일하고, 그 웹사이트에서 판매하는 제품이 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사하다는 이유로 원고를 상대로 도메인이름분쟁조정위원회에 이 사건 도메인 이름의 말소를 명할 것을 요구하는 분쟁조정신청을 하였고, 신청인의 요청에 따라 구성된 3인 조정부는 ① 이 사건 도메인 이름의 주요부인 'MORINAGA'는 피고의 국내 등록상표와 동일하고, 원고의 전문 인터넷 쇼핑몰인 'www.bebest.co.kr'에서 전시 또는 판매되는 상품들인 감자 야채 샐러드, 아기 밀크 웨하스, 야채 비스켓, 호박죽, 쌀죽, 당근 크림죽, 야채스프, 베이비우동, 호박 쿠키, 꼬마 도넛츠, 야채스틱 크래커 등도 피고 등록상표의 지정상품들과 유사하므로 원고의 이 사건 도메인 이름의 사용은 국내에 등록된 피고의 상표권에 대한 침해에 해당하고, ② 피고의 상표가 국내 수요자에게 널리 인식되어 있다는 증거는 없지만, 일본국 수요자들에게는 널리 알려진 상표로 인정되는데, 원고는 피고의 상표와 무관한 자이면서도 일본에서 잘 알려진 상표인 'MORINAGA'와 같이 일본의 상표인 'WAKODO'의 제품을 수입하여 국내에 판매하면서 이 사건 도메인 이름을 등록하고 자신이 운영하는 'www.bebest.co.kr'에 링크 또는 포워딩되게 한 것은 'MORINAGA' 상품에 대한 국내 수요자를 'WAKODO' 상품으로 유인하기 위한 부정한 목적이 있는 것으로 보인다는 이유로 이 사건 도메인 이름의 말소를 결정하였다.

마. 원고는 위와 같은 결정이 있은 날로부터 14일 내에 이 사건 소를 제기하였다.

[인정 근거] 다툼없는 사실, 갑 제1 내지 제3호증, 을 제1 내지 제11호증, 제18호증의 1 내지 11, 제42호증, 제51호증, 제52호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 청구에 대한 판단

가. 원고의 주장

(1) (가) 도메인 이름은 인터넷상의 주소에 불과하여 도메인 이름의 등록·사용을 상표법상 상표의 사용이라고 할 수 없다.

(나) 원고는 이 사건 도메인 이름을 사용하여 홈페이지를 개설하고 특정상품을 판매·전시하고 있는 것이 아니라 이 사건 도메인 이름을 웹브라우저의 주소창에 입력할 경우 원고가 운영하는 웹사이트로 포워딩되도록 해놓았을 뿐이므로 위와 같은 사용은 상표법이 규정하는 상표의 사용에 해당되지 아니한다.

(다) 원고가 운영하는 'www.bebest.co.kr' 웹사이트 내에 피고의 상표나 상호를 표시한 바가 없으므로 피고의 상표권 혹은 서비스표권(이하 간단하게 '상표권'이라고만 한다)을 침해한 바가 없다.

(라) 피고의 상표인 'MORINAGA'는 일본에 흔히 있는 성(성)이므로 그 상표등록은 상표법상 무효일 뿐 아니라, 상표로 등록된 후 3년간 사용되지 아니하여 그 등록이 취소되어야 하므로, 현재 상표로 등록되어 있다 하여도 피고는 원고에게 등록상표권자로서 권리를 주장할 수 없다.

(2) 피고의 등록상표는 한국 내에서 일반수요자에게 널리 인식되어 있지 아니할 뿐만 아니라 수요자들이 이 사건 도메인 이름을 입력하여 원고의 웹사이트를 방문하게 되더라도 원고가 판매하는 제품은 일본 와코도사의 제품이라는 것이 명백하게 표시되어 있으므로 상품출처나 영업주체의 혼동 혹은 피고 표지의 식별력이나 명성을 손상할 우려가 없다.

(3) 도메인 이름은 먼저 등록한 자에게 그 권리가 인정되는 것인데, 원고가 먼저 등록한 이 사건 도메인 이름이 피고의 상표와 동일·유사하다는 이유만으로 도메인 이름 등록에 부정한 목적이 있다고 판단할 수 없다.

(4) 피고는 한국법인이 아니어서 '.co.kr'로 끝나는 이 사건 도메인 이름을 등록받을 수 없으므로 원고에 대하여 그 사용을 금지할 수 없다.

나. 판 단

(1) 이 사건 분쟁조정규정 제8조 제3항 제1호(등록상표권 침해) 적용의 적정성

(가) 도메인 이름의 등록·사용이 상표법상 상표의 사용에 해당하는지 여부

① 원래 숫자의 조합으로 표시되는 컴퓨터의 주소를 그에 대응하는 문자의 조합인 도메인 이름으로 표시할 수 있도록 한 것 자체가 문자로 된 이름을 컴퓨터의 주소로 이용함으로써 웹사이트의 식별력을 높이려는 의도에서 비롯된 것인 점, 도메인 이름이 컴퓨터의 주소로서의 기능을 가지고 있다고 하더라도 현재의 인터넷이용자들에게 그 등록자의 상호, 명칭, 상표 등을 반영하기도 한다는 사실이 잘 알려져 있어 사실상 등록자나 상품, 서비스를 식별하는 기능을 가지고 있는 경우가 많은 점, 도메인 이름의 이와 같은 기능에 따라 대부분의 상표권자들은 자신의 상표를 도메인 이름으로 등록하려 하고 있고, 일반 수요자들도 도메인 이름과 상표권자를 연결시켜 생각하는 경향이 높아지고 있는 점, 인터넷이용자들 사이에서는 미지의 홈페이지를 찾아갈 때 검색엔진을 사용하는 방법 이외에도 상표의 이름에 '.co.kr' 이나 '.com' 등을 붙여서 찾아가는 경향이 있는 점 등을 종합하여 보면, 인터넷 사이트에서 제공하는 상품이나 서비스와 무관하게 단순히 인터넷 주소를 나타내는 수단으로 도메인 이름을 사용하는 경우를 제외하면 도메인 이름의 등록·사용은 제품이나 서비스의 출처를 표시한다는 의미에서 상표법상 상표로서 사용될 수 있다고 할 것이다(상표법 제2조 제6호 (다)목의 광고, 간판, 표찰에 상표를 표시하는 행위에 해당된다고 할 것이다).

② 다만, 도메인 이름이 상표법상 상표로서 사용될 수 있다고 하더라도 도메인 이름의 등록·사용 자체만으로 상표법상의 상표적 사용이 되는 것은 아니고 그 도메인 이름하에 개설한 웹사이트의 구체적 사용태양을 고려하여야 상표법에서 규정한 상표의 사용에 해당되는지 여부를 확정할 수 있다고 할 것이다.

웹사이트의 사용태양은, ① 도메인 이름을 등록하기만 하고 그 웹사이트에서 아무런 영업을 하지 아니하는 경우, ② 도메인 이름을 등록한 후 웹사이트를 개설하여 도메인 이름에 포함된 등록상표의 지정상품의 판매와 무관하게 비영리적으로 운영하는 경우, ③ 그 등록상표의 지정상품과 전혀 무관한 상품판매나 영업을 하는 경우, ④ 그 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품판매나 영업을 하는 경우로 나누어 볼 수 있는데, 위 ① 내지 ③의 경우에는 도메인 이름에 상품의 출처표시기능이 없거나 상품의 출처에 대한 혼동의 우려가 없으므로 상표법상의 사용이 아니거나 상표의 침해에 해당한다고 할 수 없으나, 위 ④의 경우에는 그 웹사이트 내에 등록상표를 직접 표시하거나 그 상표와 어떠한 연관이 있는 듯한 표시를 하지 아니하더라도 등록상표와 동일하거나 유사한 도메인 이름에 이끌려 그 웹사이트를 방문한 수요자들로서는 그 웹사이트에서 판매하는 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 등록상표권자의 상품으로 오인할 여지가 있으므로, 이러한 경우는 도메인 이름의 등록·사용이 상표법상의 상표적 사용에 해당하여 상표권의 침해를 구성한다고 할 것이다.

(나) 포워딩 방식과 상표적 사용

원고는 이 사건 도메인 이름을 웹브라우저의 주소창에 입력하면 곧바로 자신이 개설한 웹사이트로 이동하도록 하는 소위 포워딩 방식을 채택하였는바, 위와 같은 포워딩에 의한 웹사이트간의 이동은 기술적으로 순식간에 일어나므로 수요자들로서는 이 사건 도메인 이름을 거쳐 원고가 개설한 웹사이트로 이동한다는 것을 느끼기가 어려운 점, 웹브라우저의 주소창에 이 사건 도메인 이름을 입력한 수요자는 통상 그 후 웹브라우저의 주소창상 인터넷 주소의 변동에 관하여 별다른 신경을 쓰지 아니하고 자신이 도메인 이름을 입력한 결과 화면에 표시된 웹사이트가 자신이 찾고자 하는 웹사이트라고 생각하기 쉬운 점, 수요자가 자신이 입력한 도메인 이름에 해당하는 사이트에서 다른 사이트로 이동한 것을 알게 되더라도 옮겨진 사이트는 자신이 입력한 도메인 이름에 해당하는 사이트와 어떠한 경제적·인적·조직적 연계가 있다고 생각하기 쉬운 점 등을 고려하면, 원고가 포워딩 방식을 사용하고 있다고 하더라도 그 실질은 이 사건 도메인 이름하에 웹사이트를 개설하여 상품을 판매하고 있는 것과 다를 바가 없으므로, 포워딩 방식에 의한 도메인 이름의 등록·사용도 상표법상 상표적 사용에 해당된다.

(다) 이 사건 도메인 이름의 사용과 상표권 침해 여부

위에서 본 바와 같이 이 사건 도메인 이름은 'www.morinaga.co.kr'이고 피고의 등록상표는 로마자 'MORINAGA'를 단독으로 혹은 천사모양의 도안과 결합하여 사용한 것으로서 이 사건 도메인 이름의 주요 부분인 'morinaga'는 외관 및 호칭에서 피고의 등록상표와 동일한 사실이 인정되고, 원고의 판매상품인 감자 야채샐러드, 아기 밀크 웨하스, 야채비스켓, 호박죽, 쌀죽, 당근 크림죽, 야채스프, 베이비우동, 호박 쿠키, 꼬마 도넛츠, 야채스틱 크래커 등은 피고 등록상표 중 제0183262호의 지정상품인 건과자, 약과자, 아이스케이크, 비스킷, 카스텔라, 크래커, 쿠키, 웨이퍼스 등과, 제0285781호의 지정상품인 카스텔라, 비스켓, 쿠키, 캔디, 캐러멜, 쵸코렛, 웨이퍼스, 크래커 등과, 제0288628호의 지정상품인 쌀, 국수 등과 재료, 성질, 판매처, 수요자 등이 비슷하여 동일 혹은 유사한 상품으로 인정되는바, 원고는 피고의 등록상표와 동일한 표장을 사용하여 그 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 판매함으로 인하여 피고의 등록상표권을 침해하였다.

(라) 원고의 주장에 대한 판단

① 원고는 피고 등록상표의 요부인 'MORINAGA'는 일본에 흔히 있는 성(성)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하여 상표로 등록될 수 없는 명칭이므로 현재 상표로 등록되어 있다고 하더라도 보호받을 수 없다는 취지의 주장을 하나, 흔히 있는 성을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것인지 여부는 위 등록상표권의 효력이 미치는 국내를 기준으로 판단하여야 할 것인데, 위 'MORINAGA'라는 명칭이 일본에 흔히 있는 성이라고 하더라도 국내에 흔히 있는 성이라고 할 수는 없으므로 이를 전제로 한 원고의 주장은 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

② 원고는 또한 피고의 등록상표는 3년간 사용하지 아니하여 등록 취소사유가 발생하였는바, 등록취소되어야 할 상표권에 기하여 원고의 도메인 이름 사용을 금지할 수 없다는 취지의 주장을 하나, 등록상표를 3년간 사용하지 아니하여 취소사유가 발생하였다고 하더라도 취소심판이 제기되기 전에 다시 사용을 개시하면 취소의 대상이 아니라고 할 것인데, 위 1.의 나.에서 본 바와 같이 피고가 1996.경부터 일본국의 요시카와 상사를 통해, 2001.경부터는 마쿠로콤사를 통해 자사의 제품을 한국에 수출하여 판매하고 있으므로 설사 피고가 등록상표를 3년간 사용하지 아니하여 상표등록의 취소사유가 발생하였다고 하더라도 취소심판이 제기되기 전에 피고가 다시 사용을 개시한 이상 피고의 등록상표에 등록취소사유가 있음을 전제로 하는 원고의 주장은 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

③ 원고는 피고가 한국법인이 아니어서 '.co.kr'로 끝나는 이 사건 도메인 이름을 등록받을 수 없으므로 원고에 대하여 그 사용을 금지할 수 없다고 주장하나, 이 사건 분쟁조정규정 제8조 제3항 제1호는 등록상표권에 기한 방해배제청구권의 일환으로서 등록상표와 유사한 명칭을 도메인 이름으로 사용하지 못하게 하는 것일 뿐, 피고의 이 사건 도메인 이름 등록자격과는 무관한 것이므로 원고의 위 주장은 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

(마) 소 결

위에서 본 바와 같이 원고가 피고의 등록상표와 동일한 표장을 사용하여 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 판매함으로 인하여 피고의 등록상표권을 침해한 이상, 그와 같은 등록상표권의 침해를 도메인 이름 등록 말소결정의 사유로 정한 이 사건 분쟁조정규정 제8조 제3항 제1호에 근거하여 이 사건 도메인 이름의 말소를 명한 도메인이름분쟁조정위원회의 결정은 정당하므로 원고는 이 사건 도메인 이름 말소의무(혹은 등록대행기관의 말소처분을 수인할 의무)가 있고, 위 위원회의 등록말소결정이 부당하므로 이 사건 도메인 이름 말소의무가 없다는 원고의 주장은 나머지 말소사유 부존재의 점에 관하여 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

3. 결 론

따라서 원고의 이 사건 청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김희태(재판장) 김창권 이석재

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