나. 주지상표 여부의 판단기준

나. 위 "가"항 규정의 주지상표로서 타인의 상표등록을 배제하려면 그 상표가 특정인의 상표에 사용되는 것임이 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있을 것이 필요하고, 구체적으로 그 상표가 주지상표인가의 여부는 그 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래실정이나 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 일응의 기준이 된다.

제1점에 대하여.

원심은 심판청구인이 사용하고 있는 인용상표가 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제9호 소정의 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표(주지상표)인지를 판단함에 있어 여기서 수요자라 함은 같은 항 제10호 소정의 저명상표의 경우에 있어서는 거래관계자들 뿐아니라 일반의 소비자 대중을 의미하는 것과는 달리 거래자 즉 그 상품의 판매를 위한 도매상 또는 소매상 등 당해업계를 일컫는다고 해석하여 인용상표가 주지상표로 인정받기 위하여는 지정상품인 의약품을 처방하고 조제하는 병원의 의사나 약국의 약사 등 의약업계에서 널리 알려져 있으면 족하다고 판시하였으나, 구 상표법 제9조 제1항 제9호에서 규정하고 있는 수요자라 함은 소비자나 거래자 등 거래관계자를 의미하고, 또한 이 사건 인용상표가 사용된 의약품은 약국 등에서 일반소비자가 구입할 수 있는 등 쉽게 상표와 접할 수 있는 형태로 생산, 판매되었으므로 일반소비자도 직접적인 수요자로 될 수 있었음에도 원심이 위 수요자를 일률적으로 당해업계의 거래자로 국한하여 인용상표가 의사나 약사 등 의약업계의 실거래자들에게만 널리 알려져 있으면 주지상표로 인정할 수 있다고 판단한 것은 위 주지상표에 관한 법리에 반할 뿐아니라 수요자의 범위를 혼동한 것으로 위법하다 할 것이어서 이 점을 지적하는 논지는 이유가 있다.

제2점에 대하여.

구 상표법 제9조 제1항 제9호 소정의 주지상표로서 타인의 상표등록을 배제하려면 그 상표가 특정인의 상표에 사용되는 것임이 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있을 것이 필요하고, 구체적으로 그 상표가 주지상표인가의 여부는 그 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래실정이나 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 일응의 기준이 된다고 할 것이다 ( 당원 1991.2.26. 선고 90후1413 판결 , 1991.11.22. 선고 91후301 판결 등 참조)

원심결이유에 의하면, 원심은 그 채택한 증거들에 의하여 심판청구인은 1975.12.9.에 '프록센캅셀'의 제품명으로 제조품목허가를 받아 인용상표인 '프록센'이라는 상표를 부착하여 1976.부터 이 사건 등록상표의 출원전인 1983.까지 계속하여 매년 1억원 정도를 생산 판매하여 오면서 의약품의 전문지와 각종 일간지에 인용상표를 선전광고한 사실 등을 인정한 다음, 위와 같은 사실에 비추어 인용상표는 이 사건 등록상표의 출원당시 이미 의약업계의 실거래자들에게는 현저히 인식되어 있었음이 인정된다고 판단하였다.

그러나 원심이 채택한 각 증거를 기록에 대조하여 살펴보건대 갑 제7호증의 1 내지 8은 사단법인 한국제약협회에서 1976.부터 1983.까지 사이에 발간한 의약품 등 생산실적표인데 이에 의하면 심판청구인은 대략 1976.에는 4,400만 원, 1977.에는 11,400만 원, 1978.에는 26,000만 원, 1979.에는 28,600만 원, 1980.에는 12,300만 원, 1981. 및 1982.에는 각 9,800만 원, 1983.에는 8,800만 원 상당의 '프록센캅셀'을 생산한 사실이 인정되고, 갑 제11호증의 1 내지 7은 1978.부터 1985.사이에 발간된 메디칼인덱스, 의약품편람, 최신의약품집 등으로 심판청구인이 위 기간동안 위 간행물에 '프록센캅셀'에 대한 제품을 소개 선전광고한 사실이 인정되고, 갑 제12호증 내지 갑 제16호증은 1977.부터 1978.사이에 발간된 월간약국, 월간의약정보, 약사공론, 약업신문, 보건신보 등으로서 청구인이 위 기간동안 위 간행물에 '프록센캅셀'을 광고선전한 사실이 인정되고 갑 제17호증 내지 갑 제22호증은 1977. 1.부터 1977. 9.까지 사이에 발간된 중앙일보, 서울신문, 일간스포츠, 동아일보, 한국일보, 조선일보 등으로 청구인이 위 기간동안 위 간행물에 '프록센캅셀'을 광고선전한 사실이 인정되나 위와 같은 인정사실로 미루어 보아도 심판청구인은 1977.부터 1979.까지 사이에 집중적으로 인용상표를 부착한 상품을 생산 및 판매하였고 일반소비자에 대한 광고는 1977.경에만 하였을 뿐아니라 그 후에는 판매량도 점점 줄어들었으며 일반소비자를 대상으로 한 광고는 한 바 없이 그 업계의 전문잡지 등에 해당상품을 소개 및 광고해 왔을 뿐임이 인정되므로 위에서 든 증거들만으로는 심판청구인의 인용상표가 이 사건 등록상표의 출원당시인 1984.경에 국내의 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있었다고 인정하기 어려움에도 불구하고 원심이 그 설시와 같은 사실을 인정하였음은 증거없이 사실을 인정한 잘못에 기인한 것이라 할 것이다.

따라서 인용상표가 주지상표라고 판단한 원심에는 주지상표에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니하여 심결결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이어서 이 점을 지적하는 논지도 이유가 있다.

그러므로 원심결을 파기환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.