특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하 ‘대상제품’이라 한다)이 특허발명과 균등관계에 있어서 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서, 특허출원인 내지 특허권자가 그 출원과정 등에서 대상제품을 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되므로 허용되지 아니한다. 특허발명의 출원과정에서 대상제품이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하는바( 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 , 대법원 2007. 2. 23. 선고 2005도4210 판결 등 참조), 특허출원인이 특허청 심사관으로부터 기재불비 및 진보성 흠결을 이유로 한 거절이유통지를 받고서 거절결정을 피하기 위하여 원출원의 특허청구범위를 한정하는 보정을 하면서 원출원발명 중 일부를 별개의 발명으로 분할출원한 경우 위 분할출원된 발명은 특별한 사정이 없는 한 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 것이라고 보아야 할 것이다.

원심판결의 이유기재에 의하면 원심은, 특허청 심사관이 원심 판시 보정 전 화학식으로 표기된 화합물은 발명의 상세한 설명에 그 생성확인자료가 객관적·구체적으로 제시되어 있지 아니하여 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재되어 있지 않고, 발명의 상세한 설명에 의하여 넓은 특허청구범위가 뒷받침되지 않으며, 선행 문헌과 비교하여 볼 때에도 위 화합물에 진보성이 없다는 등의 이유로 원심 판시 이 사건 출원발명에 대하여 등록거절이유를 통지한 사실, 원고는 거절이유의 통지를 받은 후 이 사건 출원발명 중 특허청구범위 제9항을 제외한 나머지 청구항을 모두 삭제하고, 특허청구범위 제9항의 보정 전 화학식으로 표기된 화합물을 단일 화합물인 오르토-크레졸프탈레인 부티릴 에스테르(이하 ‘이 사건 화합물’이라 한다)로 특정하는 보정서를 제출한 사실, 이때 원고는 이 사건 화합물로 축소된 보정서의 청구범위는 기재불비 및 진보성의 거절이유를 극복한 것이고 이 사건 화합물을 제외한 나머지 특허청구범위에 대하여는 분할출원하였다는 취지의 의견서를 함께 제출한 사실, 한편 원고는 위 보정서를 제출한 날 보정 전 화학식으로 표기되는 화합물 중 이 사건 화합물을 제외한 나머지 화합물에 대한 부분을 분할출원한 사실 등을 확정하였는바, 위에서 본 이 사건 특허발명(특허번호 생략)에 대한 출원과정에서 특허청 심사관의 거절이유통지의 내용, 원고의 이에 대응한 보정서와 의견서의 내용, 원고가 이 사건 출원발명으로부터 이 사건 화합물을 제외한 나머지 화합물에 대한 부분을 분할출원을 한 경위 등을 참작하면, 원고는 심사관으로부터 거절이유통지를 받고서 선행기술을 회피하고 명세서기재요건을 충족시키기 위하여 이 사건 출원발명의 화합물을 이 사건 화합물로 감축보정하면서 이를 제외한 나머지 화합물들을 별개의 발명으로 분할출원함으로써 이들을 이 사건 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외한 것으로 봄이 상당하므로, 위 분할출원된 화합물에 속하는 피고의 오르토-크레졸프탈레인 헥사노일 에스테르는 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하지 아니한다.

따라서 같은 취지의 원심 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 균등침해의 소극적 요건인 의식적 제외에 관한 법리오해, 채증법칙 위배, 심리미진 등의 위법은 없다.

그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.