2017가합556233(반소) 원상회복의무이행

2. 피고(반소원고) B 주식회사의 원고(반소피고)에 대한 반소 청구를 기각한다.

3. 소송비용 중 본소로 인한 부분은 피고(반소원고) B 주식회사 및 피고 C 주식회사가, 반소로 인한 부분은 피고(반소원고) B 주식회사가 각 부담한다.

4. 제1항은 가집행할 수 있다.

반소: 원고(반소피고)는 피고(반소원고) B 주식회사에게 236,859,136원 및 이에 대하여 2016. 11. 25.부터 이 사건 반소 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부본 송달일까지는 연 6%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

1. 기초사실

가. 당사자들의 지위

1) 피고(반소원고) B 주식회사(이하 '피고 B'라 한다)는 전자부품 제조, 조명장치관련 제품의 제조 및 판매 등을 목적으로 하는 회사이고, 피고 C 주식회사(이하 '피고 C'이라 한다)는 광학 시트 제조업, 국내외 수출입업 등을 목적으로 피고 B의 대표이사인 D가 2010. 8. 17. 설립한 회사이다.

2) 원고(반소피고, 이하 '원고'라 한다)는 2006.경 피고 B에, 2010. 8. 말경 피고 C에 각 입사하였다가 2013. 8.경 퇴사하였고, 재직기간 동안 기술 관련 업무를 담당하였다.

나. 원고와 피고들의 프리즘 시트 관련 특허등록 및 실시사업 추진

1) 원고는 E부터 F까지 사이에 아래 표 기재와 같이 프리즘 시트1)에 관한 총 6건의 특허발명을 D, 피고 B와 함께 공동으로 출원하여 등록하였다(이하 위 특허발명을 일괄하여 호칭할 때에는 '이 사건 특허발명'이라 하고, 개별적으로 호칭할 때에는 그 순번에 따라 '이 사건 제○특허발명'이라 한다).

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2) 피고 B는 2009. 2. 27. 신화인터텍 주식회사(이하 '신화인터텍'이라 한다)와 사이에 ① 피고 B가 이 사건 제1, 2특허발명을 적용하여 생산한 복합 프리즘 시트2)를 삼성전자 주식회사 및 대만 업체에게 독점 판매할 권리를 신화인터텍에게 부여하고, ② 신화인터텍이 복합 시트를 월 10만 장 이상 판매할 경우 피고 B가 신화인터텍에게 이 사건 제1, 2특허발명에 관한 통상실시권을 부여하고 복합 시트를 공동 생산하기로 하는 내용의 상호 협력 계약을 체결하였다.

3) D는 2010년경 피고 B가 재정난으로 워크아웃(금융기관 주도 재무개선작업)에 돌입하게 되자, 복합 프리즘 시트 사업을 계속 추진하기 위하여 2010. 8. 17. 피고 C을 설립하였다. 원고는 같은 달 27. 피고 B와 사이에 아래와 같은 내용을 골자로 한 합의계약을 체결하고 피고 C에 입사하였다. 피고 C은 피고 B의 종전 상호 협력 계약관계를 승계하고, 이 사건 특허발명에 기초한 복합 프리즘 시트를 개발·생산하여 신화인터 텍에 납품하는 작업에 착수하였다.

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4) 원고는 D의 요청에 따라 피고들과 2011. 11. 10. 및 2012. 1. 3. 각각 종전에 체결한 합의계약의 내용을 갱신하는 취지의 합의계약을 체결하였다. 이에 따라 앞서 본 2010. 8. 27.자 합의계약의 내용은 아래와 같이 변경되었다.

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다. 원고와 피고들 사이의 기술료 관련 분쟁 및 합의

1) 원고는 2012. 9. 7. '피고 B가 2012. 1. 3. 원고에게 분기마다 피고 C 매출액의 1% 상당액을 이 사건 특허발명에 관한 기술료로서 지급하기로 약정하였음에도 불구하고 이를 지급하지 않고 있다'고 주장하면서 서울북부지방법원에 피고 B를 상대로 기술료의 지급을 구하는 소를 제기하였다(2012가단35795호).

2) 피고들은 원고와 이 사건 특허발명의 처분 및 기술료의 지급을 둘러싼 법률관계에 관한 협의를 실시하여 2012. 12. 10. 아래와 같은 사항을 주된 내용으로 합의계약(이하 '이 사건 합의계약'이라 한다)을 체결하였다. 이에 원고는 같은 달 31. 피고 B에 대한 기술료 지급의 소를 취하하였다.

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3) 피고 B는 2012. 12. 말경부터 원고에게 3억 5천만 원을 지급하였고, 2013년부터 2015년까지 원고에게 이 사건 합의계약 제2항에서 정한 바에 따른 임시적인 기술료를 모두 지급하였다.

다. 이 사건 제1, 2특허발명에 대한 무효심결 및 그 확정

1) 신화인터텍과 신호오플라 주식회사는 2014. 2. 27. 특허심판원에 원고, 피고 B 및 D를 상대로 하여 이 사건 제1, 2특허발명이 진보성을 결여하였음을 이유로 위 각 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다(이 사건 제1특허발명에 관한 심판청구: 2014당511호, 이 사건 제2특허발명에 관한 심판청구: 2014당512호).

2) 특허심판원은 2015. 12. 21. 이 사건 제1, 2특허발명 모두에 대하여 진보성이 부정되어 그 등록이 무효가 되어야 한다는 이유로 심판청구를 모두 인용하는 내용의 심결을 하였다(이하 위 심결을 일괄하여 '이 사건 무효심결'이라 한다).

3) 이에 원고, 피고 B 및 D는 2016. 2. 5. 특허법원에 이 사건 무효심결에 대한 취소의 소를 제기하였다(2014당511호 심결에 대한 취소의 소: 2016허892호, 2014당512호 심결에 대한 취소의 소: 2016허885호, 한편 D는 위 각 취소소송이 계속중인 2016. 4. 4. 이 사건 제1, 2특허발명에 관하여 보유하던 특허권 지분 전부를 피고 C에게 양도하고 그에 따른 지분이전등록 절차를 마쳐준 다음 피고 C이 위 각 취소소송에 승계참가하자 그로부터 탈퇴하였다). 특허법원은 2017. 1. 20. 두 사건 모두에 대하여 원고 및 피고들의 청구를 기각하는 판결을 선고하였고, 대법원 또한 2017. 6. 9. 원고 및 피고들의 상고를 기각함에 따라(2017후448호, 2017후431호) 그 무렵 이 사건 무효심결은 확정되었다.

라. 피고 B의 기술료 지급 거절 통보 등

1) 피고 B는 2016. 4. 27. 원고에게 이 사건 무효심결을 이유로 2016년 1/4분기부터 기술료 지급을 중단하겠다는 취지를 통지하였다. 그러자 원고는 2016. 6. 20. 피고 B에게 기술료를 지급하지 않으면 가압류 절차를 진행하겠다고 회신하였고, 이에 피고 B는 2016. 8. 31.까지 1/4분기 기술료로 1억 원을, 2/4분기 기술료로 136,859,136원을 각 지급하였다.

2) 피고 B는 3/4분기 임시적인 기술료의 지급기일 무렵인 2016. 11. 24. 원고에게 지난 4년간 기술료를 과지급하였으므로 이를 회수하겠다는 취지의 이메일을 발송하였다. 이에 원고는 차후 회계자료를 조사하여 밝히기로 하고 우선은 나머지 기술료 63,140,864원을 지급해 달라고 요구하였으나, 피고 B는 이에 응하지 않았다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 9, 15, 18, 20, 21호증, 을 제1 내지 6호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 이 사건 합의계약에서 정하는 기술료는 원고가 이 사건 특허발명에 기초하여 피고 C의 복합 프리즘 시트 사업을 성공시킨 대가이다. 따라서 피고 B는 이 사건 무효심결의 확정과 관계없이 이 사건 합의계약에 따라 원고에게 기술료(제1항, 제2항의 임시적인 기술료를 포함한다)를 지급할 의무가 있다.

2) 이 사건 합의계약에 따르면, 피고 B는 2016년도까지 원고에게 매년 3억 원을 넘지 않는 범위에서 분기마다 피고 C의 복합 프리즘 시트 사업으로 발생한 매출액의 1% 상당액을 임시적인 기술료로 지급할 의무가 있다(제2항). 그런데 피고 B는 원고에게 2016년도 1/4분기 및 2/4분기 임시적인 기술료로 236,859,136원을 지급한 다음 2016년도 3/4분기 이후부터는 임시적인 기술료를 지급하지 않고 있다. 따라서 피고 B는 원고에게 위 미지급 임시적인 기술료 63,140,864원(=임시적인 기술료 상한액 3억 원-기지급 임시적인 기술료 236,859,136원)을 지급할 의무가 있다.

3) 한편 피고 C은 이 사건 합의계약 제11조를 통해 피고 B의 원고에 대한 기술료 지급의무를 보증하였다. 따라서 피고 C은 공동하여 원고에게 위 임시적인 기술료 상당액을 지급할 의무가 있다.

나. 피고들

1) 이 사건 합의계약에서 정하는 기술료는 이 사건 특허발명에 대하여 원고가 보유한 특허권 지분을 피고 B에게 양도함에 따른 대가이고, 임시적인 기술료는 위와 같은 원고 특허권 지분의 양도를 전제로 피고 B가 원고에게 선지급하기로 약정한 돈이다. 이 사건 합의계약상 원고의 주된 의무인 특허권 지분 이전 의무는 이 사건 무효심결의 확정으로 인하여 이행불능되었고, 이로 인하여 위 계약상 반대급부인 피고 B의 원고에 대한 기술료 지급의무 또한 소멸하였다.

2) 따라서 피고 B는 원고에게 더이상 임시적인 기술료를 지급할 의무가 없을 뿐 아니라, 오히려 원고는 피고 B에게 기지급한 임시적인 기술료 전액을 원상회복으로 반환하여야 한다. 피고 B는 일부 청구로서 그중 2016년에 지급한 임시적인 기술료 명목의 지급금 236,859,136원의 반환을 구한다.

3) 한편 이 사건 합의계약 제11조는 원고가 피고 B에 대하여 기술료 등 채권을 먼저 집행하여 보고, 그래도 변제받지 못한 부분이 있는 경우 비로소 피고 C에 대해서도 그 지급을 구할 수 있다는 취지로 둔 것이다. 따라서 원고는 피고 B에 대하여 집행도 시도해 보지 않고 곧바로 피고 C에게 청구를 할 수는 없으므로, 이에 반하는 원고의 피고 C에 대한 청구는 이유 없다.

3. 판단

가. 이 사건 합의계약상 기술료 및 임시적인 기술료의 성격

1) 법률행위의 해석은 당사자가 그 표시행위에 부여한 객관적인 의미를 명백하게 확정하는 것으로서 당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 이견이 있어 계약문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제되는 경우에는 문언의 내용, 그와 같은 약정이 이루어진 동기와 경위, 약정에 의하여 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2017. 9. 26. 선고 2015다245145 판결 등 참조).

2) 위 법리에 비추어 이 사건 합의계약상 기술료 및 임시적인 기술료의 성격에 대하여 살펴본다.

가) 이 사건 합의계약 제4항, 제5항, 제6항에 의하면, 원고는 피고 B로부터 피고 C의 주식 총 292,000주 또는 2012년부터 2016년까지 5년간 피고 C의 복합 프리즘 시트 사업 매출액의 3% 상당액을 기술료 명목으로 지급받고 난 다음, 피고 B에게 이 사건 특허발명에 대한 원고의 특허권 지분을 양도할 의무가 있다. 이는 피고들의 주장과 같이 이 사건 합의계약에서 기술료가 원고의 특허권 지분의 양도 대가로 볼 수 있는 사정이다.

나) 그러나 다른 한편, 앞서 제1항에서 본 기초사실 및 거시 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 추론할 수 있는 아래와 같은 사정을 종합하여 볼 때, 이 사건 합의계약의 기술료가 오로지 이 사건 특허발명에 대한 원고 특허권 지분의 양도 대가에 국한된다기보다는, 피고 C에 대하여 이 사건 특허발명에 기초한 복합 프리즘 시트 사업(이하 '이 사건 사업'이라 한다)에 협력할 의무를 이행함에 따른 대가로서의 성격도 가지고 있다고 판단된다.

(1) 이 사건 합의계약 제7항, 제8항은 원고에게 이 사건 사업에 최선의 협력을 다할 의무(사업협력의무)를 필두로, 피고 C의 이익에 반하는 행동을 하거나 피고 C의 동의 없이 타사에 협력하지 않을 의무(이해상충금지의무), 이 사건 특허발명을 활용하여 동종 업종의 사업을 하지 않을 의무(경업금지의무) 및 복합 프리즘 시트와 관련되거나 그와 경합하는 제품 또는 기술에 관한 발명을 피고 C을 권리자로 하지 않는 이상 출원하지 아니할 의무(경쟁발명출원금지의무) 등을 규정하고 있다. 그리고 이처럼 나열한 의무들은 모두 '피고 C에 대한 사업협력의무'가 상황에 따라 구체화된 것으로 평가할 수 있다.

이러한 일련의 의무는 그 급부의 내용(일신전속적 작위 또는 부작위)이나 급부의 상대방(피고 C), 목적(이 사건 사업의 원활한 추진) 등의 측면에서 앞서 가)항에서 본 '원고의 피고 B에 대한 지분양도의무'와는 분명하게 구별된다. 게다가 위 합의 계약 제7항이 원고의 의무 위반시 계약상 원고의 권리를 모두 박탈하도록 규정되어 있음에 비추어 볼 때, 이들 의무가 이 사건 합의계약에 있어 부수적인 의무에 불과하다고 보기는 어렵다.

(2) 이 사건 합의계약의 전문(前文)은 '원고가 본인 권리 이외의 복합 프리즘 시트 관련 특허권을 피고 C으로 이전하는 데 조건 없이 동의하고 대신 기술료에 대해 보상을 받기로 하면서 다음과 같이 합의한다'라고 하여, D 또는 피고 B의 특허권 지분 이전에 대한 원고의 동의 의무를 정하면서 위 동의 의무가 이 사건 합의계약 체결의 전제가 되는 중요한 의무임을 밝히고 있다.

그런데 을 제6호증의 2(D의 원고에 대한 2012. 7. 12.자 회신서)의 기재에 의하면, 당시 피고 C의 대표이사였던 D는 이 사건 사업에 관하여 투자를 유치하고자 본인 및 피고 B의 특허권 지분 이전을 추진하고 이에 관한 원고의 동의를 구하였음을 알 수 있으므로 위 지분 이전에 대한 원고의 동의 의무는 앞서 (1)에서 살펴본 여러 의무들과 마찬가지로 '원고의 피고 C에 대한 사업협력의무'가 상황에 맞게 구체화된 것이라고 볼 수 있다.

(3) 따라서, 이 사건 합의계약은 앞서 가)항에서 본 '피고 B에 대한 지분양도의무'를 넘어서 위 합의계약 제7항에서 정하는 '피고 C에 대한 사업협력의무'를 계약상 원고의 주된 의무로 정하고 있다고 보는 것이 타당하다. 즉, 원고가 받을 기술료가 지분양도의무의 이행에 따른 대가에만 국한된다고 보기보다는 그것을 포함하여 사업협력의무의 이행에 따른 대가의 성격을 가지고 있다고 보는 것이 당사자들의 의사에 비추어 보다 자연스럽다.

(4) 게다가 뒤에서 보는 바와 같이 이 사건 무효심결의 확정에 의하여 원고의 지분양도의무는 이행불능이 되는바[나. 2)항 참조], 기술료 전부가 원고의 지분양도의무에 대한 대가(반대급부)에 해당한다고만 볼 경우, 피고는 이미 지급한 기술료(2012년부터 2016년 2/4분기까지 지급한 임시적인 기술료 상당액) 전부를 채무자위험부담의 법리 및 부당이득의 법리에 따라 반환청구 할 수 있게 된다.

그런데 이러한 귀결은 다음과 같은 사정에 비추어 볼 때 부당한 결과가 될 뿐 아니라 이 사건 합의계약을 체결할 당시 당사자들의 진정한 의사에 부합한다고 보기 어렵다. 즉, 피고 C이 추진한 이 사건 사업이 이 사건 특허발명에 기초한 것이라는 점, 그 추진 과정에서 원고의 제반 협력행위(피고 C에 대한 실시허락 및 기술지원, 퇴사 후 경업금지 준수, 특허권 지분 양도 동의 등)가 수반되었던 점, 이에 피고 C이 위 무효심결의 확정 전까지 이 사건 특허발명을 사실상 배타적으로 실시할 수 있었던 점, 한편 피고 C은 복합 프리즘 시트의 생산 및 판매로써 상당한 규모의 매출을 달성하였음이 확인되는 점(원고는 피고 C의 2016년 총 매출액 1,013억 원 중 600억 원 정도가 복합 프리즘 시트의 사업으로 달성한 것이라고 주장하는데, 피고들 또한 그 수액에 관하여는 명백히 다투지 않는다) 등의 사정에 비추어 볼 때, 원고가 임시적인 기술료 명목으로 지급받은 돈까지 모두 반환하도록 하는 것은 원고의 협력으로 인하여 피고 C이 얻은 과실이 있음에도 불구하고, 그에 따른 정당한 대가까지 모두 박탈하는 결과가 되어 공평의 관념과 신의칙에 비추어 현저하게 균형을 잃게 된다.

다) 그리고 이에 더 나아가 앞서 든 사실과 증거들 및 변론 전체의 취지로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 이 사건 합의계약 제2항은 피고 B로 하여금 원고에게 2013년부터 2016년 12월 말까지 계속하여 임시적인 기술료를 정산·지급하도록 정하는 점, ② 이는 원고가 같은 기간에 걸쳐 계속적으로 이행한 급부에 대한 보상으로서의 성격을 갖는 것으로 보이는 점, ③ 원고의 의무 중 '피고 C에 대한 사업협력의무'가 이와 같은 계속적 급부의 성격을 띠는 점, ④ 한편 위 합의계약 제5항, 제6항은 기술료에서 임시적인 기술료를 공제한 돈을 일시에 지급하도록 정하면서 그 지급이 완료된 때 원고에게 특허권 지분을 양도하도록 정하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 합의계약의 임시적인 기술료는 앞서 나)항에서 본 기술료 중에서 '피고 C에 대한 사업협력의무'와 대가관계에 있는 돈이라고 보는 것이 타당하다. 즉. 이 사건 합의계약에서 '원고 특허권 지분의 양도 대가'에 해당하는 돈은 전체 기술료에서 임시적인 기술료를 공제하고 남은 돈이라고 판단된다.

3) 한편, 원고는 이 사건 합의계약의 해석상 기술료가 온전히 '사업 성공의 대가'에만 해당한다고 주장하나, 이 주장 또한 아래와 같은 이유로 받아들일 수 없다.

가) 이 사건 합의계약의 문언에 원고에게 이 사건 사업에 협력할 의무를 넘어 이를 성공시킬 의무까지 정한 것으로 볼 만한 내용이 없고, 나아가 그와 같은 의무이행의 성부를 판가름할 '사업 성공'의 정의에 대하여도 아무런 내용이 없다. 원고는 피고 C이 코스닥 등에 상장하는 것이 이 사건 합의계약상 사업 성공의 정의라고도 주장하나, 위 합의계약 제5항은 피고 C이 코스닥 등에 상장하지 못한 경우에도 기술료가 발생함을 규정하고 있다. 따라서 위 기술료가 원고의 주장과 같은 사업 성공에 대한 대가라고 보기는 어렵다.

나) 원고가 주장하는 '사업 성공의 대가'를 '사업의 성공을 위하여 전반적으로 노력한 대가'라고 선해하여 보더라도, ① 앞서 2) 가)항에서 본 바와 같이 이 사건 합의계약이 제6항을 통해 피고 B의 기술료 지급의무와 원고의 지분양도의무 사이의 대가성을 명시하고 있는 점, ② 피고들로서는 원고로부터 특허권 지분을 양수함으로써 이 사건 특허발명에 관한 독점적·배타적 지배를 완성하고, 나아가 원고를 이 사건 사업으로부터 종국적으로 배제할 수 있게 된다는 측면에서 원고의 지분양도의무가 중요하지 않은 부수적 의무라고 단정할 수 없는 점 등에 비추어 볼 때, 앞서 본 기술료에 원고의 지분양도의무에 대한 대가가 전혀 포함되어 있지 않다고 볼 수는 없다.

나. 이 사건 무효심결의 확정에 따른 기술료 지급 의무의 효력

1) 쌍무계약에 있어 당사자 일방이 부담하는 채무의 일부만이 이행할 수 없게 된 때에는, 그 이행이 불가능한 부분을 제외한 나머지 부분만의 이행으로는 계약의 목적을 달성할 수 없다면 채무의 이행은 전부가 불능이라고 보아야 한다(대법원 1995. 7. 25. 선고 95다5929 판결 등 참조).

2) 원고가 피고 B에게 이 사건 특허발명에 대한 특허권 지분을 이전하지 아니한 상태에서 이 사건 무효심결이 2017. 6. 9.경 확정됨에 따라 이 사건 제1, 2특허발명에 대한 등록이 무효가 된 사실은 앞서 제1항에서 본 기초사실에서 본 바와 같고, 이 사건 제3 내지 6특허발명이, 등록무효가 확정된 이 사건 제1, 2특허발명과 비교하여 전체적인 구성에서 실질적으로 별다른 차이가 없다는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.3)

나아가 위 인정사실에 변론 전체의 취지를 더하여 주인되는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 피고 B는 이 사건 특허발명에 관한 독점적·배타적 지배를 목적으로 원고로부터 특허권 지분의 양수를 추진하였던 점, ② 그런데 이 사건 제1, 2특허발명이 이 사건 무효심결의 확정으로 인하여 누구나 사용할 수 있는 공지기술이 되어버린 이상 그와 실질적인 면에서 그다지 차이가 없는 이 사건 제3 내지 6특허발명만으로는 위와 같은 목적을 달성할 수 없어 보이는 점, ③ 따라서 피고 B로서는 이 사건 제1, 2특허발명의 등록이 무효가 될 것을 알았더라면 위와 같은 특허권 지분 양수를 추진하지 않았을 것으로 보이는 점 등을 종합하여 앞서 본 법리에 비추어 보면, 원고의 지분양도 의무는 이 사건 무효심결의 확정으로 인하여 이 사건 제1, 2특허발명에 관한 부분만이 아니라 그 전부가 이행불능되었다고 봄이 상당하다.

그러나 원고의 피고 C에 대한 사업협력의무는 위 지분양도의무와는 달리 이 사건 무효심결이 확정되었다고 하더라도 곧바로 이행불능에 빠지지 않는다고 보아야 한다. 왜냐하면 이 사건 특허발명 자체에 대한 배타적 지배를 목적으로 하는 지분 이전의무와 달리 원고의 사업협력의무는 피고 C의 이 사건 사업의 원활한 추진을 목적으로 하는 것이어서, 이 사건 제1, 2특허발명의 등록이 무효가 되더라도 그로 인해 곧바로 피고 C이 영업활동을 할 수 없게 되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 위 목적의 달성이 당연히 불가능하게 된다고 볼 수 없기 때문이다.

3) 이상에서 본 바에 의하면, 원고의 지분양도의무는 이 사건 무효심결의 확정으로 인하여 당사자 쌍방의 책임 없는 사유로 이행불능되었다고 봄이 옳다. 따라서 원고는 피고 B에게 이행불능된 위 지분이전의무를 면하는 대신 그에 관한 반대급부도 청구하지 못한다(민법 제537조).

한편 이 사건 합의계약에서 '원고 특허권 지분의 양도 대가'에 해당하는 돈이 전체 기술료에서 임시적인 기술료를 공제하고 남은 돈이라고 보아야 함은 앞서 나.항에서 본 바와 같으므로, 피고 B의 원고에 대한 기술료 지급의무는 원고의 피고 C에 대한 사업협력의무에 관한 반대급부, 즉 임시적인 기술료를 넘는 범위에서는 모두 소멸하였다고 보아야 한다.

4) 이에 대하여 피고들은 이 사건 합의계약이 이행불능을 이유로 위 합의계약을 해제하겠다는 의사표시가 담긴 2017. 7. 12.자 반소장이 원고에게 송달됨으로써 해제되었으므로, 원고의 기술료 지급 청구권은 전부 소급하여 소멸하였다고 주장한다.

그러나 이행불능을 이유로 계약을 해제하기 위해서는 그 이행불능이 채무자의 귀책사유에 의한 것이어야 하는바(민법 제546조), 이 사건에서 원고의 피고 B에 대한 지분이전의무가 이행불능된 것은 앞서 2)항에서 본 바와 같으나, 그 이행불능은 당사자 쌍방의 책임 없는 사유에 의한 것이므로 피고 B는 위 이행불능을 이유로 이 사건 합의계약을 해제할 수 없다. 따라서 이 사건 합의계약이 유효하게 해제되었음을 전제로 한 피고의 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

다. 본소 청구에 관한 판단

1) 먼저 피고 B에 대한 청구에 관하여 본다.

앞서 나. 3)항에서 본 바와 같이 피고 B는 원고의 피고 C에 대한 사업협력의무의 이행대가로서 원고에게 임시적인 기술료를 지급할 의무가 있다. 그런데 피고 B가 원고에게 2012년부터 2016년 2/4분기까지의 임시적인 기술료를 모두 지급한 사실은 앞서 기초사실에서 본 바와 같다. 그렇다면 피고 B는 원고에게 미지급한 2016년 3/4분기 이후에 대한 임시적인 기술료를 지급할 의무가 있다.

한편 위 기초사실 및 변론 전체의 취지로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 이 사건 합의계약 제2항은 매 분기 피고 C의 이 사건 사업으로 발생한 매출액의 1% 상당액을 임시적인 기술료로 산정하되, 연간 지급하는 임시적인 기술료의 상한을 3억 원으로 정하고 있는 점, ② 피고 B는 위 기준에 따라 원고에게 2016년 1/4분기의 임시적인 기술료로 1억 원을, 2016년 2/4분기의 임시적인 기술료로 136,859,136원을 지급하였는바, 이로써 추인되는 피고 C의 1/4분기 및 2/4분기 이 사건 사업 관련 매출액이 230억 원을 상회하는 점, ③ 나아가 피고 C의 2016년 전체 사업 매출액 규모가 1,000억 원을 상회하는 것으로 보이는 점 등에 비추어 볼 때, 피고 C의 2016년3/4분기 이 사건 사업 관련 매출액은 적어도 6,314,086,400원은 초과하였을 것임이 추인된다(피고들도 피고 C의 2016년 이 사건 사업 관련 매출액에 대하여는 그다지 다투고 있지 아니하다). 그렇다면 피고 B는 원고에게 2016년 3/4분기 임시적인 기술료로서 63,140,864원(=임시적인 기술료 상한액 3억 원-기지급 임시적인 기술료 236,859,136원) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

2) 다음으로 피고 C에 대한 청구에 관하여 본다.

살피건대, 이 사건 합의계약 제11항은 피고 C이 원고에 대하여 피고 B의 기술료 지급의무를 보증하는 취지의 규정이다. 따라서 피고 C은 피고 B와 연대하여(주채무인 기술료 지급의무가 피고 B의 상행위로 인하여 발생한 것이므로 보증인인 피고 C은 상법 제57조 제2항에 의하여 연대보증책임을 진다) 원고에게 위 1)항에서 본 2016년3/4분기 임시적인 기술료 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

이에 대하여 피고 C은 원고가 피고 B에 대하여 집행불능이 된 다음에야 비로소 피고 C에게 청구할 수 있다면서 주채무자에 대한 최고·검색의 항변을 한다. 그러나 연대보증인에게는 최고·검색의 항변권이 인정되지 않으므로(민법 제437조 단서 참조), 피고 C의 위 주장은 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

3) 따라서 피고들은 연대하여 원고에게 2016년 3/4분기의 임시적인 기술료 63,140,864원 및 이에 대하여 이 사건 합의계약 제2항에 따른 임시적인 기술료의 지급기일인 2016. 11. 29.[3/4분기의 마감 다음날인 2016. 10. 1.로부터 60일째 되는 날] 이후로서 원고가 구하는 날인 2016. 12. 1.부터 이 사건 소장 부본이 피고들에게 송달된 날인 2017. 8. 31.까지는 이 사건 합의계약 제10항이 정한 약정지연손해금율인 연 10%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

라. 피고 B의 반소 청구에 관한 판단

살피건대, 피고 B의 원고에 대한 반소 청구는 임시적인 기술료의 명목으로 기지급한 돈에 대한 부당이득반환청구인바, 이는 원고의 기술료 지급 청구권이 이 사건 무효심결로 인하여 모두 소멸하였음을 전제로 하는 것이다. 그러나 앞서 나. 3)항에서 본 바와 같이 원고의 기술료 지급 청구권 중 이 사건 무효심결로 인하여 소멸하는 부분은 임시적인 기술료를 넘는 부분에 한정되므로, 이와 다른 전제에 선 피고 B의 반소 청구는 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

4. 결론

그렇다면, 원고의 피고들에 대한 본소 청구는 이유 있으므로 이를 각 인용하고, 피고 B의 원고에 대한 반소 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 박은희

판사 강민수

2) 이 사건에서 원고와 피고들은 이 사건 특허발명을 적용하여 다층의 광학 시트를 접합시켜 생산한 프리즘 시트를 '복합 프리즘 시트' 내지 '복합 시트'라고 호칭하는바, 이하에서는 같은 의미로 위 용어들을 사용하도록 한다.

3) 원고와 피고들의 각 소송대리인은 2017. 10. 20. 이 사건 제3차 변론기일에서 이 사건 제3 내지 6특허발명은 무효심결이 확정된 이 사건 제1, 2특허발명과 비교하여 실질적으로 별다른 차이가 없다는 점에 관하여 다툼이 없다고 진술하였다.