2. 원고(반소피고)의 피고(반소원고)에 대한 나머지 주위적 청구와 예비적 청구 및 피고(반소원고)의 원고(반소피고)에 대한 반소청구를 각 기각한다.

3. 소송비용은 본소, 반소를 합하여 그 3/5은 원고(반소피고)가, 나머지는 피고(반소원고)가 각 부담한다.

4. 제1항은 가집행할 수 있다.

반소 : 원고는 피고에게 200,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 반소장 송달일의 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 금원을 지급하라.

가. 원고는 비철금속규격자재(이하 'ALSM'이라 한다)에 관한 기술 및 특허를 보유하던 자로서 위 ALSM 관련 기계를 제조·판매하는 사업을 운영하여 오던 중, 2009. 7. 23. 자동차기계부품 개발·제조 및 판매를 목적으로 하는 피고와 사이에 ALSM에 관한 포괄인수계약서(이하 ‘이 사건 계약’이라 한다)를 작성하였는데, 그 주요 내용은 다음과 같다.

ALSM(비철금속 규격자재)에 관한 포괄인수계약서

1. 생산설비 및 장치 : 현재 원고의 공장에 있는 모든 생산설비와 장치를 피고에게 인계인수한다.

2. 보유 자재 및 적치대 : 원고와 피고는 2009. 7. 19. 실시한 재고조사 명세서와 같이 모든 자재를 적치대와 함께 인수인계한다.

3. 인적자원에 관한 건 : ALSM 생산을 위하여 원고 및 KSM의 소외 1 과장은 2009. 8. 1.부터 피고 회사에서 근무한다.

① 원고 : 연봉총액 36,000,000원

② 소외 1 과장 : 연봉총액 24,000,000원 (연봉은 퇴직금 포함금액임)

4. 특허 및 실용신안 양도 : 원고는 현재 특허 및 실용신안, 특허출원중인 사항을 피고에게 양도한다.

① 특허 (특허번호 생략)

② 실용신안 (실용신안 번호 생략)

③ 특허출원분

원고는 최소한 3년은 의무적으로 근무해야 한다. 만약 원고가 피고 회사에서 3년 이후 퇴사할 경우에는 제4항의 사용권을 보장한다.

5. 영업에 필요한 자료 : 원고는 피고에게 영업에 필요한 제반자료를 제공하고 향후 영업에 필요한 모든 자료를 인계인수한다.

① 전화 및 팩스 착신분, E-MAIL 도착분, 홈페이지 기본자료

② 기존 고객명단 및 거래처(+대리점 거래처 포함)

6. 로열티 제공에 관한 건

① 기존 생산된 1호기, 2호기, 양두밀링은 판매가격의 5%를 지급한다.

② 향후 개발기종 3호기, 4호기는 판매가격의 10%를 지급한다.

(단, 피고가 제작한 기계는 생산제조원가의 ①항은 5%, ②항은 10%를 지급한다.)

7. 인수금액 : 피고는 원고에게 제1항~제5항까지를 포괄 인계인수함에 있어서 인수금액 100,000,000원을 지불한다.

(계약금 50,000,000원은 2009. 7. 24. 지급하며, 잔금은 이사완료 후 지급함)

8. 부채정산 : 기존사업을 포괄 양수양도할 경우 원고의 모든 부채는 원고가 정산함을 원칙으로 하며, 피고는 원고의 부채에 대하여 변제할 책임이 없다. 또한 피고는 모든 민형사상의 책임은 면제한다.

9. 계약불이행시 손해배상금 : 원고와 피고는 본 계약을 충실히 이행하기 위하여 최선을 다한다. 다만, 계약에 명시한대로 약속이 불이행될 경우에는 인수금액의 2배인 200,000,000원을 손해배상금으로 한다.

10. 분쟁해결 : 본 계약과 관련하여 양 당사자간에 분쟁이 발생하였을 경우 원칙적으로 원고와 피고 상호간에 합의에 의해 해결한다. 그럼에도 불구하고 분쟁이 해결되지 않을 경우 주소지 관할 법원에 조정 또는 중재를 요청한다.

나. 원고는 이 사건 계약에 따라 생산설비, 장치, 보유 자재 및 적치대를 피고에게 인도하였고, 2009. 8. 1.부터 피고 회사에 입사하여 근무하였다.

다. 별지 목록 제1항 기재 특허권에 관하여 특허청 2009. 8. 7. 접수 제2009-0161882호로 양도를 원인으로 한 이전등록이, 별지 목록 제2항 기재 실용신안권에 관하여 특허청 2009. 8. 7. 접수 제2009-0161894호로 양도를 원인으로 한 이전등록이 각각 피고 명의로 경료되었다.

라. 피고는 원고에게 인수대금 100,000,000원을 지급하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제2, 5, 6호증, 증인 소외 3의 일부 증언, 원고의 일부 본인신문결과, 변론 전체의 취지

2. 원고의 본소 청구에 대한 판단

가. 주위적 청구 부분

1) 이 사건 계약이 해제 또는 해지되었는지 여부

가) 로열티 지급 채무의 불이행에 관하여

⑴ 인정사실

원고가 피고 회사에 입사한 이후 300㎜ 절단기(1호기)를 2009. 10.경 3대, 2010. 4.경 4대, 2500㎜ 양두밀링(3호기)를 2009. 4.경 2대, 1800㎜ 절단기(4호기)를 2009. 12.경 1대 각각 제작한 사실, 원고가 2010. 10. 27.경 피고에게 그동안의 로열티 금액을 24,130,000원으로 계산하여 이를 지급하여 줄 것을 요청 사실, 피고는 원고에게 로열티를 지급하지 않은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제4호증, 제13호증의 3 내지 8의 각 기재, 증인 소외 3의 일부 증언에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있으며, 원고의 이 사건 계약 해제 또는 해지의사가 담긴 2011. 6. 1.자 청구취지 및 원인변경신청서가 2011. 6. 7. 피고에게 송달된 사실은 기록상 명백하다.

⑵ 피고의 항변

이에 대하여 피고는 피고에게 로열티 미지급의 귀책사유가 없다고 항변한다 주1) . 살피건대, 앞서 든 증거들에 을 제6호증의 기재, 증인 소외 6, 4의 일부 증언 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 위 기계들을 설계하고 이에 대한 독자적인 기술을 가진 자로서 부품을 구입하여 직접 위 기계들을 조립·제작해온 사실, 원고가 기존에 거래하였던 협력업체와 피고가 거래하던 협력업체로부터 견적서를 받아 비교한 후 위 소외 2에게 결재를 올리면, 소외 2가 이를 검토한 후 직원으로 하여금 발주서를 작성하게 하는 것이, 원고가 피고 회사에서 기계를 제작하기 위한 부품을 구입하는 통상의 과정인 사실, 원고가 제작한 기계에 대한 원가세부명세서를 작성하기 위해서는 거래명세표, 세금계산서 등이 필요한데 이러한 자료들은 회사 내 컴퓨터의 ‘히트판 프로그램’에 보관되어 있었던 사실, 위 히트판 프로그램에 접속하기 위해서는 암호가 필요하여 일정 범위 내의 관계자만 접속할 수 있었던 사실, 원고는 피고 회사로의 출근을 그만두기 직전에 위 소외 4를 통하여 위 ‘히트판 프로그램’에 보관되어 있던 거래명세표 등의 자료를 확보한 사실, 원고는 피고 회사에 무단결근을 하기 시작한 이후인 2010. 10. 27.에야 비로소 기계제작 원가리스트를 첨부하여 로열티의 지급을 청구한 사실 등을 인정할 수 있는바, 위 인정사실들과 앞서 본 증거들을 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 위 소외 2가 기계 제작에 필요한 부품의 구입에 최종적인 결정권한을 행사한다 하더라도 위 소외 2가 위 기계에 대한 전문가가 아닌 이상, 결국 피고 회사가 주문한 각 부품들이 어떤 기계에 얼마나 투입되는지 가장 잘 알고 있는 사람은 원고라는 점, ② 원고에게 ‘히트판 프로그램’에 접속할 수 있는 권한이 없었다 하더라도, 원고는 위 소외 4를 통하여 언제든지 거래명세표 등의 자료를 확보할 수 있었으며 원고가 위와 같은 방법으로 자료를 확보하는 것이 금지되어 있었다는 사정은 보이지 않는 점, ③ 그럼에도 불구하고 원고는 피고 회사에 입사한 때부터 무단결근을 시작한 시점까지 로열티 액수를 계산하여 청구하지 않은 점, ④ 피고는 원고가 제작하는 기계와 그의 기술을 통해 알루미늄 분야에서 안정적이고 경쟁력 있는 업체로 자리매김하기 위해 원고와 3년간의 근무약정을 한 것인데, 원고는 기계제작 원가리스트를 첨부하여 피고에게 로열티 지급을 청구한 시점을 전후하여 피고 회사에 출근을 하지 않았던 점 등을 고려하면 피고가 원고에게 로열티를 지급하지 않은 데에 귀책사유가 있다고 보기 어렵다 할 것이므로(신성ENG에 대한 발주서에 관한 갑 제4호증의 일부 기재, 증인 소외 4의 일부 증언만으로는 위 인정에 방해가 되지 아니한다), 이 점을 지적하는 피고의 위 항변은 이유 있다.

나) 작업환경조성 채무의 불이행에 관하여

⑴ 원고의 주장

원고는 피고가 다음과 같이 정상적으로 작업을 할 수 있는 환경을 제공해주지 않았으므로, 이 사건 소장 부본 또는 청구취지 및 청구원인 변경 신청서의 송달로써 이 사건 계약은 해제 또는 해지되었다고 주장한다.

① 원고는 CAD 작업을 위해 보다 저장 용량이 큰 컴퓨터를 구입해 줄 것을 수차례 요청하였으나 피고는 이를 받아들이지 않았다. ② 원고는 기계 제작상의 안전을 위해 컴프레서(Compressor) 구입을 요청하고 견적서를 제출하였지만 피고는 역시 이를 구입해 주지 않았다. ③ 피고의 대표이사인 소외 2는 정당한 이유 없이 원고의 의사에 반하여 원고의 업무와는 관계없는 “알프스”라는 업체로 원고를 파견하였다. ④ 위 소외 2는 같은 회사 부사장, 협력업체 사장 등에게 원고를 해고할 것이라고 말하고, 직원들에게도 “3년 후면 그만 둘 놈이니 신경도 쓰지 말라”는 말을 하였다.

⑵ 판단

① 갑 제3호증의 기재에 의하면 원고가 피고에게 용량이 보다 큰 새 컴퓨터를 구입해 달라고 요청한 사실은 인정되나, 위 증거만으로는 원고가 입사 당시 사용하던 컴퓨터가 원고의 업무에 사용할 수 없을 정도의 사양이어서 새 컴퓨터가 필요하였다는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

② 갑 제7호증, 제13호증의 2의 각 기재만으로는 당시 기계 제작상의 안전에 문제가 있어 컴프레서의 구입이 필요하였다는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

③ 원고가 “알프스”라는 업체로 파견된 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으나, 위와 같은 파견이 정당한 이유 없이 원고의 의사에 반하여 이루어졌다는 점을 인정할 증거가 없다. 오히려 을 제6, 7호증의 각 기재 및 증인 소외 4의 일부 증언을 종합하면, 위 알프스는 피고 회사의 대리점인 사실, 원고가 피고 회사에 입사한지 5~6개월 쯤 되었을 때 원고가 소외 2에게 알프스의 점포 위치가 괜찮아서 남자 직원을 두고 운영하면 좋을 것이라고 제안하자 소외 2가 원고에게 위 알프스를 활성화시켜보라고 하여 양자의 합의하에 파견이 이루어진 사실을 인정할 수 있다.

④ 원고의 위 주장사실에 부합하는 듯 한 갑 제7호증, 제12호증의 13, 14의 각 일부 기재는 이를 믿기 어려우며 달리 이를 인정할 증거가 없다.

⑤ 따라서 원고의 이 부분 주장 역시 이유 없다.

2) 특허권 및 실용신안권 이전등록 말소청구에 대한 판단

원고는, 이 사건 계약이 해제 또는 해지되었으므로 피고는 청구취지 기재와 같이 특허권 및 실용신안권에 관한 이전등록의 말소절차를 이행할 의무가 있다고 주장하나, 이 사건 계약이 해제 또는 해지되지 않았음은 앞서 본 바와 같으므로 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

3) 손해배상예정액

원고는, 이 사건 계약에서 손해배상액을 2억 원으로 예정하였고 피고가 로열티지급채무 및 작업환경조성채무를 불이행하였으므로, 피고는 원고에게 위 예정액 2억 원을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

살피건대, 피고가 작업환경조성채무를 불이행했다고 볼 증거가 없음은 앞서 본 바와 같고, 갑 제2호증의 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 이 사건 계약의 손해배상예정액은 인수금액을 기준으로 하여 정해진 점, ② 이 사건 계약서 중 인수금액에 관한 제7항은 ‘제1항 내지 제5항’에 대한 대가로 1억 원을 책정하고 있는 반면 로열티에 관한 제6항에 대한 언급은 없는 점 등을 고려하면 위 손해배상액의 예정은 이 사건 계약 제1항 내지 제5항의 채무를 불이행하였을 경우를 전제로 한다고 할 것이다.

따라서 피고의 로열티지급채무(제6항) 불이행을 근거로 예정손해배상액을 구하는 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

4) 로열티

가) 원고와 피고가 로열티에 관한 약정을 한 사실, 원고가 피고 회사에 입사한 이후 무단결근을 하기 전까지 총 10대의 기계를 제작한 사실은 앞서 본 바와 같고, 갑 제4호증, 제13호증의 3 내지 8의 각 기재, 원고의 일부 본인신문결과 한국비철주식회사에 대한 사실조회결과에 변론 전체의 취지를 종합하면 위 10대의 기계에 대한 제조원가가 합계 2,413만 원인 사실, 피고는 2011. 7.경 소외 한국비철주식회사에 양두밀링 1대를 1억 4,500만 원에, ALSM 기계 1대를 5,000만 원에 각 판매한 사실을 인정할 수 있으므로, 피고는 원고에게 로열티로 2,413만 원 및 975만 원{=(1억 4,500만 원+5,000만 원)×5%} 합계 3,388만 원을 지급할 의무가 있다.

나) 피고의 주장

⑴ 이에 대하여 피고는 다음과 같이 주장한다.

① 피고는 원고로부터 특허권 및 실용신안권을 양도받아 위 권리들을 보유하고 있었으므로, 이 사건 계약에서 정하고 있는 로열티는 진정한 의미의 로열티가 아니고 원고가 피고 회사에 근무하면서 기계를 제작하여 피고 회사의 매출액 증대에 기여를 하였을 경우에 지급하는 인센티브 형식의 수당에 불과한데, 원고가 피고 회사에 근무하던 기간에는 위 10대의 기계를 판매한 적이 없고 한국비철주식회사에 대한 판매는 원고가 퇴사한 이후에 이루어진 것이므로, 결국 피고는 원고에게 이 사건 계약상의 로열티를 지급할 의무가 없다.

② 원고가 작성한 제조원가 리스트에는 피고 회사가 제작한 비용 및 원고의 인건비도 포함되어 있는데, 위 기계들은 피고 회사에서 제작되었으므로 피고 회사에서 지출한 비용, 즉 설계비, 가공비, 조립비, 원고의 인건비 등은 공제되어야 한다.

⑵ 살피건대, 이 사건 계약에서 로열티의 지급 조건을 ‘원고가 피고 회사에 근무하는 기간 동안’으로 또는 ‘기계가 판매되었을 경우’로 제한하고 있다거나, 로열티 액수에서 피고 회사에서 제작하면서 지출한 비용이나 원고의 인건비를 제외하기로 하였음을 인정할만한 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

5) 임금

원고의 연봉이 3,600만 원이었던 사실은 앞서 본 바와 같고, 을 제6호증의 기재, 증인 소외 4의 일부 증언 및 변론 전체의 취지를 종합하면 원고가 2010. 10. 1.부터 같은 달 15.까지는 피고 회사에서 근무하였던 사실을 인정할 수 있으므로, 피고는 원고에게 위 기간에 해당하는 임금 150만 원(=3,600만 원÷12월÷2)을 지급할 의무가 있다.

6) 소결론

따라서 피고는 원고에게 3,538만 원(=로열티 3,388만 원+임금 150만 원) 및 이에 대하여 이 사건 소장 부본 송달일의 다음날임이 기록상 명백한 2010. 12. 23.부터 피고가 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 이 사건 판결 선고일인 2012. 5. 3.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 20%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

나. 예비적 청구

1) 원고의 예비적 청구 중 금원 청구 부분은 주위적 청구 중 해당 부분과 동일한 내용이므로 따로 판단하지 아니한다.

2) 통상실시권의 허락에 관하여

가) 원고의 주장

원고는, 이 사건 계약에서 원고가 피고 회사에 3년 이상 근무하고 퇴사할 경우 특허권 및 실용신안권에 대한 사용권을 보장하기로 정하고 있는데, 원고가 3년 동안 근무하지 못한 것은 피고의 귀책사유 또는 쌍방의 책임 없는 사유로 인한 것이므로, 피고는 원고에게 위 권리들에 대한 사용권, 즉 특허법 상의 통상실시권을 허락할 의무가 있다고 주장한다.

나) 판단

그러나 원고가 3년 이상 근무하지 못한 데에 원고의 귀책사유가 없다는 점을 인정할 만한 증거가 없고, 피고에게 로열티 미지급에 대한 책임 있는 사유가 있다고 보기 어려우며, 피고가 작업환경을 조성해 주지 않았다는 점을 인정할 증거가 없음은 앞서 본 바와 같다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

3. 피고의 반소 청구에 대한 판단

가. 피고의 주장

원고는 이 사건 계약서 제5항에서 정하고 있는 영업에 필요한 제반자료를 제공하여야 하고, 피고 회사에서 3년 이상 근무하여야 함에도 불구하고, 홈페이지에 대한 기본 자료 외에 어떠한 자료도 제공해 주지 않았고 2010. 10.경 임의로 퇴사하였으므로, 원고는 피고에게 손해배상예정액인 2억 원을 지급할 의무가 있다고 주장한다.

나. 판단

1) 원고가 영업에 필요한 자료를 피고에게 제공하지 않았다는 점을 인정할 증거가 없고, 오히려 갑 제7, 9, 10호증(가지 번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 원고는 기존에 자신이 대표로 있던 KSM의 전화번호 및 팩스번호를 피고회사 명의로 변경하여 주었고, 홈페이지 자료, 기존 고객과 거래처 명단 등을 피고 회사에 넘겨준 사실이 인정된다.

2) 한편, 원고가 피고 회사에서 최소 3년간 근무하기로 약정하였음은 앞서 본 바와 같고, 을 제6, 12, 13호증의 각 기재, 증인 소외 4, 5의 각 일부 증언, 원고의 일부 본인신문결과를 종합하면, 원고가 2009. 8. 1.부터 2010. 10. 15.까지 피고 회사에 출근하였고, 2011. 2.경부터 ‘알루코’라는 회사에서 근무하고 있는 사실을 인정할 수 있다.

이에 대하여 원고는 위 3년의 의무근무약정은 근로기준법에 반하여 무효라고 항변하므로 살피건대, 근로기준법 제16조 에서는 “근로계약은 기간을 정하지 아니한 것과 일정한 사업의 완료에 필요한 기간을 정한 것 외에는 그 기간은 1년을 초과하지 못한다.”고 규정하고 있고, 같은 법 제15조 에서는 “① 이 법에서 정하는 기준에 미치지 못하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 한하여 무효로 한다. ② 제1항 에 따라 무효로 된 부분은 이 법에서 정한 기준에 따른다.”고 규정하고 있으므로, 이에 따라 이 사건 계약상의 근로기간은 1년이라 할 것이고 원고는 그 기간 이상 피고 회사에서 근무하였으므로, 원고의 위 항변은 이유 있다.

피고는 다시 위 3년의 근무기간은 피고가 원고로부터 비철금속규격자재에 관한 기술 등을 이전받기 위하여 필요한 시간으로 ‘일정한 사업의 완료에 필요한 기간’에 해당한다고 주장하나, 위에서 본 사정만으로는 이를 인정하기 어렵다.

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 본소청구 중 주위적 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고 나머지 주위적 청구와 예비적 청구는 이유 없어 기각하며, 피고의 이 사건 반소 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[별지 생략]

주1) 이행지체로 인한 해제권이 발생하기 위해서는 그러한 이행지체가 채무자의 귀책사유로 인한 것이어야 하지만, 민법 제397조 제2항은 금전채무불이행으로 인한 손해배상에 관하여 채무자는 과실 없음을 항변하지 못한다고 규정하고 있어, 금전채무의 불이행을 이유로 계약의 해제를 주장하는 경우에도 채무자는 과실 없음을 항변할 수 없는 것인지 문제되나, 민법 제397조의 입법취지가 지연이자 정도는 이행기의 도래로써 당연히 생기는 손해로 보고 채무자로서도 이 정도는 당연히 올릴 수 있는 이익으로 인정하여도 공평에 반함이 없을 것이라는 데에 있으므로, 금전채무의 이행지체로 인하여 계약의 해제를 주장하는 경우에는 채무자의 귀책사유가 필요하다고 봄이 상당하다.