2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

가. 상표의 내용

(1) 이 사건 출원상표

(가) 출원일/출원번호 : 2004. 3. 24./제13375호

(나) 표장의 구성 :

(다) 지정상품 : 피부미백크림, 아이라이너, 립스틱 등(상품류 구분 제3류)

(2) 선등록상표 1

(가) 등록일/등록번호 : 2000. 12. 7./제482948호

(나) 표장의 구성 : Photo

(다) 지정상품 : 립스틱 등(상품류 구분 제3류)

(3) 선등록상표 2

(가) 등록일/등록번호 : 1999. 7. 30./제452016호

(나) 표장의 구성 :

(다) 지정상품 : 헤어젤 등(상품류 구분 제3류)

나. 심결의 경위

원고의 이 사건 상표출원에 대하여 특허청 심사관은 2005. 11. 8. 거절결정을 하였고 원고는 이에 대한 불복심판을 특허심판원에 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구를 2005원8444호 로 심리한 다음, 2006. 10. 30. 이 사건 출원상표는 선등록상표 1, 2와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[증 거] 갑 1 내지 7, 변론 전체의 취지

2. 심결의 적법 여부

가. 쟁 점

이 사건의 쟁점은 이 사건 출원상표의 표장이 선등록상표들의 표장과 유사한지 여부이다(위 상표들의 지정상품이 유사하다는 점은 당사자 사이에 다툼이 없다).

나. 판 단

(1) 상표의 유사 여부에 관한 판단 기준

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자들의 결합상태 등에 따라 ‘독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구성의 일부’ 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있고( 대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 참조), 한편 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지이다( 대법원 2006. 9. 14. 선고 2003후137 판결 참조).

(2) 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 유사 여부

(가) 대비방법

① 이 사건 출원상표는 크게 ‘ESTEE LAUDER’ 부분과 ‘PHOTO OPTIC’ 부분이 결합되어 있는바, 위 두 부분은 외관상 상하로 병기된 형태로 되어 있고, 모두 아홉 음절에 이르러 전체로써 호칭하기가 곤란한데다가, 이를 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 이 사건 출원상표의 문자들이 불가분하게 결합되어 있다거나 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되고 통용되어졌다는 사정 등이 있다는 증거도 없으므로, 위 두 부분은 일응 분리하여 관찰하는 것이 가능하다.

② 먼저, ‘ESTEE LAUDER’ 부분을 보면, 이는 출원인인 원고의 상호의 약칭에 해당하는 ‘Estee Lauder’와 호칭 및 관념이 동일하므로 그 부분만으로도 이 사건 출원상표의 지정상품의 출처가 원고임을 표시하는 강한 식별력을 갖는다고 할 수 있고, 따라서 ‘독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구성의 일부’ 즉 요부로서 그 부분만으로 거래에 놓일 수 있다고 인정된다.

다음으로, ‘PHOTO OPTIC’ 부분을 본다. 이 부분은 지정상품인 화장품류와 관련하여 ‘흐트러진 빛을 피부로 흡수한 후 광학적으로 다시 반사시켜 피부 톤에 균형을 잡아주는 화장품 제조 기술’이라고 하는 의미를 갖고 있지만(변론 전체의 취지) 일반 거래자나 수요자들이 그러한 의미를 직감할 수 있는 정도는 아닌 점을 고려하면, 이 부분도 독립하여 자타 상품의 출처를 구별할 수 있는 식별력을 지닌 요부로서 거래에 놓일 수 있다고 인정된다.

한편, ‘PHOTO OPTIC’ 부분은 다시 ‘PHOTO’ 부분과 ‘OPTIC’ 부분이 결합되어 있는 형태이므로 일반 거래자와 수요자들이 위 두 부분을 분리 내지 추출하여 호칭하거나 관념할 것인지에 관하여 본다. 우선, ‘PHOTO’는 ‘사진’을 의미하는 영어 단어인 photograph의 구어체 표현 또는 ‘빛(light)’을 의미하는 연결형인바(갑 8호증), 우리나라의 영어 보급 수준에 비추어 볼 때 일반 거래자나 수요자들에게 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 사진을 잘 받게 하거나 사진처럼 또렷하게 보이게 하는 등의 바람직한 제품의 특성을 암시한다고 할 수 있고, 위 단어의 위와 같은 성격을 반영하여 ‘PHOTO’ 또는 이를 포함한 상표가 이 사건 출원상표와 동일 또는 유사한 지정상품에 관하여 다수 사용되고 있는 점(갑 10호증), ‘PHOTO’ 부분은 전체 표장 가운데 외관상 차지하는 비중이 4분의 1 정도로 작은 점 등에 비추어 그 부분만으로 자타 상품의 출처를 구별할 수 있는 식별력이 부족하여 요부가 될 수 없다. 또한, ‘OPTIC’은 ‘눈의, 시각의, 시력의’의 의미를 갖는 영어 단어인데(갑 9호증), 제품의 특성을 어느 정도 암시하는 측면이 있고, 이를 포함하는 상표가 이 사건 출원상표와 동일 또는 유사한 지정상품에 관하여 여럿 사용되고 있는 점(갑 11호증), 네 단어로 이루어진 전체 표장의 맨 뒷부분에 있는 한 단어에 불과하여 비중이나 위치에 있어서 일반 거래자나 수요자들이 중요하게 인식하기 어려운 점 등에 비추어 그 부분 자체만으로는 식별력이 부족하여 요부가 될 수 없다.

위와 같은 점에 더하여 ‘PHOTO OPTIC’은 네 음절로 비교적 짧아서 전체로써 호칭하기 어렵다고 할 수 없는 점 및 ‘PHOTO’는 연결형으로서 흔히 다른 단어와 결합하여 사용되는 점 등을 고려하면, 일반 거래자나 수요자들이 ‘PHOTO OPTIC’ 부분을 ‘PHOTO’나 ‘OPTIC’으로 분리하여 호칭하거나 관념하지 않는다고 봄이 타당하다.

③ 그러므로 이 사건 출원상표의 표장은 ‘ESTEE LAUDER’ 부분과 ‘PHOTO OPTIC’ 부분을 분리 내지 추출하여 대비하는 것이 허용된다고 할 것이다.

(나) 구체적인 대비

먼저, 이 사건 출원상표 중 ‘ESTEE LAUDER’와 선등록상표들을 대비하면, 양 상표들은 외관, 호칭 및 관념에 있어서 공통되는 부분이 없으므로 서로 다름이 분명하다.

다음으로, 이 사건 출원상표 중 ‘PHOTO OPTIC’ 부분과 선등록상표들을 대비한다. 우선, 외관과 호칭에 있어서 상당한 차이가 있음은 분명하다. 한편, 관념에 있어서는 ‘PHOTO OPTIC’는 ‘포토 옵틱 기술’ 또는 ‘사진, 시각’ 등의 의미를, 선등록상표 1은 ‘사진’의 의미를, 선등록상표 2는 ‘광학’의 의미를 가지는 것으로 일반 거래자나 수요자에게 인식될 것이다(갑 9호증). 따라서 ‘PHOTO OPTIC’ 부분은 선등록상표 1과 관념에 있어서 일부 유사한 점이 있으나 외관과 호칭의 차이가 이를 압도할 만큼 크고, 선등록상표 2와는 외관, 호칭 및 관념이 모두 다르므로, 전체적으로 선등록상표들과 상이하다고 인정된다.

따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 표장이 유사하다고 할 수 없고 이와 달리 볼 증거도 없다.

다. 소결론

그러므로 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다고 할 수 없는바, 이 사건 심결은 이와 달리 판단하였으므로 위법하다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 정당하다.

판사 성기문(재판장) 한동수 곽민섭

본문참조판례

참조조문

본문참조조문

관련문헌